Regimul Juridic al Marcilor
INTRODUCERE
Din punct de vedere istoric, marca este cel dintâi dintre obiectele dreptului de proprietate industrială care a dobândit un statut juridic, in prezent fiind cel mai important dintre aceste obiecte in patrimoniul unei întreprinderi.Ea și-a câștigat acest loc datorită dezvoltării producției de serie, dar mai ales datorită dezvoltării si perfecționării mijloacelor de informare și comunicare de masă, prin intermediul cărora publicitatea a devenit o forță capabila să dirijeze cererea consumatorilor, obișnuiți să cumpere majoritatea produselor, chiar curente, orientându-și alegerea in funcție de marca care le indentifică.
Se poate afirma că în zilele noastre marca a devenit într-adevăr un puternic mijloc de presiune asupra pieței, un fenomen invadator, că este, grație unei publicități excesive, omniprezentă și chiar obsedantă. În asemenea măsură, încât se citează o experiență făcută în școlile elementare din Franța, când un mare procent de copii, sub influența publicității care se face mărcii ”Pinguin”, au menționat pinguinul printre animalele care au lână.
Această evoluție nu a rămas fără a influența funcțiile mărcii, alterându-se uneori in asemenea măsură încât, de la diferențierea produselor cu ajutorul mărcii, s-a ajuns la diferențierea mărcilor pentru același produs, al aceleiași întreprinderi, pe modele sau culori, ceea ce înseamnă, în ultimă analiză, dispariția funcției inițiale fundamentale a mărcii.
Se citează ca exemple semnificative multiplicarea modelelor aceleiași fabrici in industria automobilelor sau nenumăratele mărci de detergenți ale aceleiași firme. Așa se explică de ce marca a început să aibă o valoare de sine stătătoare, să devină independentă de produs și să se vândă singură.
Scurt istoric
Majoritatea cercetătorilor sunt de acord în a afirma ca folosirea unor semne caracteristice pentru a identifica produsele se situează în antichitate. Arheologii și istoricii de artă semnalează existența lor atât în bazinul mediteranean, cât și în Orientul Îndepărtat. În Grecia și Roma antică existau astfel de semne care erau aplicate în mod obișnuit pe obiectele de ceramică, iar in China și Japonia, pe obiectele de porțelan.
Daca utilizarea unor semne distinctive, în antichitate, nu face obiect de îndoială, în schimb, problema de a ști dacă ele aveau semnificația și funcțiile de mai târziu ale mărcilor rămâne și azi controversată.
Capitolul I
ROLUL ECONOMIC ȘI FUNCȚIILE MĂRCII
Scurta incursiune istorică realizată la începutul acestei lucrări permite urmărirea transformărilor intervenite în funcțiile economice ale mărcilor, funcții care se reflectă în regimul lor juridic.
Astfel, pe baza acestei prezentări istorice, se poate afirma că semnele, care în antichitate identificau produsele ieșite dintr-un anumit atelier, din mâna unui meșteșugar, având într-un anumit sens, semnificația unei “semnături”, au jucat, de la un anumit moment și pentru obiectele care se bucurau de o căutare deosebită, un rol de garanție a provenienței, și, prin aceasta, a calitații produsului pe care erau aplicate.
În evul mediu, mărcile corporative, atât colective, cât și individuale, au avut în principal, un rol de poliție economică.1Mărcile colective serveau pentru a controla măsura în care diferitele corporații n-au incălcat drepturile altora, iar mărcile individuale, pentru a controla calitatea lucrului membrilor unei anumite corporații.Aceasta functie, ca și caracterul obligatoriu al marcilor corporative se regăsesc în marca de calitate sau colectivă de astăzi.
Perioada moderna se caracterizeaza prin degajarea și afirmarea funcției de concurență a mărcii și, totodată, a funcției de organizare a pieței.
Aceste funcții, a aror acțiune era limitată, s-au dezvoltat o dată cu dezvoltarea producției și a consumului de masă.Pe măsura dezvoltării acestor funcții a scăzut importanță funcției mărcii, de garanție a calitații, caracteristică mărcilor corporative.
Dinamismul intern al mărcilor, sprijinit de publicitate, a condus cu timpul la denaturarea celor două funcții amintite prin apariția funcției de monopol și a funcției autonome de reclamă.
La începutul secolului al XX-lea, marca începe sa reprezinte, în unele cazuri, cel mai important element al valorii unei întreprinderi.Se transformă astfel, din element de evaluare a puterii industriale, în mijloc de presiune, de dominare a pieței .
2. Funcția de diferențiere a produselor
În concepția pe care azi o numim clasică, marca este o “semnătură”, care, aplicată pe un produs, permite publicului să-l identifice, deosebindu-l de alte produse identice sau similare.Valoare intrinsecă a mărcii stă în informația pe care aceasta o furnizează consumatorului, cu privire la originea produselor, permițându-i sa le folosească.
Funcția de diferențiere a mărcii are două aspecte. Primul aspect se referă la funcția de individualizare a produselor de pe piață, punând pe producător la adăpostul posibilității ca marca să fie utilizată de concurenții săi. Această dimensiune a funcției de diferențiere transformă marca într-un instrument de atragere a clientelei, în măsura în care ea dobândește o valoare pe piață, prin care aprecierea de care se bucură la cumpărători produsul care poartă acea marcă.
Marca devine astfel un “reper” al produsului căutat, pentru un public care nu o mai leagă de proveniența acestuia. În această fază, unii autori consideră că marca dobândește o funcție de fixare a clientelei. Doctrina subliniază metamorfoza produsă în funcția de proveniență, care s-a transformat într-o “funcție de identificare”, fenomen determinat de depersonalizarea producției industriale.
Începând prin a diferenția subiectele dreptului, marca ajunge să diferențieze obiectele sau subiectul material al drepturilor subiective .Acest fenomen a fost denumit “obiectivizarea” mărcii, care a încetat de a mai fi, pentru consumator, o indicație a provenienței produsului, devenind un mod de individualizare a produselor având anumite caracteristici. Cu alte cuvinte, funcția de diferențiere a producătorilor a devenit o funcție de diferențiere sau identificare a produselor.
3. Funcția de concurență
Fiind un mijloc de individualizare a produselor unui anumit producător și un semn exterior al valorii lor, marca permite consumatorilor sa-și orienteze alegerea ușor și rapid spre produsele verificate, aparținând producătorilor care și-au câștigat o bună reputație.
Funcția de concurență se bazeaza pe acest mecanism de atragere a clientelei și s-a amplificat până la denaturare o dată cu dezvoltarea publicității, când marca a devenit un mijloc de presiune asupra cererii, prin diferențierea artificială a produselor combinată cu abuzul de publicitate.
De la diferențierea produselor unei întreprinderi, bazată pe calitate sau prezentare, s-a ajuns la diferențierea mărcilor aceleiași întreprinderi pentru același produs, prin multiplicarea modelelor, tipurilor sau culorilor, realizându-se o creștere a vânzării prin publicitatea făcută in jurul mărcii diversificate. Exemplul cel mai citat în acest sens este acela al detergenților firmei Lever, vânduți sub o varietate de mărci ( Persil, Super Persil, Sunil, Oms etc.).
4. Funcția de garanție a calității
Această funcție este indisolubil legată de funcția de concurență.Cu ajutorul mărcii, consumatorul ajunge să identifice un anumit produs pe care îl preferă datorită calității lui sau modului de prezentare.Astfel marca devine pentru consumator o garanție a unei anumite calități constante a produsului care poartă acea marcă, o garanție însă fără semnificație juridică.
Legătura pe care marca o stabilește între producător și consumator este una de ordin moral.Astfel, în cazul în care producătorul nu respectă obligația, morală de menținere a calității produsului său, sancțiunea nu va fi una juridică, ci una de fapt, anume renunțarea cumpărătorilor la produsele acelui poducător și orientarea cererii spre produsele altuia. În anumite domenii, în special în domeniul modei și al parfumurilor, unele mărci devin simbol de calitate, în asemenea măsură, încât își extind efectele dincolo de domeniul lor de origine, la obiecte din cele mai diferite, cărora le împrumută prestigiul produsului de origine.
În perioada actuală are loc o permanentă creștere a importanței funcției de calitate sau de garanție a calității, ca urmare a faptului că consumatorul obișnuit nu are la dispoziție elementele necesare pentru a verifica și aprecia singur calitatea reală a varietății de produse vândute pe piață. El este informat în această privință prin publicitatea care înseamnă, în ultimă analiză, afirmarea calității produselor ce poartă o anumită marcă. În acest fel, diferențierea obiectivă bazată pe calitate se transformă într-o diferențiere bazată pe prezentare, pentru a deveni apoi o diferențiere subiectivă bazată pe “credința cumpărătorului într-o deosebire calitativă a produselor marcate”, care îl determină să prefere o anumită marcă în convingerea că ea corespunde unui produs de calitate superioară.
5. Funcția de organizare a pieței
Prin interacțiunea dintre producție și consum, pe care o realizează, marca apare ca un instrument de organizare a pieței, ca un mijloc de corelare a cererii cu oferta. Această acțiune de organizare s-a exercitat în special asupra distribuției, fie prin reducerea rolului distribuitorului la o simplă funcție de aprovizionare a consumatorului, fie prin transformarea sa în responsabil al produsului sau serviciului legat de produs.
Creșterea rolului economic al mărcii, constatarea că marca se vinde singură, a determinat pe distribuitori, pe de o parte să-și creeze mărci proprii, mărci de comerț sau de servicii, iar pe de altă parte, să revendice exclusivitatea mărcii producătorului produselor a căror distribuție o organizează.
Forța de promoțiune a mărcii, influență pe care aceasta o exercită asupra consumului de produse a fost adesea folosită ca mijloc de organizare a vânzării unor produse.Astfel, calitățile sale economice și comerciale au transformat marca în principalul instrument al marketingului.
6. Funcția de monopol
De-a lungul timpului, sub influenta unor diferiți factori, funcțiile economice inițiale ale mărcilor s-au alterat.
Funcția de concurență și de organizare a pieței se transformă, în anumite condiții, într-o funcție de monopolizare a pieței, sprijinită pe o funcție de reclamă. Ca reacție la acest fenoimen, apare în locul funcției de garanție a calității, diluată și alterată de diferențierea excesivă a mărcilor, o funcție de protecție a consumatorului.
Tendința de proliferare artificială a mărcilor producătorilor și aceea de asigurare a exclusivității distribuției au condus la transformarea concurenței stimulatoare, în concurență monopolistă.
Multiplicarea mărcilor aceleiași întreprinderi pentru același tip de produse, multiplicare care nu corespunde unei diferențieri obiective, dispărute în realitate, așa-numita “auto-concurență” a mărcilor, devine cu timpul o frână a producției.Crearea de prea multe varietăți limitează randamentul marilor serii și conduce totodată la o pierdere a substanței mărcii.
Funcția de monopol a mărcii își exercită influența și pe planul structurii cererii, care devine mai complexă, orientându-se adesea spre produse inutile, neadaptate nevoilor reale.Marca ajunge să falsifice concurența, creând un privilegiu nejustificat pentru marile mărci și favorizând abuzul de poziție dominantă.
7. Funcția de reclamă
Marca ajunge să constituie, pentru consumator, “un simbol direct legat de reputația unui produs”, astfel incât ceea ce se impune cumpărătorului eventual este marca, și nu proveniența și calitatea produsului. P.Roubier arată că funcția de reclamă ține fie de originalitatea însăși a mărcii, adică de impresia pe care o produce asupra clientelei, de ideile pe care le trezește, fie de publicitatea, nu numai informativă, dar și persuasivă făcută în favoarea ei. Prin forța de atracție pe care o dobândeste în acest fel, marca devinecității, când marca a devenit un mijloc de presiune asupra cererii, prin diferențierea artificială a produselor combinată cu abuzul de publicitate.
De la diferențierea produselor unei întreprinderi, bazată pe calitate sau prezentare, s-a ajuns la diferențierea mărcilor aceleiași întreprinderi pentru același produs, prin multiplicarea modelelor, tipurilor sau culorilor, realizându-se o creștere a vânzării prin publicitatea făcută in jurul mărcii diversificate. Exemplul cel mai citat în acest sens este acela al detergenților firmei Lever, vânduți sub o varietate de mărci ( Persil, Super Persil, Sunil, Oms etc.).
4. Funcția de garanție a calității
Această funcție este indisolubil legată de funcția de concurență.Cu ajutorul mărcii, consumatorul ajunge să identifice un anumit produs pe care îl preferă datorită calității lui sau modului de prezentare.Astfel marca devine pentru consumator o garanție a unei anumite calități constante a produsului care poartă acea marcă, o garanție însă fără semnificație juridică.
Legătura pe care marca o stabilește între producător și consumator este una de ordin moral.Astfel, în cazul în care producătorul nu respectă obligația, morală de menținere a calității produsului său, sancțiunea nu va fi una juridică, ci una de fapt, anume renunțarea cumpărătorilor la produsele acelui poducător și orientarea cererii spre produsele altuia. În anumite domenii, în special în domeniul modei și al parfumurilor, unele mărci devin simbol de calitate, în asemenea măsură, încât își extind efectele dincolo de domeniul lor de origine, la obiecte din cele mai diferite, cărora le împrumută prestigiul produsului de origine.
În perioada actuală are loc o permanentă creștere a importanței funcției de calitate sau de garanție a calității, ca urmare a faptului că consumatorul obișnuit nu are la dispoziție elementele necesare pentru a verifica și aprecia singur calitatea reală a varietății de produse vândute pe piață. El este informat în această privință prin publicitatea care înseamnă, în ultimă analiză, afirmarea calității produselor ce poartă o anumită marcă. În acest fel, diferențierea obiectivă bazată pe calitate se transformă într-o diferențiere bazată pe prezentare, pentru a deveni apoi o diferențiere subiectivă bazată pe “credința cumpărătorului într-o deosebire calitativă a produselor marcate”, care îl determină să prefere o anumită marcă în convingerea că ea corespunde unui produs de calitate superioară.
5. Funcția de organizare a pieței
Prin interacțiunea dintre producție și consum, pe care o realizează, marca apare ca un instrument de organizare a pieței, ca un mijloc de corelare a cererii cu oferta. Această acțiune de organizare s-a exercitat în special asupra distribuției, fie prin reducerea rolului distribuitorului la o simplă funcție de aprovizionare a consumatorului, fie prin transformarea sa în responsabil al produsului sau serviciului legat de produs.
Creșterea rolului economic al mărcii, constatarea că marca se vinde singură, a determinat pe distribuitori, pe de o parte să-și creeze mărci proprii, mărci de comerț sau de servicii, iar pe de altă parte, să revendice exclusivitatea mărcii producătorului produselor a căror distribuție o organizează.
Forța de promoțiune a mărcii, influență pe care aceasta o exercită asupra consumului de produse a fost adesea folosită ca mijloc de organizare a vânzării unor produse.Astfel, calitățile sale economice și comerciale au transformat marca în principalul instrument al marketingului.
6. Funcția de monopol
De-a lungul timpului, sub influenta unor diferiți factori, funcțiile economice inițiale ale mărcilor s-au alterat.
Funcția de concurență și de organizare a pieței se transformă, în anumite condiții, într-o funcție de monopolizare a pieței, sprijinită pe o funcție de reclamă. Ca reacție la acest fenoimen, apare în locul funcției de garanție a calității, diluată și alterată de diferențierea excesivă a mărcilor, o funcție de protecție a consumatorului.
Tendința de proliferare artificială a mărcilor producătorilor și aceea de asigurare a exclusivității distribuției au condus la transformarea concurenței stimulatoare, în concurență monopolistă.
Multiplicarea mărcilor aceleiași întreprinderi pentru același tip de produse, multiplicare care nu corespunde unei diferențieri obiective, dispărute în realitate, așa-numita “auto-concurență” a mărcilor, devine cu timpul o frână a producției.Crearea de prea multe varietăți limitează randamentul marilor serii și conduce totodată la o pierdere a substanței mărcii.
Funcția de monopol a mărcii își exercită influența și pe planul structurii cererii, care devine mai complexă, orientându-se adesea spre produse inutile, neadaptate nevoilor reale.Marca ajunge să falsifice concurența, creând un privilegiu nejustificat pentru marile mărci și favorizând abuzul de poziție dominantă.
7. Funcția de reclamă
Marca ajunge să constituie, pentru consumator, “un simbol direct legat de reputația unui produs”, astfel incât ceea ce se impune cumpărătorului eventual este marca, și nu proveniența și calitatea produsului. P.Roubier arată că funcția de reclamă ține fie de originalitatea însăși a mărcii, adică de impresia pe care o produce asupra clientelei, de ideile pe care le trezește, fie de publicitatea, nu numai informativă, dar și persuasivă făcută în favoarea ei. Prin forța de atracție pe care o dobândeste în acest fel, marca devine un element auronom al succesului comercial. Cu alte cuvinte, din accesoriu al produsului, marca devine un bun independent, cu o valoare proprie.
Interesul principal al mărcii moderne rezidă în reflexul condiționat creat cumpărătorului printr-o promoțiune originală sau, adesea, de rutină a mărcii. În măsura în care o publicitate de acest fel reușește, ea conferă mărcii un potențial de vânzare independent de calitatea și prețul produsului căruia îi este asociată. Este de altfel, ceea ce, potrivit doctrinei moderne, a devenit unica funcție a mărcii în cadrul noilor reglementări.
8.Funcția de protecție a consumatorului
Funcția de calitate a mărcii, derivată din funcția de garanție a provenienței produselor, nu are decât o singură semnificație, și anume că, pentru consumator, aceeași proveniență implică o calitate constantă a produsului marcat . Ceea ce înseamnă că, înșelat de așteptările sale, consumatorul nu va fi, într-un anumit fel, apărat pe terenul dreptului: pe plan penal și, indirect, prin controlul administrativ. Dar soluțiile cele mai eficace împotriva practicilor abuzive încep cu informarea consumatorilor. Iar, în această informare, rolul mărcilor este esențial, întrucât așa cum s-a observat, pe măsură ce legiuitorul urmărește sa garanteze consumatorului dreptul la o informare veridică și să-l apere împotriva înșelăciunii, este din ce în ce mai important să existe un mijloc fiabil de identificare a produselor. Și, pe măsură ce eforturile urmăresc să furnizeze consumatorului o informare mai completă și mai bună, pentru a-i înlesni alegerea, în gama din ce în ce mai complexă de produse și servicii, este esențial ca el să dispună de un mijloc eficace de a-și fixa alegerea.
Capitolul II
ISTORICUL REGLEMENTĂRII. IZVOARE
Asemenea celorlalte obiecte de proprietate industrială este în patrimoniul unei persoane, un bun mobil, incorporal. În general, dreptul la marca aparține unei persoane fizice sau juridice. Cu toate acestea, ca și în cazul brevetului, marca poate aparține în coproprietate mai multor persoane și poate forma obiectul unui uzufruct.
Adoptarea, la 15 aprilie 1879 a legii mărcilor de fabrică și de comerț în România, țară care abia își proclamase independența și a cărei economie continua să aibă un caracter predominant agrar, în care, în unele ramuri ale economiei nu se produsese încă trecerea la mașinism. Iar dezvoltarea pieței interne era frânată de rămășițele feudale din agricultură, ar rămâne unul din lucrurile cele mai surprinzătoare în evoluția legislației noastre, dacă însăși expunerea de motive a legii nu ne-ar oferi explicația.
Prin Convenția comercială încheiată în 1875 cu Austro-Ungaria, România și-a asumat obligația de a edicta, într-un anumit termen, o lege care să asigure industriașilor și comercianților austro-ungari o protecție eficace a mărcilor lor de fabrică și comerț pe teritoriul țării. Legea din 1879 era edictată în executarea acestei convenții. Apărută în aceste condiții, nu pentru a raspunde nevoilor unei industrii rudimentare, ci pentru a favoriza, și pe această cale, interese economice străine, legea mărcilor de fabrică și de comerț va continua o existență cu totul neobișnuită.
Dezvoltarea capitalismului în țară și-a intensificat ritmul, secolul al XX- lea a marcat începuturile capitalismului în România, iar anul 1920 aderarea la Convenția de Uniune pentru protecția proprietății industriale. Cu toate acestea, nici transformările intervenite în economia țării, nici aderarea la convenție, nu au influențat soarta legii din 1879 1. Ea își va continua existența până în 1967, când va fi în întregime abrogată și înlocuită cu legea actualmente în vigoare.
Legea din 1879 consacrase principiul caracterului facultativ și individual al mărcilor de fabrică și de comerț. Aplicarea pe produse a unei mărci constituia, în sistemul legii, un drept subiectiv care poate sau nu să fie exercitat. Pornind de la ideea că producătorii și comercianții ar fi prejudiciați dacă ar fi obligați să-și aplice marca pe toate produsele pe care vor sa le vândă, legiuitorul de la 1879 le-a recunoscut, cum era și firesc, dreptul de a o aplica numai pe cele care le consideră de natură a le crea o reputație, consacrând, în art. 3, regula potrivit căreia marca de fabrică sau de comerț este facultativă.
În sistemul legii de la 1879, marca este un drept individual, absolut și exclusiv. Această primă lege românească nu cuprindea decât o singură dispoziție de protecție directă a consumatorilor, art. 13, care sancționa înșelăciunea săvârșită în dauna lor, prin folosirea unei mărci contrafăcute sau imitate. Construită pe aceste principii și având drept finalitate apărarea intereselor titularilor dreptului de marcă în lupta de concurență, legea mărcilor de fabrică și comerț din 1879 nu putea să corespundă nevoilor economiei socialiste, cu toate completările ce i-au fost aduse .
2. Izvoare
Legea din 1879 a fost abrogată prin legea mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu nr. 28 din 29 decembrie 1967, în vigoare și astăzi, cu modificarea ce i s-a adus prin decretul nr. 485 din 27 decembrie 1977. Legea din 1967 extinde sfera noțiunii de marcă și consacră sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de înregistrare. Progresele realizate în tehnica de înregistrare și reproducere au permis extinderea noțiunii de marcă, de la semnele grafice, singure cunoscute legii din 1879, la semnele sonore. De asemenea, pe lângă mărcile de fabrică și de comerț au fost reglementate și mărcile de servicii.
Concentrarea producției a determinat dezvoltarea, alături de mărcile individuale, a mărcilor colective, a căror utilizare este condiționată de autorizarea unei organizații care coordonează activitatea întreprinderilor interesate, autorizare care se acordă dupa verificarea prealabilă a respectării anumitor condiții de fabricare sau punere în circulație.
Marca dobândită prin prioritate de folosire nu era însă apărută, decât prin acțiunea în concurență neleală, al cărei domeniu de aplicare este restrâns de necesitatea existenței unui prejudiciu, în directă legătură cu actele de folosire a mărcii.
Legea din 1967 a părăsit acest sistem, adoptând pe cel al priorității de înregistrare, în care dreptul la marcă se dobândește prin depozitul mărcii, urmat de un examen al îndeplinirii condițiilor de validitate ale semnului ales ca marcă.
În aplicarea legii mărcilor a fost emisă H.C.M. nr. 77/1968.Pentru a completa enumerarea izvoarelor legale trebuie să menționăm și Instrucțiunile O.S.I.xM. din același an. Legea din 18 mai 1932 pentru reprimarea concurenței neleale a fost abrogată prin decretul nr. 691 din 14 ianuarie 1974. Prin această abrogare, au dispărut, în dreptul nostru, până la adoptarea în 30 ianuarie 1991 a legii privind combaterea concurenței neleale, orice dispoziții privind sancționarea actelor de concurență neleală în materie de mărci, întrucât Codul penal nu cuprinde o asemenea dispoziție decât cu privire la invenții.
România este membră a Convenției de Uniune de la Paris începând de la 6 octombrie 1920 care a pus și bazele protecției internaționale a mărcilor, alături de aceea a celorlalte obiecte de proprietate industrială.
Capitolul III
MARCA,OBIECT AL PROTECȚIEI JURIDICE
1.Definiția mărcii
Pentru o definiție cât mai completă a mărcii este necesar a se reține cele trei elemente esențiale ale acesteia, și anume: forma exterioară care este un semn ce se poate înfățișa sub aspecte diferite, caracterul distinctiv al acestui semn, care îi permite să-și îndeplinească funcția economică de diferențiere a produselor, precum și faptul că, în anumite condiții, acest semn poate forma obiectul unui drept privativ.
Marca este definită ca fiind semnul distinctiv menit să diferențieze produsele, lucrările și serviciile unei persoane fizice sau juridice, garantând o calitate definită și constantă a acestora, semn susceptibil de a forma, în condițiile legii, obiectul unui drept exclusiv, care aparține categoriei drepturilor de proprietate industrială 1.
Diferențierea pe care o face marca poate fi obiectivă, în măsura în care corespunde unor deosebiri în calitatea produsului, bazate pe comparație, procedeu de fabricare, sau subiectivă, când se realizează prin specificul culorii, ambalajului ori altor elemente exterioare, menite să exercite o acțiune de „seducție" asupra cumpărătorilor.
Marca își exercită, în prezent, foarte adesea acțiunea asupra alegerii cumpărătorului, nu numai prin faptul că reprezintă o garanție de calitate, dar și prin aceea că are și semnificația unei oferte de servicii după vânzare, ofertă care nu există în cazul produselor anonime
2. Semnele din care pot fi constituite mărcile
Principalele semne care pot fi înregistrate ca mărci sunt enumerate de art. 2 alin. 2 al legii mărcilor. Enumerarea, exemplificativa și nu limitativă, dată fiind formula finală „și alte asemenea elemente", se referă la: cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice plane sau în relief, combinații ale acestor elemente, una sau mai multe culori, forma produsului sau a ambalajului acestuia, prezentarea sonoră. Dacă legile mai vechi menționează expres semnele care nu pot fi folosite ca marcă, în prezent sistemul enumerării exempli gratia este folosit de numeroase legislații. Renunțând în general, la o definiție a mărcii, noile legislații europene se mărginesc la o enumerare nelimitativă a principalelor semne susceptibile de a fi utilizate ca mărci.
3. Numele
Menționând cuvintele printre semnele care pot fi folosite ca mărci, legea s-a referit atât la nume, cât și la denumiri. După cum se știe, dreptul la nume este un drept personal nepatrimonial al persoanei fizice, protejat ca atare și supus unei reglementări speciale. De aceeași protecție se bucură numele comercial si pseudonimul.
Jurisprudența, ca și doctrina au stabilit că dreptul exclusiv la care dă naștere marca alcătuită dintr-un nume patronimic nu poartă decât asupra formei speciale sub care se înfățișează numele 2. Forma specială pe care trebuie să o îmbrace numele pentru a constitui o marcă poate fi foarte diferită. Astfel, poate fi vorba de aspectul original în care este scris numele, ca de exemplu, sub forma de semnătură, ca la marca „Gillette"), de îmbinare a numelui cu un cuvânt generic ca de exemplu „Chocolat Menier" sau „Amer Picon") sau de adăugarea la nume a unei embleme sau a indicației domiciliului3.
Cu alte cuvinte, pentru a constitui o marcă, numele trebuie să aibă un aspect exterior caracteristic, fie prin combinarea sa cu anumite elemente figurative, fie prin grafie, culoare sau așezarea literelor din care se compune. Ceea ce este protejat ca marcă nu este, așadar, numele în sine, ci aranjamentul, dispoziția specială, culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele. Există totuși unele legislații în care numele poate fi folosit ca marcă fără condiția de a îmbrăca o formă specială.
Problema folosirii ca marcă a unor nume istorice, a numelui unor personalități celebre, se rezolvă în legea noastră de organul administrativ competent, cu prilejul înregistrării mărcii, înregistrarea unei mărci constituite dintr-un nume istoric fiind respinsă ori de câte ori se va considera că folosirea numelui, în acest mod, ar aduce atingerea unei personalități dispărute. În ceea ce privește prenumele și pseudonimul , nimic nu se opune ca acestea să fie utilizate ca marcă, cu condiția de a fi distinctive. Ceea ce înseamnă că ceea ce va face obiectul protecției ca marcă va fi nu prenumele, respectiv pseudonimul, ci forma specială sub care se înfățișează.
4. Denumirile
Cuvintele luate din limbajul curent sau inventate, denumirile pot constitui o marcă, cu condiția de a fi arbitrare sau de fantezie și nu generice, necesare sau descriptive. Spre deosebire de nume, denumirea folosită este protejată în ea însăși, și nu în forma pe care o îmbracă cuvântul folosit ca marcă.
Denumirea ce constituie marcă nu trebuie să fie necesară, adică ea nu trebuie sa reprezinte cuvântul care desemnează produsul pentru care este folosită ca marcă, altfel ar însemna să se permită unei persoane să monopolizeze o intreagă categorie de produse, apropriindu-și sub formă de marcă denumirea lor4.
Sunt considerate denumiri necesare sau descriptive cele care se referă la modul, timpul și locul fabricării, la calitățile produsului și destinația sa, la preț, cantitate sau greutate. Asemenea mărci sunt expres excluse de la admisibilitatea protecției de art. 17 lit. c din legea română. Deși denumirile care se referă la calitățile produsului sunt în principiu considerate descriptive și deci nesusceptibile de a fi protejate ca marcă, instanțele au admis totuși că, dacă ideea unui raport cu produsul este evocată numai indirect, pe cale de raționament, folosirea unor asemenea mărci este posibilă. Pe această bază au fost admise marca „Hercule* pentru un mecanism, marca „Polineuf pentru o cremă de lustruit sau „Bonarom" pentru cafea.
Denumirile istorice, de țări sau orașe care nu mai există, au fost admise ca mărci, fiind considerate ca având o semnificație simbolică. în schimb, denumirile geografice („Alaska", „Mont-Blanc") nu pot fi protejate ca mărci decât cu condiția pozitivă de a se înfățișa sub o formă specifică, anume aceea de a nu constitui o denumire de origine sau indicație geografică. Aceasta ultimă condiție se explică prin faptul că denumire-unei regiuni de care este legată o anumită producție nu poate forma obiectul unei aproprieri exclusive, în dauna celorlalți producători din aceeași regiune.
Cât privește posibilitatea de inducere în eroare a consumatorilor prin folosirea ca marcă a unei denumiri geografice, juris-prudența a considerat că soluția va depinde de semnificația filologică și logica a cuvântului, potrivit concepției existente la locul de înregistrare a mărcii, de faptul dacă se poate considera, în mod verosimil și serios, că numele ales ca marcă nu poate fi raportat la originea produsului. De exemplu, s-a admis că marca „Polul Nord" exclude orice confuzie cu privire ia proveniența unui produs, întrucât se referă la o regiune în afară de orice producție sau comerț
Anumite denumiri sunt expres excluse de lege de la admisibilitatea folosirii lor ca marcă. Astfel, art. 17 lit. d din legea română interzice folosirea ca marcă, fără autorizarea organelor de drept, a denumirilor de organizații sau de unități administrativ-teritoriale din România, iar dispoziția de la lit. e a aceluiași articol extinde această interdicție la denumirile din aceeași categorie „aparținând altor state sau organizațiilor internaționale interguvernamentale", ori de câte ori folosirea lor este interzisă de convențiile internaționale la care România este parte.
Uneori cuvintele utilizate ca marcă sunt împrumutate dintr-o limbă străină. Ori de câte ori sensul acestor cuvinte este de natură a explica produsul, calitățile sau destinația acestuia, ele sunt considerate ca descriptive și înlăturate de la protecție ca marcă. Cu toate acestea, autorii aplică această regulă cu unele excepții. Jurisprudența actuală însă, în majoritatea ei, înlătură apli-cațiunea generală a regulii de mai sus, pentru a rezolva problema ținând seama, în fiecare caz în parte, de elemente diferite ca: sfera comercială în care produsul este folosit, destinația acestuia, raportul între produs și denumire etc. Se citează, astfel, respingerea de la înregistrare în Germania antebelică a mărcii „Hermosa" (cuvânt care în spaniolă înseamnă „frumoasă"), dar recunoașterea validității mărcii „Leukos" (cuvânt care în greacă înseamnă „alb", „strălucitor"), pentru că limba greacă modernă nu era considerată ca ușor accesibilă, iar Grecia nu avea relații comerciale intense cu țările europene industrializate5.
Rezumând condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o denumire pentru a putea fi considerată arbitrară sau de fantezie, E. Pouillet arăta că trebuie să fie vorba de o denumire care, creată sau nu de cel care vrea să o folosească ca marcă, nu trezește în mod necesar ideea obiectului căruia i se aplică, care nu ține nici de natura și nici de genul produsului și este independentă de aceasta.
În general, dacă este vorba de un singur cuvânt, acesta trebuie să fie nou (ca de exemplu „Dero") sau, cel puțin, să nu fi fost niciodată folosit pentru a desemna acel produs. Un reputat specialist, Thomas Braun6, preciza că o denumire, pentru a putea fi considerată necesară, trebuie să se refere la natura sau la destinația produsului într-un mod care să fie: adevărat, precis și uzual.
5. Degenerarea mărcilor formate din denumiri
Este un caz destul de frecvent ca o denumire care, la origine, întrunea condițiile necesare pentru a constitui o marcă, să ajungă cu timpul să se identifice în asemenea măsură cu produsul, încât să intre în limbajul curent, devenind o denumire necesară. Acest fenomen se numește degenerare a mărcilor de mare succes. Exemplele sunt numeroase, ,, apă de colonie “, ,, Adidas”, ,,Rimmel”, ,,Thermos”, ,,Bretelle”, ,,Telex”, ,,Xerox” etc.
Problema riscului pierderii caracterului distinctiv al mărcii face obiectul unei interesante analize a lui Yves Plasseraud, care numește acest fenomen „diluare" a mărcii în vocabularul curent ș distinge doua moduri diferite de manifestare a sa. Cel dintâi este determinat de succcesul mărcii, succes care îi sporește „vulnerabilitatea", iar cel de al doilea îmbracă forma degenerării insidioase7.
Una dintre metodele utilizate pentru a împiedica degenerarea mărcilor este aceea de a aplica marca care tinde să se identifice cu un anumit produs, pe un produs diferit. Această metodă a fost folosită atunci când marca „Bic", care ajunsese să desemneze pixurile, a fost aplicată pe brichete.
6. Sloganurile
In principiu, față de modul în care este redactat art. 2 alin. 2 din legea română, sloganurile pot constitui o marcă în aceleași condiții ca și denumirile.
In unele țări, sloganurile nu sunt admise ca mărci, iar în altele, pentru a putea fi utilizate ca mărci, ele nu trebuie să depășească un anumit număr de cuvinte. In cazul în care sloganul îndeplinește condiția de originalitate, el este susceptibil de protecție în cadrul reglementărilor privitoare la dreptul de autor.
7. Titlurile de publicații
Ca și în cazul sloganurilor, soluțiile legislative și jurisprudențiale privind admisibilitatea protecției ca mărci a titlurilor de ziare, reviste și cărți sunt diferite. În doctrină, care a dezbătut pe larg această problemă, teza care pare să fie dominantă in prezent este cea care distinge toate titlurile de opere, inclusiv filmele, de titlurile de ziare și reviste, admițând extinderea regimului mărcilor numai la acestea din urmă la care au fost adăugate și titlurile de colecții. Argumentul pe care se bazează această opinie este că titlul unui ziar sau reviste este un mijloc de identificare sau a unor servicii prestate de întreprinderile de presă.
Se consideră, ca și în cazul sloganurilor, că legea română, referindu-se la ”cuvinte”, nu a exclus nici titlurile. Există câteva probleme teoretice referitoare la protecția titlurilor de opere.
Astfel, o obiecție care s-a adus împotriva unei asemenea protecții constă în observația că titlurile nu individualizează un bun corporal, o marfă , ci o operă incorporală, intelectuală. La acest argument s-a răspuns atrăgându-se atenția asupra faptului că operele, deși incorporale, intră în circuitul comercial ca obiecte corporale, iar titlul este menit să individualizeze aceste materializări ale operei susceptibile de circulație comercială.Pentru a putea fi protejat ca marcă, în mod evident titlul trebuie să fie distinctiv.
8. Literele și cifrele
Literele și cifrele sunt expres menționate de legea română printre semnele putând fi folosite ca mărci.
De cele mai multe ori, literele alese ca marcă sunt inițialele unui nume sau ale unei firme. În legătură cu mărcile alcătuite din inițialele unui nume sau unei firme s-a pus problema dacă regimul lor n-ar trebui să urmeze regimul mărcilor nominale, întrucât nu sunt decât o formă prescurtată a numelui. Soluția potrivit căreia inițialele nu sunt niciodată un nume, astfel încât regimul juridic al mărcilor compuse din inițiale nu are a fi asimilat cu acela al numelui, este însă aceea care a prevalat.
Instrucțiunile emise în aplicarea legii române, referindu-se la mărcile alcătuite din inițiatele unor cuvinte (pct. 4, lit. a) precizează că aceste inițiale trebuie să poată fi pronunțate și sa formeze astfel un cuvânt fară semnificație cunoscută .
Pe de alta parte, tot instrucțiunile (pct. 5, lit. a) prevăd că nu pot constitui o marca inițialele unor cuvinte care nu pot fi exprimate fonetic în nici una din limbile cunoscute, de exemplu, cele formate exclusiv din consoane. Așa cum este formulată, ipoteza este în realitate imposibilă. Orice inițiale, chiar cele compuse exclusiv din consoane, pot fi pronunțate, iar practica ne oferă numeroase exemple de mărci de succes (de exemplu „D.M.C."), compuse exclusiv din consoane. Jurisprudența a arătat că inițialele pot fi protejate făcându-se abstracție de semnificația lor.
În ceea ce privește mărcile compuse exclusiv din cifre se observă că punctul 5 lit. b din instrucțiunile emise în aplicarea legii române prevăd că mărcile formate exclusiv din cifre fără a fi asociate cu anumite elemente grafice nu pot fi protejate. Textul legii trebuie însă interpretat în sensul că cifrele nu sunt distinctive în sine. Cu alte cuvinte, o marcă alcătuită din cifre trebuie să fie prezentată într-o formă care s-o facă distinctivă, ceea ce nu înseamnă neapărat asocierea cu elemente figurative.
9. Reprezentările grafice
Reprezentările grafice se înfățișează sub o mare diversitate de forme; embleme, viniete, peisaje, portrete, fotografii, blazoane, desene, amprente, reliefuri, peceți, etichete și liziere.
Emblema este un semn figurativ simplu (o stea, un clopot, o ancoră) având valoare simbolică. Ceea ce face obiectul protecției ca marcă este natura însăși a emblemei, și nu forma ei specială. Drept urmare, o modificare a formei unei embleme, a cărei natură rămâne aceeași, nu o transformă într-o marcă diferită.
Caracterul distinctiv al unei embleme face obiectul unei interpretări riguroase din partea jurisprudenței care a considerat, de exemplu, descriptivă (și deci nedistinctivă) o emblemă constând dintr-o frunză de viță, destinată ca marcă pentru anumite vinuri sau o emblemă constând dintr-o lămâie, pentru citronadă, în asemenea cazuri, pentru a putea fi protejată ca marcă, emblema trebuie să îmbrace o formă specială.
Ori de câte ori emblema are un caracter distinctiv în sine se consideră în doctrină că dreptul privativ la care dă naștere se extinde asupra denumirii care îi corespunde.
Vinieta reprezintă un ansamblu de figuri, o compoziție mai mult sau mai puțin artistică (ceea ce o deosebește de emblemă), o dispoziție de linii ori un desen.
Etichetele au același regim ca și vinietele, considerate adesea etichete de niici dimensiuni.
Și alte imagini, portrete, fotografii, pot fi, în principiu, adoptate ca marcă . Orice persoană poate folosi ca marcă propriul său portret sau pe acela al unui terț, cu consimțământul acestuia.
Potrivit art. 17 lit. d din legea româna, nu pot fi folosite ca mărci portretele de conducători de partid sau de stat ori de eroi, fără autorizarea organelor în drept.
Aceeași dispoziție, completată de cea de la lit. c, a an. 17, făcând aplicarea an. 6 ter (1 a și b) al Convenției de Ia Paris, extinde interdicția de mai sus, în lipsa unei autorizări din partea organelor în drept, și la alte reprezentări grafice, și anume: reproduceri sau imitații de steme, drapele, ordine, medalii, embleme sau insigne, naționale sau ale altor state ori organizații internaționale, interguvenamentale, dacă folosirea lor este interzisă de convențiile la care România este parte.
Deși textul se referă la embleme și insigne, fără altă precizare, din ansamblul dispoziției, interpretate în lumina Convenției de Uniune, rezultă că este vorba de embleme de stat.
Aceluiași regim îi sunt supuse și semnele oficiale de control și garanție și, în temeiul convenției, si blazoanele.
10. Forma produsului
În legislațiile mai vechi, spre deosebire de legea noastră în vigoare, forma produsului nu este enumerată printre semnele care pot constitui o marcă. întrucât însă enumerările nu sunt în general, limitative, problema a dat naștere la discuții. Ele continuă și în cadrul sistemelor legislative mai noi, purtând însă, evident, numai asupra condițiilor pe care forma produsului trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi protejată ca marcă.
În Franța, problema a fost soluționată prin legea din 31 decembrie 1964, care recunoaște expres mărcile cu trei dimensiuni, inclusiv cele constând din forma produsului.
Dacă forma produsului este destinată să producă un anumit rezultat industrial, atunci este evident că ea n-ar putea constitui o marcă apropriabilă, pentru că ar fi contrar legislației privind brevetele de invenție ca, sub pretextul înregistrării unei mărci, să se extindă monopolul inventatorului dincolo de perioada legală. Dar, dacă forma produsului nu influențează rezultatul industrial, fiind o formă de fantezie, argumentul încetează de a mai fi valabil.
Nici argumentul că forma produsului ar constitui un model sau desen industrial, protejabil ca atare, nu poate fi reținut, întrucât, în principiu, nimic nu se opune ca un obiect să fie apărat în cadrul a două legi diferite, atât ca model sau desen, cât și ca marcă.
În prezent, doctrina este favorabilă recunoașterii mărcii tridimensionale", în S.U.A., deși mărcile tridimensionale, inclusiv forma produsului, au fost recunoscute, exigențele privitoare la caracterul lor distinctiv sunt mai riguroase decât pentru celelalte semne folosite ca mărci.
În dreptul nostru, trebuie să constatăm că forma produsului, care potrivit unei dispoziții exprese poate constitui o marcă, nu va fi susceptibilă de protecție decât cu condiția de a nu fi necesară și de a nu produce un rezultat industrial (art. 5 lit. f din instrucțiuni prevede în acest sens că nu pot constitui mărci semnele constând din forma spațială a unor produse, dacă aceasta reprezintă forma necesară a acestor produse sau are exclusiv un caracter de utilitate).
Analiza jurisprudenței, precum și a pozițiilor doctrinale ne conduce la concluzia că sus-menționatul text nu se referă la două ipoteze distincte ci la una si aceeași ipoteză, întrucât prin „caracter de utilitate" s-a înțeles, în general, cât privește forma produsului, caracterul ca necesar sau natural, de care este indisolubil legata posibilitatea de utilizare a produsului, potrivit destinației sale.
Problema formei produsului ca element de natură a determina distinctivitatea unei mărci, s-a pus într-o interesantă speță soluționară la 30 iunie 1993, de Curtea de Apel din Lieges. Era vorba de un produs comercializat cu marca „Lego".
Instanța a considerat că în speță forma aparține domeniului public, nefiind susceptibilă de apropriere.
Chiar dacă s-ar considera, se arată în continuare în decizia Curții, că în speța forma ar fi distinctivă grație unei consacrări prin folosire, ea este de natură a produce rezultate industriale și nu poate fi considerată marcă, potrivit legii uniforme a Beneluxului.
În sfârșit, instanța a considerat că împrejurarea că același rezultat poate fi obținut recurgând la o altă formă, nu este pertinent.
11. Forma ambalajului
Utilizarea ca marcă a formei ambalajului (plic, pungă, cutie, flacon) a întâmpinat o rezistență mult mai mică decât aceea a formei produsului. Chiar autorii care resping ideea protecției ca marcă a formei produsului admit, în schimb, ca forma ambalajului să fie folosită ca marcă. În prezent, numeroase sunt mărcile care îmbracă această formă. Sticlele de Coca-Cola constituie un exemplu bine cunoscut de asemenea marcă. Tot astfel, numeroase mărci de produse cosmetice consistă în forma ambalajului.
Și în cazul mărcii constând în forma ambalajului jurisprudența aplică aceleași criterii pentru a respinge formele devenite uzuale. Astfel, la 22 mai 1976, Tribunalul de Mare Instanță din Paris a considerat că sticla depusă ca marcă de societatea Cointreau (reclamantă) n-a devenit uzuală, cu alte cuvinte nu este folosită în mod obișnuit pentru a individualiza băutura pe care o conține și că, dimpotrivă, reprezintă o formă pătrată specială la care se adaugă și alte particularități de lățime și înălțime.
Legea noastră (art. 2 alin.2) menționează expres forma ambalajului printre semnele putând fi înregistrate ca mărci.
Tribunalul comercial din Bruxelles, în sentința din 15 ianuarie 1991 într-un litigiu privitor la forma unor borcane cu pate de ficat, s-a pronunțat în sensul că forma ambalajului are caracter distinctiv și că a devenit și mai mult distinctivă prin utilizare.
12. Culoarea produsului sau a ambalajului
Printre semnele expres enumerate de legea română, ca fiind susceptibile de a fi protejate ca mărci, figurează și una sau mai multe culori ale produsului sau ambalajului.
Se poate afirma că, în marea lor majoritate, atât doctrina, cât și jurisprudența au considerat că o singură culoare nu ar putea fi protejată ca marcă. în cazul însă al combinațiilor de culori, cu aspect caracteristic, nimic nu se opune la o asemenea protecție.
Instrucțiunile pentru aplicarea legii române a mărcilor cuprind o precizare, cel puțin aparent în contradicție cu dispoziția clară a art. 2 alin. 2, atunci când stabilesc că o singură culoare nu este suficient de distinctivă pentru a constitui o marcă.
Întrucât însă această precizare nu poate fi interpretată decât în lumina dispoziției din legea în a cărei aplicare au fost emise instrucțiunile, trebuie să admitem că acestea din urmă nu exclud posibilitatea înregistrării unei mărci alcătuită dintr-o singură culoare, cu condiția ca aceasta să fie distinctivă și, cu atât mai puțin, posibilitatea ca o culoare să constituie un element esențial al mărcii.
Dealtfel, în prezent, această soluție tinde să se impună în jurisprudența prin decizia privitoare la galbenul Kodak care a consacrat relativ recent validitatea mărcii alcătuită dintr-o singură culoare.
În apelul societății Kodak Pathe contra deciziei de respingere a depozitului mărcii sale, compusă dintr-o singură culoare, Tribunalul administrativ din Paris a decis, 11 februarie 1977, că deși art. 1 al legii din 1964 nu menționa decât combinațiile de culori printre semnele putând fi utilizate ca marcă, întrucât enumerarea nu este limitativă, nimic nu împiedică adoptarea ca marcă a unei singure culori, dacă este vorba de o nuanță bine determinată, așa cum este galbenul caracteristic al mărcii Kodak63. Un exemplu anterior îl constituie admiterea ca marcă a culorii saumon-orange.
Admiterea ca marcă a combinațiilor de culori nu a ridicat, în general, obiecțiuni.
13. Prezentarea sonoră
Marca sonoră nu este admisă decât de unele legislații, printre care și legea română. Chiar atunci când este admisă, marca sonoră este considerată ca aplicabilă în special serviciilor. Ea este un sunet asociat în mod regulat cu un anumit serviciu sau produs. Înregistrarea mărcilor sonore (prin depozitul de discuri fonografice) a fost pentru prima oară admisă în S.U.A.
Instrucțiunile emise în aplicarea legii noastre definesc mărcile sonore ca fiind constituite dintr-o succesiune de semne care produc un efect sonor caracteristic și dau ca exemplu semnele de identificare a unor posturi de radio-emisie, semnalele sau fraza melodică care anunță anumite programe radiodifuzate sau televizate.
Ceea ce este esențial este ca marca sonoră sau auditivă să însoțească comercializarea produsului, cu alte cuvinte nu este suficient ca utilizarea ei să se limiteze la publicitate.
14. Combinațiile de elemente
Enumerând în alin. 2 an. 2 semnale care pot constitui o marcă, legea română menționează și combinațiile de cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice etc, cu alte cuvinte, combinațiile de semne, susceptibile de a beneficia de protecție ca marcă. Printr-o asemenea combinație, un semn banal poate fi transformat într-un semn distinctiv, susceptibil de a fi apropriat ca marcă.
In doctrină se face distincție între marca complexă și marca compusă, înțelegându-se prin cea dintâi, marca alcătuită din mai multe elemente care fiecare în sine poate constitui o marcă, iar prin cea de-a doua, marca alcătuită din mai multe elemente, dintre care numai unele sau eventual nici unul luat separat nu poate constitui o marca, numai ansamblul lor având caracterul distinctiv necesar. Această precizare prezintă o importanță deosebită în acțiunile în contrafacere, întrucât în cazul mărcilor complexe, contrafacerea, chiar parțială (privind unul singur din elementele mărcii), poate fi sancționată.
În cazul mărcilor compuse, dimpotrivă, reproducerea unuia singur din elementele mărcii, chiar esențial, nu constituie, în principiu, contrafacere. Comparația mărcilor compuse se face prin intuiție sintetică și nu prin disecție analitică.
15. Marca și numele comercial
În dreptul nostru, expresia „nume comercial” este echivalentă cu denumirea sub care o întreprindere este cunoscută și-și desfășoară activitatea. Acesta poate fi alcătuit dintr-un nume patronimic, dintr-o denumire legată de obiectul întreprinderii sau dintr-o denumire de fantezie.
Din chiar aceste explicații apare o anumită asemănare între numele comercial și mărcile verbale. Dar, în timp ce numele comercial este menit să individualizeze o întreprindere, marca este un mijloc de identificare a produselor. Ceea ce nu înseamnă ca numele comercial nu poate fi utilizat ca marcă.
O serie de alte trăsături deosebesc numele comercial de marcă, și anume:
– orice întreprindere comercială are o denumire sau un nume comercial, dar poate avea mai multe sau nici o marcă;
– protecția mărcii este condiționată de îndeplinirea unor formalități, pe când protecția numelui comercial este independentă de îndeplinirea vreunei formalități, și
– protecția mărcii este completă, atât pe terenul dreptului civil cât fi al dreptului penal, pe când aceea a numelui comercial nu este, în general, asigurată decât prin acțiunea în concurență neleală.
16. Marca și denumirile de origine
Denumirile de origine sunt semne distinctive, dar spre deosebire de mărci ele consistă totdeauna dintr-o denumire geografică. Tot astfel, spre deosebire de mărci, susceptibile a fi utilizate pentru identificarea oricăror produse sau servicii, denumirile de origine nu sunt utilizate decât pentru produsele alimentare, și în special pentru vinuri și brânzeturi, și servesc pentru a lega anumite produse, în mintea consumatorilor, de anumite caracteristici de calitate, determinate de proveniența produselor dintr-o anumită zonă geografică și fabricarea lor potrivit anumitor metode și reguli. Principala lor funcție este, așadar, aceea de garanție a calității.
În sfârșit, spre deosebire de protecția mărcilor, protecția denumirilor de origine nu este legată de nici un fel de formalitate, iar dreptul la utilizarea lor este, în principiu, un drept colectiv, aparținând unei comunități teritoriale, și drept urmare inalienabil și imprescriptibil.
17. Marca și indicațiile de proveniență
Indicațiile de proveniență se apropie de denumirile de origine prin următoarele trăsături comune (care le deosebesc de mărci): sunt alcătuite din denumiri geografice; sunt protejate independent de orice formalitate și sunt inalienabile și imprescriptibile.
Spre deosebire însă de denumirile de origine, se aplică unei game mai largi de produse (practic nelimitată) și au ca principală funcție protecția consumatorilor împotriva fraudelor privitoare la originea produselor, și drept urmare trebuie să corespundă provenienței lor reale, să fie exacte.
18. Alegerea mărcii
Importanța economică a mărcii, rolul pe care îl joacă în strategia comercială a întreprinderilor, a transformat procesul de alegere a mărcii într-o adevărată artă care pornește de la următoarele condiții pe care trebuie să le îndeplinească o marcă:
să fie ușor de pronunțat (eufonica);
să fie ușor de memorat;
sa fie semnificativă în sensul de a fi susceptibilă să transmită mesajul dorit;
să fie evocatoare de idei agreabile;
să fie susceptibilă de utilizare în străinătate (internaționalizabilă).
Pentru ca marca aleasă să ajungă să îndeplinească aceste condiții o serie de studii prealabile sunt necesare. Ele vor avea ca obiect: .
—produsul, pentru că marca trebuie să fie adaptata produsului pe care este chemată să-1 identifice (originii, tipului, funcțiilor, compoziției, calităților etc. acestui proces);
—mesajul, în special în cazul mărcilor cu un conținut in-
formativ sau evocator (mărci semnalizate) si chiar în cazul mărci-
lor abstracte, prin recurgerea la conotație (conținut semantic
secundar);
—publicul vizat;
—imaginea de marcă trebuie sa fie pozitivă (ideea consumatorului despre produs, mesaj etc.).
Pe de alta parte, alegerea mărcii implică, în funcție de produs, o opțiune între diferitele categorii de mărci, și în primul rând între mărcile semnificative (care exprimă o idee), fie ele verbale, figurative sau complexe, și mărcile abstracte (desemantizate).
În cadrul mărcilor semnificative, unele sunt destinate să informeze direct pe consumator cu privire la natura produsului, la efectele sale, la compoziție („Orangina"), la originea produsului („Nescafe"), iar altele să evoce o asociație sugestivă de idei („Sortilege" pentru a evoca un mister, .Fidji" pentru a sublinia exotismul).
Mărcile abstracte sunt mărci de fantezie larg folosite în industria produselor de parfumerie („Fa", ,,Rexona") și a detergenților („Vim", „Mir", „Dero").
Instrucțiunile O.S.I.M. cuprind câteva norme de recomandare privind alegerea mărcilor. Ele subliniază necesitatea de a ține seama de câteva criterii esențiale, și anume: claritatea și expresivitatea mărcii, conciziunea mărcilor compuse din cuvinte, utilizarea unei grafici moderne și ușor descifrabile.
Capitolul IV
CLASIFICAREA MÃRCILOR
1. Considerații generale
Diferitele semne care, potrivit dispozițiilor legale, pot fi utilizate ca mărci sunt împărțite de doctrină pe categorii, în funcție de anumite criterii, ajungându-se astfel la o clasificare a mărcilor.
Din punctul de vedere al destinației lor, mărcile se împart în mărci de fabrică și de comerț, iar din punctul de vedere al obiectului, în mărci de produse și mărci de servicii.
Criteriul titularului dreptului la marca conduce la separarea mărcilor individuale de mărcile colective.
Numărul seninelor folosite este criteriul care stă la baza clasificării mărcilor în simple și combinate, iar natura acestor semne justifică distincția între mărcile verbale, figurative și sonore.
In sfârșit, efectul urmărit prin alegerea semnului permite clasificarea mărcilor în auditive, vizuale și intelectuale.
2. Mărcile de fabrică și mărcile de comerț
Dualitatea mărcii din punctul de vedere al destinației ei economice (producție și distribuție) se reflectă în separarea mărcilor de fabrică de mărcile de comerț Cele dintâi sunt destinate să individualizeze pe producător, pe fabricant, pe când cele de comerț, pe distribuitorul produselor, pe comerciant..
Atât mărcile de fabrică cât și cele de comerț sunt susceptibile de protecție potrivit legii.
3. Mărcile de produse și mărcile de servicii
O trăsătură comună caracteristică mărcilor de fabrică și de comerț, o constituie faptul că, atât unele cât și celelalte, se referă la produse. Această trăsătură comună, precum și inexistența unor deosebiri esențiale de regim juridic au determinat reunirea lor într-o categorie comună, aceea a mărcilor de produse, categorie care este opusă, în funcție de criteriul obiectului, mărcilor de servicii, menite să identifice prestările de servicii.
Validitatea mărcilor de servicii a fost recunoscută în 1958 cu prilejul Conferinței de revizuire a Convenției de la Paris, când mărcile de servicii au fost incluse în enumerarea din an, 1 alin. 2 al Convenției, în timp ce un nou articol 6, consacră principiul protecției acestor mărci.
Protecția mărcilor de servicii, expres prevăzută de legea noastră, nu este însă consacrată decât în unele legislații.
Recunoașterea protecției mărcilor de comerț a însemnat recunoașterea unui tip special de marcă de servicii și a pregătit extinderea statutului de marcă și la semnele referitoare la servicii pure sau materiale, nelegate de anumite produse. Această distincție stă la baza împărțirii mărcilor de servicii în două categorii:
mărci de servicii care se aplică pe produse, pentru a identifica pe autorul „serviciului" al cărui obiect au fost aceste „produse" (de exemplu „Nufărul" pentru curățătorie), și
mărcile de servicii „pure" care, sub forme diferite, sunt menite să identifice servicii care nu se leagă de obiecte materiale (servicii bancare, de organizări de spectacole, asigurări).
Întrucât marca de servicii este menita să distingă serviciile prestate de o anumită întreprindere, de cele prestate de alte întreprinderi, semnul distinctiv trebuie să se aplice serviciilor, să existe, așadar, un raport direct între marcă și servicii. Acest raport poate îmbrăca forme diferite, în funcție de natura serviciilor. În unele cazuri, natura serviciilor permite identificarea lor directă prin marcă (radio, televiziune). Natura unor servicii nu poate fi însă decât indirect identificată prin marcă (hotelurile, restaurantele își aplică marca pe lenjerie, farfurii ele.). în sfârșit, în unele cazuri marca nu poate fi folosită decât în documentația legată de prestările de servicii, pe chitanțe sau facturi (în cazul băncilor, întreprinderilor de asigurare) sau numai pe ambalajul produsului în legătură cu care se prestează serviciile.
4. Mărcile individuale și mărcile colective
Marca este individuală atunci când titularul dreptului la marca este o persoană fizică sau juridică determinată. Majoritatea mărcilor sunt individuale. Ele formează obiectul principal al reglementării în diferitele legislații.
Cu prilejul Conferinței de revizuire a Convenției de la Paris, care a avut loc la Washington, în 1911, s-a introdus an. 7 bis care constituie recunoașterea, în principiu, a mărcilor colective.
Mărcile colective nu pot aparține decât unor persoane juridice (organisme profesionale, grupări de producători) care nu desfășoară direct o activitate comercială sau industrială, dar care autorizează aplicarea lor, de obicei alături de marca individuală, sub rezerva respectării unor condiții de calitate prestabilite.
Articolul 3 din legea română, consacrând împărțirea mărcilor în individuale și colective, precizează în alin. 2 că mărcile colective nu pot fi folosite decât de întreprinderile care îndeplinesc condițiile stabilite în regulamentele aprobate de ministerele care au în subordinea lor acele întreprinderi ori de grupările colective care le reprezintă interesele.
Spre deosebire de marca individuală, pentru care funcția de calitate este subordonată funcției de diferențiere a produselor sau se adaugă la aceasta, în cazul mărcii colective, primordială este funcția de calitate, de unde și consecințele juridice semnalate.
În concluzie, putem desprinde, pentru a caracteriza mărcile colective, următoarele particularități:
— marca colectivă nu aparține celor care o folosesc, ci
unei persoane juridice (grupare sau colectivitate) care autorizează
folosirea ei, dar nu o folosește, întrucât nu exercită un comerț sau
o industrie;
folosirea mărcii colective este reglementată;
mărcile colective sunt intransmisibile;
5. Mărcile facultative și mărcile obligatorii
În principiu, mărcile sunt facultative; acest caracter fiind o consecință directă și o condiție a funcțiilor lor economice.
Pentru ca marca să se impună și să-și mențină valoarea economică este necesar ca producătorul, distribuitorul sau prestatorul de servicii să o utilizeze pentru produsele sau serviciile pe care le consideră de natura a-i crea și menține o bună reputație în rândul consumatorilor. A aplica marca pe toate produsele provenind dintr-o întreprindere înseamnă a crea o confuzie cu privire la valoarea mărcii.
Majoritatea legislațiilor consacră expres caracterul facultativ al mărcilor. În anumite cazuri, cu totul de excepție, justificată de interesul general, se stabilește, pentru anumite produse, o obligație de marcare. Este, în special, cazul produselor a căror fabricare constituie un monopol de stat. In realitate, semnele obligatorii aplicate în aceste cazuri nu au nici funcția, nici valoarea unor mărci, constituind simple mijloace de control administrativ.
Legea română adoptă în această privință, o poziție specială. Sistemul legii rezultă din dispozițiile art. 5, potrivit cărora mărcile de comerț și de serviciu sunt, în principiu, facultative . Pentru mărcile de fabrică soluția diferă în funcție de destinația produselor și sediul întreprinderii producătoare. Marca este declarată obligatorie pentru întreprinderile producătoare din România, ori de câte ori este vorba de produse destinate pieței interne.
Pentru a completa expunerea sistemului special al legii române este necesar să amintim că dispozițiile art. 5 se completează cu cele ale art. 6 care, cu titlu de excepție, extinde caracterul obligator al mărcii și la marca de comerț, ori de câte ori organele competente (ministerele în subordinea cărora se află întreprinderile producătoare, de acord cu ministerele în subordinea cărora se află întreprinderile de desfacere) stabilesc că anumite produse vor purta exclusiv marca de comerț.
6. Mărcile simple și mărcile combinate
Mărcile simple sunt alcătuite dintr-unul singur din semnele care, potrivit legii, pot fi protejate ca marcă: un nume, o denumire, o reprezentare grafică.
Mărcile combinate reprezintă compoziții de semne diferite, susceptibile de protecție.
Combinațiile de semne sunt foarte frecvent utilizate ca mărci, pentru că asocierea unei pluralități de semne permite să se asigure mai ușor caracterul distinctiv al mărcii. Acesta poate fi obținut chiar prin asocierea unor elemente care, toate, să aparțină domeniului public, să fie, așadar, semne libere.
De multe ori însă, toate sau o pane din seninele care sunt utilizate combinate sunt distinctive în sine, și deci susceptibile de protecție ca atare Așa cum am arătat, în doctrină se face distincție, în cadrul mărcilor combinate, între mărcile compuse șl cele complexe.
Marca complexă este constituita dintr-un ansamblu de semne diferite, care, fiecare în parte este susceptibil de protecție (fiind distinctiv), pe când marca compusă este alcătuita din semne diferite, dintre care nu sunt susceptibile de protecție (separat) decât unele sau chiar nici unele.
În cazul mărcii complexe, contrafacerea poate purta asupra unora singure din elementele mărcii, poate fi, așadar, parțială, pe când în cazul mărcii compuse nu există contrafacere decât dacă poartă asupra ansamblului mărcii și nu asupra unui element separat, fie el și esențial.
7. Mărcile verbale, figurative și sonore
Sub denumirea de mărci verbale sunt grupate cele alcătuite din semne scrise, constând din nume, denumiri, sloganuri, cifre, litere.
Mărcile figurative cuprind toate reprezentările grafice susceptibile de protecție, ca: emblemele, vinietele, desenele, amprentele, sigiliile, etichetele, culorile etc.
Mărcile figurative sunt la rândul lor de două categorii: bidimensionale (plane) și tridimensionale.
Mărcile tridimensionale sunt denumite și mărci plastice (de exemplu, forma produsului și forma ambalajului).
Mărcile sonore sunt alcătuite din sunete.
Distincția între aceste categorii de mărci prezintă un interes practic deosebit în aprecierea contrafacerii, când se ține seama, în funcție de natura mărcii, de asemănarea fonetică sau vizuală.
8. Mărcile auditive, vizuale și intelectuale
Această clasificare se aseamănă într-o oarecare măsură cu cea precedentă. Criteriul care stă la baza ei nu este însă natura semnului utilizat ca marcă, ci natura efectului pe care acest semn îl produce sau urmărește să-l producă, asupra consumatorilor.
Mărcile auditive se adresează auzului și sunt, în general, verbale sau sonore.
Mărcile vizuale, care corespund în clasificarea precedentă mărcilor figurative, sunt menite să lege, în mintea consumatorului, produsul, de o anumită imagine (în legătură cu aceasta categorie de mărci s-a pus problema extinderii protecței de la marca vizuală, la denumirea corespunzătoare ei).
Mărcile intelectuale sunt alcătuite din semne verbale, figurative sau sonore, care au ca scop să evoce o idee pe care s-o asocieze cu produsul sau serviciul pe care îl individualizează.
9. Marca agentului sau reprezentantului
Articolul 6 septies al Convenției de Ia Paris reglementează drepturile titularului unei mărci față de agentul sau reprezentantul său într-o țară a Uniunii în care sunt exportate produse purtând acea marcă.
Marca agentului (sau reprezentantului) este, așadar, marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse importate și expediate cu marca producătorului.
Reprezentantul sau agentul local al unei întreprinderi străine poate depune, pe numele său, marca reprezentatului, cu acordul acestuia, pentru a-i conferi o protecție mai largă contra eventualilor imitatori, întrucât titularul unei mărci înregistrate poate acționa mai eficace decât simplul beneficiar al licenței. Dar el o poate face și fără consimțământul reprezentatului (neglijent), pentru a-și crea un mijloc de presiune și a obține prelungirea contractului de reprezentare.
Ținând seama de nevoia de a asigura o mai mare lealitate în relațiile comerciale internaționale, s-a considerat necesar să se deroge de la principiul teritorialității, recunoscându-se unele drepturi străinului din simplul fapt al anteriorității drepturilor sale în străinătate și al cunoașterii lor de către uzurpator.
10. Mărcile notorii și mărcile celebre sau de mare renume
Unele mărci ajung să fie atât de cunoscute publicului și să se bucure de o asemenea reputație, încât s-a considerat necesar să li se asigure o protecție lărgită, pentru a evita abuzurile prin folosirea de către alții a „notorietății" dobândite de o anumită marcă și, în același timp, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.
În doctrină se face o distincție între mărcile denumite notorii și cele celebre sau de mare renume, cele dintâi fiind apreciate potrivit unor condiții mai puțin riguroase decât cele celebre.
Protecția mărcilor notorii a fost recunoscută prin dispoziția art. 6 bis din Convenția de Uniune, introdus cu prilejul Conferinței de revizuire de la Haga, din 1925, și completat la Londra, în 1934 și la Lisabona, în 1958.
In temeiul acestui articol, țările membre ale Uniunii s-au angajat să refuze sau sa invalideze înregistrarea, ori să interzică folosirea unei mărci care reprezintă reproducerea, imitarea sau traducerea, susceptibile de a crea confuzie, a unei mărci notorii, cunoscute și utilizate pentru produse identice sau similare. Protecția mărcilor notorii este, așadar, independentă de orice formalitate de înregistrare sau de folosire. Dar această protecție este restrânsă la sfera produselor identice sau similare, lăsând deschisă posibilitatea utilizării de către terți a mărcii notorii, pentru produse diferite.
Legea română a consacrat în art. 17 lit. b protecția mărcilor notorii, stabilind că nu vor putea fi înregistrate ca mărci semnele care constituie copierea, imitarea sau traducerea unei mărci din alt stat, notoriu cunoscute în România, pentru produse, lucrări sau servicii identice sau similare.
Doctrina pe baza practicii, a încercat să degajeze câteva criterii sau condiții ale notorietății. Printre elementele care permit conturarea acestei noțiuni, amintim vechimea mărcii, intensitatea publicității, ideea de calitate, identificarea cu întreprinderea. Este însă necesar, în același timp, să se țină seama de faptul că dezvoltarea actuală a mijloacelor mass-media poate asigura unei mărci notorietatea, într-un interval foarte scurt. Această rapiditate în dobândirea notorietății este însă însoțită de riscul ca ea să fie „fugitivă"17, întrucât publicul, sub presiunea multitudinii solicitărilor, le va acorda o importanță relativă. În concluzie, notorietatea este, în cele din urmă, o problemă de fapt.
Marca este considerată ca de mare renume, atunci când funcția de reclamă a devenit primordială, conferind mărcii o valoare de sine stătătoare, independentă de calitatea și chiar de originea produsului. Distincția dintre mărcile notorii și mărcile de mare renume are anumite consecințe practice în special în aprecierea contrafacerilor.
Protecția mărcii notorii este, așadar, asigurată prin:
respingerea cererii de înregistrare a mărcii identice sau similare, din oficiu sau la cererea celui interesat;
acțiunea în anulare a mărcii identice sau similare înregistrate, acțiune pentru care titularul mărcii notorii beneficiază de un termen de minimum 5 ani, potrivit convenției.
Legea noastră în art. 27 lit. a, a fixat acest termen la 5 ani, minimum prevăzut de Convenție.
11. Mărcile defensive și mărcile de rezervă
Marca defensivă sau de obstrucție are toate caracteristicile semnului principal, înregistrat și folosit ca marcă, dar prezintă anumite modificări de detaliu, menite să împiedice pe terți să depună o marcă prea asemănătoare cu semnul principal înregistrat ca marcă. Marca defensivă este, așadar, un mijloc de a asigura o protecție sporită mărcii utilizate.
Marca de rezervă se aseamănă cu marca defensivă prin aceea că, în momentul înregistrării, titularul ei nu are intenția s-o folosească, dar se deosebește de aceasta din urmă prin faptul că nu este legată de o marcă principală pentru a-i întări protecția, în sensul că se poate referi la produse străine activității obișnuite a depunătorului.
Ea poate îmbrăca forma extinderii listei de produse sau servicii pentru care este înregistrată o anumită marcă, în scopul de a rezerva folosirea mărcii și pentru alte produse sau servicii decât cele avute în vedere în momentul efectuării depozitului.
Recunoașterea acestor mărci este legată, în diferitele țări, de existența sau inexistența unei obligații de folosire a mărcii. In țările în care există o asemenea obligație, protecția lor este limitată la o anumită perioadă, considerată rațională, după care, dacă nu sunt folosite, titularul este considerat decăzut din dreptul la marcă (prin efectul legii, fară să fie necesară pronunțarea unei hotărâri de decădere). Drept urmare, în aceste cazuri, marca de rezervă nu va fi luată în considerare la aprecierea contrafacerii și va putea fi radiată, la cererea unui terț.
12. Marca ,,însoțitoare”
Marca a fost multă vreme un semn rezervat exclusiv produselor finite, considerandu-se că ea nu poate prezenta nici un interes pentru producătorii de materii prime și produse intermediare. Optica s-a schimbat în această privință radical pe la mijlocul secolului, când o serie de mărci de fibre textile s-au impus, „însoțind" produsul de-a lungul tuturor fazelor de fabricație, inclusiv produsul finit. Este suficient să cităm, în acest sens, mărcile „Tergal”, ,,Dralon”, „Trevira”
13. Marca “telle quelle”
Potrivit art. 6 al Convenției (devenit la Lisabona art. 6 quinquies), resortisantul unei țări membre a Uniunii de la Paris; având o marcă înregistrată în țara sa de origine, are dreptul la protecția acestei mărci în celealte țări ale Uniunii, în forma în care ea a fost înregistrată în țara de origine29. Cu alte cuvinte, resorti-sanții unioniști au dreptul la protecția mărcii „telle quelle" sau „așa cum este ea" sau „ca atare" în toate țările Uniunii, ceea ce înseamnă înlăturarea condiției, existente în anumite legi, potrivit căreia înregistrarea unei mărci străine nu este posibilă decât dacă semnul îndeplinește cerințele legii interne din punctul de vedere al formei sub care se înfățișează. înregistrarea va putea însă să fie refuzată pentru semnele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, după cum va putea fi refuzată și pentru lipsa de caracter distinctiv.
Regimul mărcii „telle quelle" este, așadar, o excepție de la principiul teritorialității, în sensul că un semn va fi apreciat, pentru a se stabili dacă este susceptibil a fi folosit ca marcă, potrivit legii țării de origine, și nu legii țării de importațiune.
14. Marca națională
În unele țări au aparut unele mărci destinate să servească, în primul rând, drept garanție specială de calitate și proveniență și a căror aplicare este, în general, rezervată întreprinderilor autorizate în acest scop, fie prin dispoziții legale, fie ca urmare a supunerii produselor unui control periodic de calitate. O asemenea marcă este marca națională, supusă unor reglementări de drept administrativ, și nu civil, și destinată a se aplica în special produselor ce se exportă.
Marca națională, spre deosebire de diferitele categorii de mărci examinate, este o marcă oficială a statului, destinată să identifice produsele provenind dintr-o anumită țară (de exemplu pentru produsele de ceasornicărie, marca elvețiană „S.P.E.S.").
15. Marca europeană
De mai bine de două decenii doctrina preconiza crearea unei mărci europene (pentru țările Comunității Economice Europene) unitare și autonome. Unitară în sensul că ar urma să-și producă efectele pe teritoriul tuturor statelor contractante, și autonomă pentru că ar implica un regim normativ propriu, independent de reglementările naționale. Proiectul este în prezent realizat
Capitolul V
PROTECȚIA MARCILOR.CONDIȚII DE FOND
1. Considerații generale
Nu orice semn, dintre cele enumerate de art. 2 din legea noastră este susceptibil de a fi protejat ca marcă. Dar din chiar explicațiile date anterior, în legătură cu fiecare din aceste semne, a reieșit că una din condițiile cerute în acest scop și într-un anumit sens cea mai importantă este distinctivitatea. Semnul însuși sau forma sub care se înfățișează semnul trebuie să aibă caracter distinctiv.
Mult timp, doctrina considera distinctivitatea ca unica condiție pe care un semn trebuie să o îndeplinească pentru a putea fi apropriat ca marcă.
Un semn era considerat distinctiv cu condiția de a nu fi banal, necesar sau lipsit de orice putere de individualizare, precum și de a nu fi făcut anterior obiectul unei aproprieri. în această concepție, distinctivitatea implică două calități pozitive: originalitate și noutate. La o analiză mai atentă, apare însă că în timp ce originalitatea este o condiție obiectivă de validitate a semnului ales ca marcă, noutatea acestuia este o condiție a posibilității de apropriere, având semnificația inexistenței unor drepturi anterioare, a caracterului disponibil al semnului. Este distincția pe care se bazează doctrina actuala, care mai adaugă la cele două condiții de mai sus și o a treia, condiția liceității. Semnul ales de marcă nu trebuie să fie contrar ordinii sau bunelor moravuri și trebuie să nu fie fraudulos sau deceptiv, cu alte cuvinte, să respecte regulile de lealitate în raporturile comerciale.
2. Distinctivitatea
Distinctivitatea unui semn este o noțiune relativă care se apreciază în raport cu obiectul pe care semnul urmează să-1 identifice, același semn putând fi distinctiv pentru unele obiecte și nedistinctiv pentru altele. Pentru a fi distinctiv, semnul nu trebuie să fie original sau nou în sine.Un semn este distinctiv, dacă nu este nici necesar, nici uzual și nu are un caracter descriptiv al naturii și calităților substanțiale sau al destinației obiectului.
Caracterul distinctiv al unui semn trebuie să rezulte, în primul rând, din aptitudinea sa intrinsecă de a constitui un reper pentru individualizarea unor produse. Pe de altă parte însă, este necesară și o apreciere concretă a aptitudinilor acelui semn de a distinge un anumit produs, în cadrul aceleiași categorii".
Sunt lipsite de distinctivitate intrinsecă semnele prea simple, precum și cele descriptive. Sunt denumite descriptive semnele care se referă exclusiv la natura, condițiile fabricării, calitatea, cantitatea, prețul, destinația ori greutatea produsului. Art. 17 lit. c din legea română prevede expres că asemenea semne nu pot fi 'înregistrate ca mărci (de exemplu, nu ar putea fi înregistrate ca marcă, potrivit acestei dispoziții, denumirile: „spirt rafinat", .țuică de prune", „unt de masă", „vin superior").
Doctrina, bazată pe jurisprudență, distinge marca descriptivă (și ca atare nulă), de marca aluziva (valabilă și admisă la înregistrare). I.inia de demarcație este însă adesea greu de trasat. Sfera semnelor considerate lipsite de distinctivi ta te intrinsecă a variat, tendința fiind spre o restrângere a ei. Marca nominativă și marca alcătuită dintr-o singură culoare, la început respinse, dar în prezent admise la protecție, sunt exemple în acest sens.
Categoria semnelor lipsite de distinctivitate „in concreto" cuprinde semnele uzuale, necesare și generice la care se referă același art. 17 lit. c, în prima sa parte, când prevede că nu pot fi înregistrate ca mărci semnele care „cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrări sau servicii…". Deși textul nu menționează decât denumirile, regula este aplicabilă și mărcilor figurative, uzuale sau generice, pentru identitate de rațiune.
Se consideră necesar semnul care este impus de natura sau de funcția produsului pe care este chemat să-1 individualizeze, fiind, ca atare, singurul semn (în general denumire) susceptibil de a-1 desemna.
Problema caracterului uzual si necesar, deși s-a pus uneori și pentru mărcile figurative (în special embleme), este în realitate caracteristică denumirilor. Unii autori denumesc condiția distinctivității: condiția caracterului arbitrar sau de fantezie al semnului.
Doctrina a degajat două reguli cu ajutorul cărora se apreciază caracterul uzual al unui semn:
— momentul în care se apreciază validitatea mărcii din
acest punct de vedere este acela al aproprierii ei;
— un semn nu poate deveni uzual sau generic decât prin
faptul unui terț și cu condiția ca titularul mărcii să fi tolerat folosirea de către terț, în mod neechivoc
Din trecerea în revista a diferitelor semne care pot fi folosite ca mărci, s-a putut constata ca unele sunt distinctive prin chiar natura lor, pe când altele devin distinctive dacă se înfățișează într-o formă specifică, grație unor elemente suplimentare.
Astfel, denumirile de fantezie sunt distinctive independent de forma lor de prezentare, iar titularul unei asemenea mărci se poate opune la folosirea ca marcă a aceleiași denumiri, sub orice altă formă. Pe de altă parte, o denumire de fantezie, dacă intră în compunerea unui ansamblu care constituie o marcă, este protejată independent de restul ansamblului.
Dimpotrivă, denumirile uzuale, generice sau necesare nu pol forma în sine obiectul unui drept exclusiv, și ca atare trebuie să se înfățișeze, în acest scop, sub o formă caracteristică. Dreptul la marcă în asemenea cazuri va pună asupra formei speciale sau caracteristice sub care se înfățișează denumirea. Cu alte cuvinte, în asemenea cazuri „originalitatea" formei va înlocui lipsa de „originalitate" intrinsecă a semnului. Deosebirea dintre semnele distinctive în sine și semnele distinctive prin modul lor de prezentare are, așadar, importante consecințe juridice, determinând o întindere diferită a protecției.
Observăm că anumite semne (numele patronimic și denumirile geografice) nu pot fi niciodată distinctive în sine, ci numai prin modul specific de prezentare.
Problema caracterului distinctiv al semnului folosit ca marcă este în prezent una din cele mai frecvent ridicate în fața instanțelor judecătorești.
lată de ce vom cita câteva jurisprudențe recente în care soluția instanței s-a întemeiat în primul rând pe analiza acestui aspect.
La 31 ianuarie 1994, Tribunalul comercial din Bruxelles s-a pronunțat în legătura cu marca „Ice-tea".
In considerentele hotărârii se arată că „tea" ca de altfel și „fee" sunt termeni generici. Cu toate acestea, dacă combinația „ice-tea" ar fi expresia firească pentru a desemna produsul, părțile n-ar fi trebuit să indice, în interiorul cutiilor, modul de preparare. S-a considerat de asemenea că este inexact să se pretindă că expresia „ice-tea" ar fi singura care definește exact produsul comercializat, dat fiind că în speță, două din elementele produsului sunt folosite ca urmare a unei alegeri deliberate.
Drept urmare, precizează instanța, expresia „ice-tea" nu constituie o denumire generică, ci una specială, și distinctivă. Aproprierea ei ca marca se arată în continuare, nu împiedică alte societăți concurente să comercializeze o băutură din extras de mei, cu o marcă distinctă.
3. Liceitatea
Potrivit dispozițiilor an. 17 lit. f, din legea română nu pot fi înregistrate ca mărci semnele care „cuprind indicații false sau înșelătoare ori sunt contrare legilor, ordinii juridice și regulilor de conviețuire sociala" (expresie care desemna „bunele" moravuri).
Din sus-menționatele dispoziții rezultă două condiții negative de validitate a mărcii. Marca nu trebuie să fie: deceptivă, ilegală sau imorala.
Regula potrivit căreia nu trebuie să fie deceptivă izvorăște dintr-o preocupare de protecție a consumatorilor și este consecința directă a funcției de garanție a calității, pe care marca este chemată s-o îndeplinească.
Jurisprudența din diferitele țări a considerat deceptive mărcile de natură să inducă în eroare pe consumator asupra provenienței geografice a produsului (considerând, de pildă, nulă marca „Yankee" pentru produse care nu proveneau din Statele Unite, sau „Tricosuisse" pentru produse care nu proveneau din Elveția), asupra calităților produsului (considerând deceptivă marca „Menthol" pentru țigări care nu cuprindeau mentol) sau asupra situației comerciale a titularului.
In ceea ce privește interdicția înregistrării și protecției mărcilor ilegale sau imorale, observăm că dispozițiile an. 17 lit. f din legea româna folosesc conjuncția și. Nu ne aflăm în fața unei condiții cumulative, ci disjunctive și este suficient ca un semn să fie contrar ordinii publice sau bunelor moravuri pentru a nu fi susceptibil de protecție.
În această categorie sunt cuprinse și interdicțiile determinate de anumite rațiuni internaționale și prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. a și b al Convenției de la Paris, în forma revizuită de la Haga în 1925, când țările Uniunii au convenit să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizarea organelor competente, fie ca mărci, fie ca elemente ale unei mărci a stemelor, a drapelelor și a altor embleme de stat ale țărilor Uniunii, a semnelor, a sigiliilor oficiale de control și de garanție, adoptate de acestea, precum și a imitațiilor de blazoane. Această dispoziție este aplicată și stemelor, drapelelor și emblemelor, inițialelor sau denumirilor organizatiilor guvernamentale, din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii.
Potrivit art. 17 lit. d, nu pot fi înregistrate ca mărci, fără autorizarea organelor în drept: nume sau portrete de conducători de partid sau de stat, denumiri de organizații sau de unități administrativ-teritoriale din România, reproduceri sau imitații de steme, drapele, ordine, medalii, embleme și insigne.
O problemă distinctă de aceea a iliceității sau imoralității semnului folosit ca marcă este aceea a iliceității sau imoralității obiectului individualizat prin marcă.
Autorii sunt unanimi în a considera că dreptul asupra mărcii este un drept distinct care, cât timp marca în sine nu este ilicită sau imorală, nu este afectat de caracterul ilicit sau imoral al obiectului asupra căruia poartă.
4. Disponibilitatea
Pentru a putea fi apreciat ca marca un semn trebuie să fie disponibil, în sensul de a nu aparține altuia, de a nu fi făcut, anterior, obiectul unei aproprieri din partea altcuiva.
Indisponibilitatea unui semn poate rezulta însă din două cauze diferite: existența unor drepturi personale nepatrimoniale aparținând unor terți și existența unui act anterior de apropriere a aceluiași semn sau a unui semn asemănător.
în primul caz, indisponibilitatea semnului poate rezulta din coliziunea cu dreptul la nume, la imagine, cu un drept intelectual aparținând unui terț sau cu o denumire de origine.
Felul în care s-a orientat jurisprudența în asemenea cazuri a fosi evocat mai sus, în legătură, în special, cu adoptarea ca marcă a numelui unui terț23.
în cazul numelui patronimic, indisponibilitatea nu are un caracter absolut, în sensul că numai cel care poartă numele o poate invoca.
Nu numai numele patronimic al unui terț, dar nici numele comercial nu poate fi apropriat ca marcă de altă persoană.
De asemenea, au fost considerate indisponibile denumirile sau sloganurile reprezentând titlurile unei opere literare ori desenul unui monument.
Cea de-a doua cauză de indisponibilitate reprezintă domeniul propriu-zis al anterioritățiior.
Anterioritatea poate rezulta fie dintr-un depozit anterior, fie dintr-o folosire anterioară (în sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosire).
In sistemul nostru, al dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de înregistrare, problema stabilirii anteriorității comportă:
stabilirea rangului depozitelor;
verificarea validității înregistrării;
compararea mărcilor, pentru a aprecia asemănările;
compararea produselor pentru care sunt destinate. Indisponibilitatea semnului nu trebuie confundată cu
nevaliditatea sa. Marca indisponibilă nu este liberă, iar indisponibilitatea nu este o piedică dirimantă. ca ilicitatea, imoralitatea sau lipsa de distinctivitate, ci o piedică relativă care nu afectează validitatea intrinsecă a semnului'4.
Articolul 1 lit. a din legea româna prevede expres că nu vor putea fi înregistrate ca mărci semnele care nu se deosebesc suficient de alte mărci privind produse, lucrări sau servicii, identice sau similare, înregistrate în România sau ocrotite în baza unor convenții internaționale, cu excepția cazului când înregistrarea este cerută sau autorizată de titularii acestor mărci.
Ideea care stă la baza anterioritățiior în materie de mărci este de a evita orice confuzie posibilă, ceea ce înseamnă, așa cum arată P. Roubier, că posibilitatea de evitare a unei confuzii trebuie să fie singurul criteriu de apreciere a anterioritățiior în materie de mărci.
Anterioritatea în acest domeniu se apreciază, așadar, diferit față de anterioritățile în materie de invenții, unde noutatea trebuie sa fie absolută.
Anterioritatea este parțială și relativă. Ea nu se aplică decât sectorului economic și comercial în care semnul a făcut obiectul unei aproprieri anterioare, nu este valabilă decât în limitele unui anumit teritoriu și nu-și produce efectele decât atât timp cât dreptul anterior al unui terț nu s-a stins prin abandon sau decădere.
Cu alte cuvinte, aplicarea teoriei anterioritățiior la mărci cunoaște trei îngrădiri care permit aproprierea unui semn „indisponibil”.
Prima îngrădire decurge din limitele profesionale ale anteriorităților. întrucât, așa cum s-a arătat, interdicția de a înregistra un semn indisponibil are la baza preocuparea de a înlătura confuziile posibile, și nu lipsa de noutate a semnului, jurisprudența din diferite țari a ajuns Ia concluzia că același semn poate fi folosit ca marcă în două industrii diferite, întrucât natura diferită a acestora înlătură, prin ea însăși, posibilitatea producerii unei confuzii. Iar doctrina a formulat, pe această baza, regula specialității mărcii, care permite folosirea simultană a aceleiași mărci pentru produse diferite, dat fiind că deosebirea între acestea din urmă este de natură a evita riscul confuziei.
În dreptul nostru art. 17 lit. a din lege consacră fără echivoc limitele profesionale ale anteriorităților, stabilind că un semn nu este indisponibil decât dacă nu se deosebește suficient de alte mărci privind produse, lucrări sau servicii identice sau similare.
Problema existenței unei anteriorități este o problemă de fapt, de suverană apreciere a instanței de fond, care o va rezolva exclusiv în funcție de criteriul posibilității creării unei confuzii în rândul consumatorilor.
Cercetarea anteriorități lor este înlesnită de existența unei clasificări internaționale a produselor si serviciilor, pe clase, clasificare adoptată de țările membre ale Aranjamentului de la Nisa și completată cu un index alfabetic al produselor cu indicarea clasei corespunzătoare în clasificare.
Deși nu este membră a Uniunii restrânse create prin Aranjamentul de la Nisa, țara noastră a adoptat această clasificare internațională.
Anterioritățile sunt limitate și în timp, în sensul că nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atâta timp cât această marcă n-a fost abandonată sau titularul său n-a fost decăzut din drepturi.
Întrucât însă întreaga materie a anteriorități lor în domeniul mărcilor este guvernată de ideea evitării unei confuzii posibile, se admite, în general, că o marcă abandonată sau o marca asupra căreia dreptul titularului s-a stins încetează de a mai constitui o anterioritate pentru o marcă nouă, identică sau similară, cu condiția ca abandonarea sau stingerea să se fi produs la o depărtare de timp suficientă pentru ca publicul consumator să fi uitat vechea marcă și deci posibilitatea de confuzie cu marca nouă să dispară (teoria distanței).
Prin analogie cu soluțiile adoptate în problema succesiunii în timp a unor mărci identice sau similare, s-a pus problema admisibilității utilizării unor asemenea mărci în localități sau țări diferite, pentru a defini astfel limitele anteriorităților în spațiu .
Pe teritoriul aceluiași stat, soluția care se impune este că, într-o industrie identică sau similară, marca anterioară este o piedică la înregistrarea unei mărci identice sau asemănătoare, pentru orice altă localitate, atât pentru că protecția juridică a mărcilor se întinde pe întregul teritoriu al unui stat, cât și pentru că, față de expansiunea teritorială a industriei și comerțului (care a depășit zidurile „cetății"), posibilitatea de confuzie este evidentă.
Deși, așa cum s-a arătat, marca folosită sau înregistrată anterior într-o țară străină, nu constituie, în principiu, o anterioritate în raport cu o marcă ulterioară, identică sau similară, totuși, ori de câte ori adoptarea unei mărci străine anterioare se face în scopul de a crea confuzie în rândurile consumatorilor, titularul anterior va avea deschisă calea acțiunii în concurența neleală. în schimb, recurgerea la acțiune în contrafacere nu va fi posibilă întrucât, prin ipoteză, marca străină copiată sau imitată nu este protejată pe teritoriul în discuție.
O excepție a fost consacrată prin art. 6 bis al Convenției de la Paris, amintit mai sus care, asigurând mărcilor notorii o protecție specială în toate țările Uniunii, le asigură prin aceasta o protecție care depășește teritoriul țării în care au fost înregistrate sau în care dreptul asupra lor s-a dobândit în alt mod.
Legea română în vigoare este neechivocă, arunci când, în art. 17 lit. a, dispune că nu vor putea fi înregistrate mărci care să constituie copierea, imitarea sau traducerea unor mărci notorii cunoscute în România „pentru produse, lucrări sau servicii identice sau similare”.
Cu alte cuvinte legea română s-a menținut expres în cadrul principiului specialității mărcii, neadmițând protecția mărcilor notorii dincolo de limitele profesionale ale anteriorităților.
5. Modul de folosire a mărcii
Asemenea majorității legislațiilor, nici legea română a mărcilor nu cuprinde dispoziții speciale care să reglementeze modul de folosire a mărcilor, dar din hotărârea de punere în aplicare a legii rezultă că mărcile se folosesc prin atașare sau aplicare.
Astfel, potrivit art. 40-42 ale H.C.M. nr. 77/1968, atașarea sau aplicarea mărcilor se poate face pe produse, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se oferă produsele, serviciile sau lucrările, pe documentele care însoțesc produsele, precum și în orice alt mod potrivit, cum ar fi insigne, reclame, anunțuri, prospcte, cataloage și facturi.
Marca nu trebuie, în principiu, să fie aderentă la produs; dar, potrivit art. 40 alin. final din H.C.M. nr. 77/1968, aplicarea sau atașarea trebuie să se facă în așa fel încât să împiedice înlăturarea mărcii în timpul circulației, și, dacă este posibil, și în timpul folosirii, permițând însă utilizarea produselor, lucrărilor sau serviciilor.
Marca poate fi și atât de aderentă încât să consiste în chiar forma produsului, după cum poate fi aplicată pe produs (de pildă, sub formă de etichetă sau sigiliu), atașată produsului sau separată de acesta (constând, de exemplu, în forma ambalajului).
In țările în care dreptul asupra mărcii se dobândește nu numai prin înregistrare dar și prin prioritate de folosire, jurisprudența face distincție între marca depusă și pe care o considera protejată ipso facto prin înregistrare și marca nedepusă, pentru care se cere un minimum de aderență.În cazul mărcilor de servicii, legătura dintre marcă și serviciu este, adesea, intelectuală. Legea nu cere ca marca să fie aparentă, adică exterioară produsului.
Capitolul VI
SUBIECTUL DREPTULUI LA MARCĂ
Subiectul dreptului la marca individuală
În principiu, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică ce exercita o industrie sau un comerț. Legea mărcilor din 1967, deși nu cuprinde un text de principiu care sa reglementeze problema, consideră marca (art. 2) un semn distinctiv, folosit de întreprinderi. Este evident că legea, referindu-se la întreprinderi, n-a exclus posibilitatea ca o marcă să fie înregistrată de o persoană fizică ce exercită un comerț său o industrie.
Dreptul la marcă poate aparține în comun și mai multor persoane fizice care exercita împreună o industrie sau un comerț. Dreptul la marcă poate ajunge să aparțină mai multor persoane și ca urmare a transmisiunii mărcii prin acte între vii (cesiune) sau mortis causa. În cazul dreptului la marcă dobândit prin moștenire de mai multe persoane sau al exercițiului unui asemenea drept de mai multe persoane care s-au asociat într-o activitate de comerț sau industrie ne aflăm în fața unei indiviziuni căreia i se poate însă pune capăt oricând, prin înțelegerea celor îndreptățiți să folosească marca.
In cazul însă în care o asemenea convenție de folosire separată s-a încheiat sau în cazul când mai multe persoane s-au autorizat reciproc să folosească aceeași marcă asistam la un fel de dedublare a mărcii care este folosită simultan de mai mulți titulari. Coproprietatea asupra unei mărci nu trebuie însă să fie confundată cu dreptul de folosire simultană a unei mărci, care rezultă dintr-o pluralitate de depozite paralele.
Ceea ce caracterizează coproprietatea este comunitatea de folosire și imposibilitatea pentru coproprietari de a dispune, altfel decât împreună, de dreptul asupra mărcii.
în legătură cu aceste situații, se pune problema independenței mărcii sau a admisibilității transmiterii ei, fără întreprinderea de a cărei activitate economică este legată.
Tendința de abandonare a principiului conexității mărcii face ca, și în această privință, soluțiile date în țările care admit cesiunea liberă a mărcii și în cele care o resping (și în care marca n-ar putea forma, în principiu, proprietate comună, decât în favoarea unor coindivizari care exploatează aceeași întreprindere) să se apropie din ce în ce mai mult, în special sub presiunea fenomenului actual al multiplicării contractelor de licență în materie de mărci.
Subiectul dreptului la marca colectivă
Mărcile colective aparțin unor persoane juridice care nu exercită direct o activitate comercială sau industrială, cum sunt ministerele sau anumite grupări profesionale. Acestea autorizează întreprinderile subordonate sau ale căror interese le reprezintă să folosească, în anumite condiții, marca colectivă pe care au înregistrat-o și care este aceeași pentru toate aceste întreprinderi.
Dreptul la marca colectivă aparține, așadar, ministerului sau grupării colective care autorizează folosirea ci, și nu întreprinderilor care o folosesc.
Sub aspectul subiectului, ceea ce caracterizează marca colectivă este faptul că titularul ei este o organizație care nu desfășoară o activitate economică, comercială sau industrială.
Mărcile colective individualizează, prin urmare, produsele unor producători diferiți, atestând ceea ce este comun acestor produse, si anume calitatea obținută prin respectarea acelorași reguli de fabricație. Ele sunt mai curând mărci de calitate, iar majoritatea autorilor nici nu le consideră ca adevărate mărci.
Capitolul VII
DOBANDIREA ȘI STINGEREA DREPTULUI LA MARCÃ
1. Considerații generale
„Rațiuni de securitate juridică au determinat manifestarea unui puternic curent în favoarea sistemului dobândirii dreptului Ia marcă prin îndeplinirea unor formalități de natură a da o dată certă actului de apropriere a mărcii, de „intrare în posesie"
Dobândirea prin prioritate de folosire este și astăzi caracteristică altor semne distinctive. Pentru rațiunile arătate, mărcile s-au separat destul de curând de celelalte semne distinctive, prin făptui ca au început să fie înscrise în registre publice*.
Actul de înscriere este denumit depozit sau înregistrare, termeni folosiți adesea în mod greșit, ca având același înțeles. în sens propriu, termenul depozit desemnează actul de înscriere a mărcii în registru, de către administrația competentă, fără un examen prealabil al validității mărcii (în țările în care sistemul legal este al neexamenului prealabil). înregistrarea este termenul tehnic care desemnează actul de înscriere în registru după un examen prealabil al validității semnului, efectuat de administrația competentă.
Pe de altă pane, folosirea mărcii, care înseamnă exploatare efectivă a mărcii și este generatoare a dreptului asupra mărcii în unele sisteme, nu trebuie confundată, sub acest din urmă aspect, cu depozitul, care este o formalitate prin care publicul este informat de faptul că a intervenit un act de apropriere asupra semnului respectiv, ale cărui efecte sunt diferite, în diferitele sisteme, dar, în general, temporare (putând fi prelungite prin reînnoirea depozitului).
In unele legislații, dreptul la marcă nu se naște decât Prin înregistrare în registrul mărcilor. In aceste țări, depozitul mărcii este denumit atributiv sau constitutiv. Este și sistemul legii noastre.
2. Sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosire
În primele legislații, ca și în legea româna din 1879, dreptul la marcă se dobândea prin prioritate de folosire.
Întrucât legea din 1879 cunoștea și formalitatea depozitului s-au pus în legătură cu aplicarea ei unele probleme de interpretare. Articolul 7 din această lege, avea următorul cuprins: „Comercianții sau fabricanții care doresc a revendica proprietatea exclusivă a unei mărci sunt îndatorați a depune două exemplare din modelul acestei mărci la grefa tribunalului de comerț unde se află domiciliul lor". Acest text a fost interpretat în sensul ca formalitatea depozitului la care se referea are un caracter declarativ.
Jurisprudența româna, urmând unanimitatea doctrinei, a admis, cu foarte rare excepții, caracterul declarativ al depozitului prevăzut de legea din 1879, stabilind că dreptul la marcă aparține celui care a folosit-o cel dintâi.
Depozitul avea, așadar, semnificația unei revendicări a mărcii, dar nu putea fi invocat de un uzurpator împotriva celui care a folosit marca anterior, fără a efectua depozitul ei.
în prezent, se consideră că actul de primă folosire, pentru a conduce la dobândirea dreptului Ia marcă, trebuie să îndeplinească doua condiții principale: una obiectivă, șt anume sa reprezinte un contact între public și marcă, și una subiectivă, și anume ca acest contact să exprime voința de apropriere a mărcii de către cel care săvârșește actul.
Mergând pe această linie, jurisprudența consideră că, pentru a produce efecte juridice, folosirea mărcii trebuie să fie publică și exercitată animo domini.Folosirea trebuie exercitată de la început animo-domini, ceea ce înseamnă că titlul posesiunii nu poate fi intervenit. în schimb, jurisprudența tinde să admită ca folosirea nu trebuie neapărat să fie directă, ci poate rezulta din aplicarea mărcii pe cataloage, reclame etc.
Depozitul declarativ
Depozitul este un mijloc de publicitate prin care marca și luarea ei în stăpânire sunt aduse la cunoștința publicului. Data depozitului constituie dată certă a luării în posesie a mărcii, iar conținutul depozitului stabilește cu certitudine limitele protecției, care se va extinde la tot ce cuprinde depozitul, fixând elementele și aspectul mărcii revendicate și totodată cărora le este destinată marca. Acestea sunt prevăzute în lista care trebuie să însoțească marca depusă.
Depozitul creează o prezumție de proprietate asupra mărcii în favoarea depunătorului.
În toate țările în care dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de folosire, iar efectul este declarativ, terții în conflict cu titularul mărcii depuse trebuie să dovedească că titularul depozitului nu folosește marca
Așadar, în conflictul între două persoane dintre care una a folosit marca, iar cealaltă a depus-o, dreptul asupra mărcii va fi recunoscut primului posesor în temeiul priorității de folosire. Dar depozitul efectuat creează o prezumție de proprietate în favoarea depunătorului, obligând cealaltă parte să facă proba contrară. Avantajul este considerabil față de faptul că în acest domeniu proba este adesea greu de făcut, mai ales când este vorba de mărci vechi.
Depozitul, chiar declarativ, deschide calea acțiunii în contrafacere. Aceasta înseamnă că depozitul mărcii are efectul de a constitui pe toți terții, în terți de rea-credință. Așadar, chiar în sistemul depozitului declarativ, actul depozitului are, cât privesște dreptul la acțiune în contrafacere, un efect atributiv.
Depozitul are valoarea unui act de apropriere a mărcii, care conduce Ia dobândirea dreptului la marcă, independent de orice act de folosire din partea depunătorului, ori de câte ori nu există, cu privire la acea marcă, un drept anterior dobândit prin prioritate de folosire. Așadar, in lipsa unei anteriorități, depozitul, in principiu declarativ, devine atributiv sau constitutiv.
Din momentul efectuării depozitului, nici un act de folosire din partea unui terț nu mai este opozabil depunătorului mărcii (desigur, dacă nu este vorba de continuarea unor acte de folosire, anterioare depozitului).
În doctrina și jurisprudență franceză s-a dat o deosebită amploare teoriei potrivit căreia unul din efectele importante ale depozitului este de a face marca independentă de întrebuințarea ei, teorie denumită a independenței mărcii depuse.
Sistemele mixte
Principala critică care s-a adus sistemului declarativ al depozitului este aceea de a menține indefinit o situație incertă cu privire la drepturile asupra mărcii, întrucât, oricând o anterioritate dovedită poate fi invocata împotriva depunătorului.
Pentru a înlătura acest neajuns, unele legislații au adoptat un sistem mixt, completând sistemul priorității de folosire și al efectului declarativ al depozitului, cu transformarea, după o perioadă de timp nedeterminată, a depozitului în dovada definitivă a dreptului depunătorului asupra mărcii depuse. Acest sistem, practicat de Marea Britanie, este denumit și sistemul efectului atributiv amânat.
Printre sistemele mixte figurează și sistemul provocator și acela al avizului prealabil.
In sistemul provocator, marca nu este supusă unui examen de fond, ca în sistemul înregistrării", dar se dispune după examenul formal al depozitului, publicarea mărcii, ceea ce permite terților interesați să declare într-un anumit termen opoziție la înregistrarea mărcii.
In sistemul avizului prealabil (elvețian), organul administrativ competent previne pe depunător asupra riscului de a se izbi de eventualele anteriorități, dar, la cererea acestuia, procedează totuși la înregistrare.
5.Sistemul dobândirii dreptului de marcă prin prioritate de înregistrare
Dreptul la marcă se dobândește, în cadrul acestui sistem, de cel care cel dintâi înregistrează o anumită marcă. Actele de folosire anterioare înregistrării nu sunt opozabile ca anteriorități, dacă n-au fost urmate de o înregistrare.
Interesul luat în considerare în acest sistem este interesul publicității și al securității raporturilor juridice.
Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în materie de invenții, posesorului anterior de bună-credință nu i se recunoaște, în principiu, după înregistrarea mărcii de către o altă persoană, nici un drept de posesiune anterioară și personală.
În legea noastră în vigoare, principiul dobândirii dreptului la marcă este consacrat de an. 4, care prevede că mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu vor putea fi folosite numai după înregistrarea lor potrivit prevederilor legii și, totodată, că mărcile nu pot fi folosite decât pentru produsele, lucrările sau serviciile pentru care au fost înregistrate.
Stabilind că mărcile nu pot fi folosite decât după înregistrarea lor, legea stabilește, prin aceasta chiar, că folosirea fără înregistrare a unei mărci nu produce nici un fel de efecte juridice.
Dar caracterul constitutiv de drepturi al înregistrării este și expres consacrat de art. 18 al legii mărcilor, care prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului un drept de folosire exclusivă a mărcii pentru produsele, lucrările sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea.
Folosirea după înregistrare a mărcilor de comerț și de servicii este facultativă.
Aceeași soluție este valabilă și pentru mărcile de fabrică atât românești cât și străine, dat fiind că dispozițiile legii privitoare la marca obligatorie trebuie considerate în prezent așa cum am arătat, abrogate implicit.
6.Procedura înregistrării
Procedura înregistrării mărcilor cuprinde trei faze principale : depozitul reglementar al mărcii, examenul cererilor de înregistrare și înregistrarea propriu-zisă.
La cererea solicitanților, înainte de depozitul unei mărci, O.S.I.M. efectuează, contra unei taxe, o cercetare de anteriorități, care permite solicitanților să decidă, în cunoștință de cauză, dacă se vor angaja sau nu în procedura înregistrării.
Sistemul efectuării la cerere a unei cercetări de anteriorități își are rațiunea de a fi în sistemele care nu cunosc examenul de fond al mărcii pentru a înlătura riscul unor acțiuni în contrafacere.
Potrivit an. 10 din legea nr. 28/1967, depozitul reglementar al mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu se constituie prin înregistrarea unei cereri la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.
Cererea de înregistrare a unei mărci colective trebuie să fie aprobată pentru unitățile din subordinea sa de ministerul de resort, care stabilește lista întreprinderilor îndreptățite să folosească marca, precum și regulamentul de folosire a acesteia (pct. 47 din Instrucțiuni).
7. Depozitul reglementar
Potrivit art. 10 al legii în vigoare, depozitul reglementar se constituie prin înregistrarea unei cereri Ia organul administrativ competent, care este O.S.I.M. Cererile privind mărcile individuale se depun de întreprinderile interesate care fabrică produse, execută lucrări sau prestează servicii.
Pentru mărcile colective, cererile se depun de ministerele sau organizațiile care reprezintă interesele întreprinderilor cărora urmează să le fie atribuite. Cererea de înregistrare a mărcii se întocmește într-un singur exemplar în limba română, nu poate avea ca obiect decât o singură marcă și trebuie să cuprindă, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din H.C.M. nr.77/1968: denumirea și sediul solicitantului, obiectul activității întreprinderii, pentru mărcile individuale, sau ramura de activitate a ministerului ori grupării colective, pentru mărcile colective, și indicarea actului de înființare și organizare, indicarea produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care se cere înregistrarea mărcii; invocarea dreptului de proprietate; invocarea priorității de expoziție; descrierea mărcii; semnătura solicitantului.
8. Examenul cererii de înregistrare a mărcii
Odată depuse, cererile de înregistrare a mărcilor sunt supuse, potrivit dispozițiilor an. 15 al legii nr. 28/1967, unui examen efectuat Ia O.S.I.M. Se examinează, în primul rând, dacă sunt îndeplinite condițiile de formă arătate mai sus, pentru constituirea unui depozit valabil. Acest examen se face în termen de 20 de zile de la efectuarea depozitului.
Cererile care îndeplinesc condițiile de formă de care depinde caracterul reglementar al depozitului se înscriu în registrul-mărcilor depuse în temeiul unei decizii motivate, de admitere a constituirii depozitului, așa cum rezultă din an. 7 al H.C.M. nr. 77/1968. Cererile care nu îndeplinesc aceste condiții se resping printr-o decizie motivată. Atât deciziile de. admitere, cât și cele de respingere se comunică solicitanților.
Cererile incomplete, care îndeplinesc unele condiții minime se înscriu totuși în registrul mărcilor depuse sub rezerva completării lipsurilor, în termen de 6 luni de la primirea înștiințării O.S.I.M. Dacă cererile incomplete nu sunt completate în termen de 6 luni de la prirrtirea înștiințării O.S.I.M. (termenul este de numai 3 luni pentru actele de prioritate), ele sunt radiate din registrul mărcilor depuse, în baza unei decizii de radiere, care se comunică solicitanților.
9. Înregistrarea mărcilor și examenul de fond
După ce se constată că depozitul cererii de înregistrare a unei mărci a fost legal constituit și se dispune înscrierea mărcii în registrul mărcilor depuse, marca este supusă unui examen de fond care, potrivit an. 13 din H.C.M. nr. 77/1968 se efectuează de O.S.I.M. În termen de o lună de la emiterea deciziei de admitere a depozitului reglementar al mărcii. Examenul de fond al mărcii se poate încheia prin emiterea unei decizii de admitere pentru publicare a mărcii care îndeplinește condițiile legale pentru a fi înregistrată, sau prin emiterea unui aviz de respingere provizorie a înregistrării. Toate deciziile privind înregistrarea mărcii se comunică solicitanților în termen de 15 zile de la emiterea lor.
Mărcile admise Ia înregistrare se înscriu, în conformitate cu art. 15 din H.C.M. nr. 77/1968, în registrul mărcilor de fabrică de comerț și de servicii înregistrate, eliberându-se solicitanților certificate de înregistrare.
10. Durata protecției și reînnoirea mărcilor
Art. 18 din legea mărcilor, care consacră caracterul constitutiv de drepturi al înregistrării, stabilește totodată că protecția pe care o asigură înregistrarea are o durată limitată la 10 ani de la data constituirii depozitului.
În legea anterior în vigoare, ca în toate legislațiile în care depozitul mărcii are o valoare declarativă, împlinirea termenului de eficacitate a depozitului nu însemna pierderea dreptului la marcă, pentru că, în acest sistem, marca se dobândește și se conservă indefinit prin folosirea ei. Împlinirea duratei de protecție pe care o asigură depozitul are ca efect numai pierderea avantajelor decurgând din efectuarea depozitului. Dreptul la marcă se reînnoiește continuu prin folosire.
În sistemul înregistrării însă, împlinirea termenului de 10 ani duce la stingerea dreptului la marcă, afară dacă intervine din partea titularului un act de conservare care este reînnoirea depozitului pentru o nouă perioadă de protecție.
Dreptul la reînnoirea înregistrării este prevăzut de art. 20 din lege și poate fi exercitat indefinit, începând din ultimul an al fiecărei perioade de protecție, până la împlinirea a 6 luni de la expirarea acestui an. Reînnoirea înregistrării se face însă fără a se aduce modificări esențiale mărcii.
11.Modificarea listei produselor, lucrărilor sau serviciilor
O marcă poate fi înregistrată și pentru mai multe produse, lucrări sau servicii, dar acestea trebuie menționate într-o listă care se depune împreună cu cererea de înregistrare. In cursul activității unei întreprinderi care a înregistrat în aceste condiții o marcă (sau mai multe) poate să apară necesitatea de a aplica marca și pe alte produse, lucrări sau servicii, sau de a renunța la aplicarea ei pentru anumite produse, lucrări ori servicii, în asemenea cazuri, legea mărcilor prevede că la cererea întreprinderii titulare a mărcii, O.S.I.M. poate restrânge lista produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care s-a înregistrat marca, prin decizie motivată (an. 30 din H.C.M. nr. 77/1968. O asemenea restrângere se poate face și din oficiu sau la cererea unor persoane interesate, în temeiul unei hotărâri definitive.
12. Stingerea dreptului la marcă
Cauzele de stingere a dreptului la marcă pot fi împărțite în doua categorii principale: unele sunt comune ambelor sisteme de dobândire a dreptului de marca iar altele proprii fiecăruia din ele.
Referitor la abandon, acesta reprezintă în realitate o renunțare tacită, după cum renunțarea titularului constituie un abandon expres. În general, problema abandonului mărcii este caracteristică, așa cum am arătat, sistemului dobândirii mărcii prin prioritate de folosire și este indisolubil legată de problema îndelung discutată a existenței sau inexistenței unei obligații de exploatare în sarcina titularului mărcii. Majoritatea legislațiilor noi au rezolvat expres această problemă.
Expirarea duratei de protecție ca mod de stingere a dreptului la marcă nu ridică probleme deosebite în sistemul dobândirii dreptului la marcă prin înregistrare.
Renunțarea titularului mărcii și nulitatea sunt cauze de stingere comune celor două sisteme principale de dobândire a dreptului la marcă.
În ceea ce privește lichidarea întreprinderii titulare a mărcii, ea nu este în general, menționată ca atare în legislațiile occidentale.
În realitate, așa cum este reglementată în dreptul nostru această cauză de stingere reprezintă o forma de abandon prin încetarea activității legate de folosirea mărcii.
Radierea intervine, la cererea titularilor în cazul renunțării, la cererea celor interesați sau din oficiu. în cazul lichidării întreprinderii titulare și al expirării duratei de ocrotire și din oficiu, în cazul când marca a fost anulată sau nulitatea mărcii a fost constatată printr-o hotărâre rămasă definitivă.
13. Decăderea din dreptul la marcă
Legea noastră nu prevede nici o cauză de decădere a titularului unei mărci. Cauzele de decădere sunt, în general, neplata taxelor și neexecutarea obligației de exploatare, acolo unde o asemenea obligație există.
În ceea ce privește neplata taxelor, spre deosebire de ceea ce se întâmplă la brevete, în cazul mărcilor, neexistând obligația de plată a unor anuități, nu poate exista nici decădere pentru neplata taxelor. Cu toate acestea s-ar putea pune problema efectelor neplății în termen a taxei de reînnoire a înregistrării. Atât taxa de înregistrare, cât și cea de reînnoire se plătesc, potrivit art. 37 al HCM. nr. 77/1968, în termen de 3 luni de la depunerea cererii la registratura O.S.I.M. Dar, în ceea ce privește taxa de reînnoire, art. 37 alin. penultim prevede posibilitatea plății acestei taxe, în termen de 6 luni de la expirarea termenului inițial de 3 luni, cu o majorare de 50%.
Există și o a doua situație de stingere a dreptului la marcă prin expirarea perioadei de protecție.
S-ar mai putea pune problema dacă dreptul la marcă se stinge în caz de neexploatare, prin decăderea din drepturi a titularului. Problema este în realitate aceea de a ști dacă folosirea mărcii este o condiție de conservare a dreptului asupra mărcii. În unele legislații decăderea pentru neexploatare este expres consacrată, iar în alte sisteme de drept ea a fost aplicată de jurisprudență, pe cale de interpretare, pornindu-se, în general, de la funcțiile mărcii.
Capitolul VIII
NATURA ȘI CONȚINUTUL DREPTULUI LA MARCÃ
Natura dreptului la marcă
Natura dreptului la marcă a constituit o problemă atât de controversată, încât în prezent doctrina a încetat sa se mai preocupe de ea, mulțumindu-se cu analiza trăsăturilor caracteristice ale acestui drept. Asemenea tuturor celorlalte drepturi de proprietate industrială, dreptul la marcă a început prin a fi definit ca drept de proprietate, pentru a fi încadrat apoi în categoria specială a drepturilor denumite intelectuale, de clientelă sau de monopol.
Trăsăturile caracteristice dreptului la marcă
O primă problemă care s-a pus în legătură cu dreptul la marcă este aceea a caracterului său absolut sau relativ.
Majoritatea autorilor consideră dreptul la marcă un drept absolut, opozabil tuturor.
Dreptul la marcă, spre deosebire de dreptul născut din brevetul de invenție, este un drept care poate fi prelungit nelimitat în timp. Cu alte cuvinte, el are o vocație de perpetuitate.
Acest caracter al dreptului la marcă rezultă, în sistemul dobândirii sale prin prioritate de folosire, din posibilitatea conservării la infinit a dreptului prin simpla întrebuințare (exercitare), iar în sistemul priorității de înregistrare, din posibilitatea nelimitată de a reînnoi depozitul mărcii, la expirarea fiecărei perioade de protecție.
Dreptul la marcă este, într-un anumit sens, un drept accesoriu, pentru că legătura sa cu întreprinderea sau cu fondul de comerț este mult mai puternică decât în cazul brevetelor de invenție.
Asemenea celorlalte drepturi de proprietate industrială, dreptul la marcă are un caracter teritorial, în sensul ca protecția marcii se extinde la întregul teritoriu național, dar, spre deosebire de celelalte drepturi de proprietate industrială, dreptul la marcă are o anumita vocație de universalitate.
Conținutul dreptului la marcă
Principalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă
sunt: dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă, si dreptul de a interzice folosirea aceluiași semn de către alții (iusprohibendi).
Aceste două prerogative, caracteristice dreptului la marcă, î-l situează în categoria drepturilor privative, din care fac parte toate drepturile de proprietate intelectuală.
Un element specific care intră în conținutul dreptului la marca, este și el caracteristic drepturilor de proprietate intelectuală, este dreptul de prioritate.
În sistemul dobândirii dreptului la marcă prin folosire, dreptul la prioritate este dreptul celui care cel dintâi a folosit un anumit semn ca marcă, de a fi recunoscut ca titular al mărcii.
In sistemul dobândirii dreptului la marcă prin înregistrare, dreptul de prioritate este dreptul celui care cel dintâi a efectuat depozitul unei cereri de înregistrare a unui anumit semn ca marcă, de a fi recunoscut ca titular al mărcii.
Ca și pentru celelalte drepturi de proprietate industrială, pentru dreptul la marcă. Convenția de la Paris a recunoscut un drept de prioritate unionistă în favoarea aceluia care cel dintâi a efectuat depozitul unei mărci de fabrică, de comerț sau de servicii, într-o țară a Uniunii. Acest drept de prioritate este dreptul, recunoscut celui care a efectuat pentru prima oară depozitul unei mărci într-o țară a Uniunii de Ia Paris, de a depune aceeași marcă, în interval de 6 luni de la efectuarea primului depozit, în oricare altă țară a Uniunii, fără ca depozitele sau actele de folosire săvârșite de terți, în acest interval, să-i fie opozabile.
Epuizarea dreptului la marcă prin punerea în circulație a produselor
Evoluția funcțiilor economice ale mărcii a influențat întinderea drepturilor titularului unei mărci. Pentru a determina această întindere în raport cu deținătorii produsului care poartă marca, au fost elaborate două teorii: aceea a licenței tacite, creație a doctrinei franceze, la care s-a raliat o parte din doctrina belgiană și olandeză, și aceea a epuizării dreptului titularului, creație a doctrinei germane, care a extins-o din domeniul brevetelor la aceia al mărcilor.
Pornind de la ideea că „folosirea" mărcii de către dobânditorii și subdobânditorii produselor marcate trebuie sa fie acceptată de titularul mărcii, doctrina a formulat principiul denumit al neintervenției.
Potrivit acestui principiu, titularul unei mărci nu poate interzice, celor care au dobândit produsele sale, de a se servi de marca aplicată pe aceste produse sau de a se referi la ea, întrucât punerea în circulație a unor produse marcate presupune că intermediarii le vor putea vinde, cu marca pe care o poartă.
Din punct de vedere juridic, fundamentarea acestui principiu a fost găsită în ideea de licență tacită. În teoria licenței tacite se susține că vânzarea inițială implică o autorizare tacită de folosire, care nu înseamnă o dezmembrare a dreptului la marcă, ce există independent de proprietatea obiectului care poartă marca. Cumpărătorul produsului dobândește dreptul de a folosi marca, în anumite limite (de exemplu, vânzătorul cu amănuntul al unor produse marcate nu are dreptul să le soldeze, după cum nu are dreptul să le exporte).
Teoria epuizării dreptului titularului a fost creată de jurisprudența și doctrina germană încă la începutul secolului și are la bază ideea că dobânditorul unui produs marcat a dobândit, atât marca, cât și produsul. Odată produsul pus în circulație, dreptul titularului este „epuizat", în măsura în care este vorba de o folosire normală a semnului aplicat sau atașat la produs. Potrivit acestei teorii, dreptul exclusiv al titularului de a pune în circulație un produs, acoperit de marca sa, se epuizează așadar, la prima vânzare a produsului. Din acest moment dreptul la marcă nu mai poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru tranzacțiile ulterioare. Interesul pe care titularul l-ar putea avea de a interveni, în temeiul unor clauze contractuale care ar fi fost convenite cu prilejul vânzării inițiale, nu poate justifica o acțiune întemeiată pe dreptul asupra mărcii, care, prin natura sa, nu conferă un „drept de suită” asupra produselor vândute și care nu are „nici ca obiect, nici ca efect, de a atribui titularului monopolul desfacerii produselor sale, până la consumatorul final.
Se recunoaște însă, titularului mărcii, un drept de intervenție, ori de câte ori intermediarul săvârșește acte incompatibile cu funcția mărcii.
Capitolul IX
TRANSMISIUNEA DREPTULUI LA MARCÃ
Transmisibilitatea dreptului la marcă
Legea română consacră principiul transmisibilității, atât totale, cât și parțiale, a dreptului la marca individuală. Așadar, marca este, în dreptul nostru, un bun transmisibil, atât cu titlu gratuit, cât și cu titlu oneros, atât în total, cât și în parte, atât împreună cu întreprinderea sau fondul de comerț, cât și separat.
Principiul conexității și principiul cesiunii libere a mărcii
J. Kohler, pornind de la natura specială a dreptului la marcă, a ajuns la concluzia inadmisibilității transmiterii mărcii altfel decât împreună cu întreprinderea ale cărei produse este menită să le identifice. Această concluzie constituie substanța principiului denumit al conexității mărcii.
Intransmisibilitatea mărcii colective
Spre deosebire de marca individuală, marca colectivă este intransmisibilă. Ea nu poate forma obiect de cesiune, nici totală, nici parțială și nici obiect de gaj sau de executare silita. Gruparea colectivă care este titulara mărcii nu o poate transmite, întrucât dreptul său nu există decât în considerarea funcțiilor pe care le exercită în interes general. La rândul lor, întreprinderile îndreptățite de a o folosi cu condiția respectării anumitor norme, prevăzute în regulamentele aprobate în acest scop, nu au un drept propriu la marcă, ci sunt deținătoarele unei autorizări de folosire care nu poate forma obiect de transmisiune. Și în dreptul nostru, marca colectivă este intransmisibilă prin natura ei. Deși art. 22 alin. 3 din lege nu se referă decât la interzicerea cesiunii mărcilor colective „de către întreprinderile care au primit aprobarea să le folosească", trebuie să admitem că interdicția privește și gruparea colectivă sau ministerul care autorizează folosirea unei mărci colective, tocmai dată fiind natura mărcii colective.
Cesiunea
Marca înregistrată poate fi transmisă de titularul ei, cu sau fară întreprinderea de care este legală, printr-un contract de cesiune.
Cesionarul dobândește totalitatea drepturilor cedentului titular al mărcii care, după efectuarea cesiunii, devine un terț în raporturile privitoare la marcă. Marca poate forma obiect de cesiune nu numai totală dar și parțială. O asemenea cesiune va crea o coproprietate asupra mărcii care va aparține atât cesionarului, cât și, în continuare, cedentului. în acest caz, dreptul la acțiunea în contrafacere aparține, cum este și firesc, ambilor coproprietari.
Contractul de cesiune este supus reglementărilor de drept comun. Astfel, cesiunii cu titlu gratuit i se vor aplica dispozițiile din codul civil privitoare la donațiuni, iar celei cu titluu oneros, dispozițiile privitoare la vânzare.
In ceea ce privește raporturile dintre părți, potrivit dreptului comun, ele vor fi guvernate de principiul autonomiei de voință a părților contractante.
Prin contractul de cesiune, cesionarul este subrogat în drepturile cedentului. Acesta din urmă nu va mai putea exercita acțiunea în contrafacere decât pentru fapte anterioare cesiunii, introducând însă în cauză pe cesionar, întrucât în cursul procesului s-ar putea pune problema validității mărcii transmise.
Cesionarul beneficiază astfel de depozitul efectuat de cedent, nefiind obligat la efectuarea unui nou depozit. El dobândește dreptul de a folosi marca, chiar dacă este o marcă nominală, dar are obligația de a evita să creeze vreo confuzie în mintea consumatorilor.
Așa cum s-a arătat, cesionarul dobândește dreptul de a exercita acțiunea în contrafacere. Prin aplicarea regulilor în materie de vânzare, cedentul este considerat a avea o obligație de garanție fața de cesionar. Cedentul este de asemenea obligat să se abțină de la orice acte care ar putea tulbura exploatarea mărcii de către cesionar.
Cesiunea forțată
Transmisiunea mărcilor poate îmbrăca uneori nu forma unei cesiuni voluntare, ci a unei cesiuni forțate. Problema se pune în cazul executării silite și al aplicării unor măsuri de expropriere.
Doctrina, ca și jurisprudența, disting, în asemenea cazuri, între transmisiunea forțată separată a mărcii și transmisiunea forțată a mărcii împreună cu întreprinderea și fondul de comerț.
În primul caz, majoritatea autorilor au respins ideea că urmărirea silită s-ar putea îndrepta exclusiv asupra mărcii.
P. Roubier arată că ar fi greu de admis ca un creditor să execute silit numai marca unui producător, care va putea astfel continua fabricarea produselor sale, dar va pierde dreptul de a le marca aplicând semnul sub care sunt cunoscute publicului. O astfel de soluție ar fi contrară scopului reglementării juridice a protecției mărcilor.
În schimb, jurisprudența a fost favorabilă cesiunii forțate a mărcii, ca accesoriu al unei întreprinderi sau al unui fond de comerț.
Contractul de licență
În temeiul cantractul de licență de marcă, titularul unei mărci transmite unei alte persoane dreptul de a aplica sau atașa marca sa pe produsele pe care le fabrică sau le pune în circulație. Născut în domeniul brevetelor de invenție, contractul de licență a fost transplantat și în alte domenii.
În dreptul nostru, admisibilitatea transmisiunii dreptului de a folosi marca rezultă expres din dispozițiile art. 21 din lege.
Contractul de licență, asemenea contractului de cesiune este supus dispozițiilor de drept comun, deci principiului autonomiei de voință a părților contractante, în lipsa unei clauze contractuale, se vor aplica, prin asemănare, dispozițiile privitoare la contractul de locațiune.
Ceea ce caracterizează contractul de licență, deosebindu-1 de alte contracte privitoare la mărci, este dreptul pe care îl dobândește beneficiarul licenței de a aplica el însuși marca altuia pe produsele fabricate sau procurate de el sau serviciile pe care le prestează.
Ținând seama de aceasta trăsătură, în doctrină se arată că singura formă de licență propriu-zisă în materie de marcă este licența de exploatare, prin care titularul mărcii acordă unui terț nu numai dreptul de a aplica marca transmisă, dar și de a fabrica produsul, astfel încât același semn ajunge să individualizeze două producții de origine diferită, dar identice cât privește caracteristicile lor.
În practică se folosește însă termenul de licență și pentru a desemna autorizarea de aplicare sau atașare a mărcii pe produse furnizate de cedent. Aceasta formă de licență denumită de folosire, este în realitate un mod de exercitare prin delegație a dreptului exclusiv al titularului
Licența de exploatare trebuie deosebită de licența de reclamă care constă în autorizarea folosirii, în scop comercial și publicitar, a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altuia (de exemplu, autorizarea de a folosi numele sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen, ca Mickey Mouse, James Bond etc). într-o altă clasificare se deosebește licența exclusivă, prin care cedentul se obligă sa nu mai acorde alte licențe, licența simplă sau neexclusivă și licența reciprocă sau încrucișată, prin care părțile își conced reciproc dreptul de a fabrica un produs, punându-l în circulație sub aceeași denumire, fiecare producător păstrând dreptul asupra propriei sale mărci.
Licența poate fi nelimitată sau limitată, fie din punct de vedere teritorial, fie din punctul de vedere al produselor asupra cărora poartă și care pot fi toate sau o parte din produsele pentru care este depusă marca. Spre deosebire de cel de cesiune, contractul de licență este, de obicei, limitat în timp.
Efectele contractului de licență
Titularul mărcii păstrează în contractul de licență, dreptul de a continua exploatarea mărcii sale. El este singurul care poate exercita acțiunea în contrafacere. Asemenea locatorului, el este dator să asigure beneficiarului licenței folosirea mărcii și este ținut la obligația de garanție de evicțiune și de garanție de vicii ascunse. Ca și în cazul cesiunii, clauzele de exonerare de obligația de garanție sunt, în principiu, valabile.
Existența contractului de licență nu împiedică pe titularul mărcii să cedeze marca sa. Cesionarul va trebui însă să respecte drepturile beneficiarului licenței. Din obligațiile ce revin titularului mărcii față de beneficiarul licenței se deduce imposibilitatea pentru acesta de a renunța la marcă fără consimțământul beneficiarului.
Beneficiarul licenței, la rândul său, are în dreptul nostru trei obligații principale: obligația de a exploata marca, obligația de a plăti prețul licenței (fixat de obicei sub formă de redevență) și obligația de a menține calitatea produselor sau serviciilor acoperite de marcă.
Rațiunea obligației de exploatare este atât conservarea valorii mărcii cât și uneori, conservarea dreptului la marcă al titularului (în țările în care conservarea dreptului implică folosirea mărcii).
Adesea, pentru a evita degradarea mărcii, contractele de licență cuprind clauze menite să asigure calitatea produselor, printre care dreptul titularului mărcii de a controla respectarea condițiilor de calitate.
În absența unei clauze exprese, beneficiarul licenței nu are dreptul de a conceda sublicențe. Spre deosebire de cesionar, beneficiarul licenței nu poate exercita acțiunea în contrafacere, dar va avea la dispoziție acțiunea în concurență neleală.
Înscrierea contracteleor de cesiune și licență
Formalitatea înscrierii este necesară pentru a face opozabil terților transferul drepturilor privitoare la mărci, indiferent dacă este vorba de acte de transmisiune între vii, de acte mortis causa sau de cazurile când transferul mărcii intervine în cadrul reorganizării persoanelor juridice.
Înscrierea se face în Registrul mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu înregistrate. Din dispozițiile alin, 1 și 2 ale art. 21 din lege rezultă că înscrierea determină momentul de la care transmisiunea este opozabilă terților, pe când între părți, efectele ei se produc, potrivit dreptului comun, din momentul încheierii contractului.
Contractul de franchising
Contractul de franchising este acordul prin care un fabricant sau o întreprindere de prestări de servicii concede unui comerciant, în schimbul unei redevențe, o marcă de fabrică sau de servicii, angajându-se totodată să-i acorde asistență pentru organizarea întreprinderii, formarea personalului, tehnica de comercializare etc.
Adesea contractul de franchising este însoțit de o comunicare de know-how și chiar de o clauză de aprovizionare.
Ceea ce rămâne însă caracteristic pentru acest contract este faptul că totdeauna are ca punct de plecare o licență de marcă, întovărășită, așa cum s-a arătat, de elemente diferite.
Capitolul X
MIJLOACE DE APÃRARE A DREPTULUI LA MARCÃ
Contestația împotriva hotărârilor O.S.I.M
Din dispozițiile art. 26 din lege combinat cu art. 24, rezultă că această cale de atac este deschisă împotriva hotărârilor O.S.I.M., privind:
depozitul reglementar al cererilor de înregistrare a mărcilor;
publicarea și înregistrarea mărcilor;
reînnoirea înregistrării mărcilor;
radierea mărcilor;
înscrierea actelor de transmisiune a mărcilor;
restrângerea listei produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care este înregistrată marca;
Potrivit dispozițiilor art. 15 al legii mărcilor după depunerea la registratura O.S.l.M. cererile de înregistrare sunt examinate, în termen de 20 zile, din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de formă, prevăzute pentm constituirea unui depozit valabil. Din dispozițiile an. 7 al H.C.M. nr. 77/1968 rezultă că cererile care îndeplinesc condițiile legale se înscriu în registrul mărcilor depuse, în temeiul unei decizii motivate de admitere a constituirii depozitului, iar cele care nu îndeplinesc aceste condiții se resping, tot printr-o decizie motivată. Alin. 2 an. 7 prevede că atât deciziile de admitere, cât și cele de respingere a constituirii depozitului reglementar se comunică solicitanților în termen de 5 zile de la emiterea lor.
Decizia de admitere a constituirii depozitului reglementar este, totodată, decizia în temeiul căreia se procedează la înscrierea mărcii în registrul mărcilor depuse. Deciziile de admitere sau de respingere a constituirii depozitului reglementar reprezintă deci prima categorie de hotărâri prevăzute de an. 26 din legea mărcilor, care pot fi atacate pe calea contestației.
Legea se referă și la contestațiile împotriva deciziilor de publicare si înregistrare a mărcilor.
După înscrierea în registrul mărcilor depuse, marca este supusă unui examen de fond care, potrivit dispozițiilor an. 13 clin H.C.M. nr. 77/1968 se efectuează în termen de o lună de la emiterea deciziei de admitere a depozitului reglementar.
Examenul de fond conține două faze, fiecare din ele încheindu-se cu o decizie.
Prima fază se încheie prin emiterea unei decizii de admitere pentru publicare sau prin emiterea unui aviz de respingere provizorie a înregistrării, care se poate transforma (dacă solicitantul nu răspunde la obiecțiile făcute, în termenul fixat, sau dacă răspunsul său nu este satisfăcător) în decizie definitivă de respingere a cererii de înregistrare a mărcii
Decizia de admitere pentru publicare, precum și decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii reprezintă cea de-a doua categorie de hotărâri împotriva cărora este deschisă calea contestației, la care se referă art. 26 din lege. Din această categorie fac parte și deciziile de înregistrare a mărcilor în Registrul mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu înregistrare, care se emit după împlinirea a 3 luni de la publicarea mărcilor admise spre publicare, dacă în interval nu s-au declarat contestații împotriva înregistrării mărcii sau dacă contestațiile au fost respinse.
Deși durata legală a protecției mărcilor este de 10 ani de Ia data constituirii depozitului, aceasta protecție poate fi prelungită indefinit, prin reînnoirea depozitului pentru o nouă perioadă de protecție, Ia expirarea celei precedente.
Dreptul la reînnoirea mărcii este prevăzut de art. 20 din legea mărcilor. Nici din acest text și nici din art, 19 Și 20 din hotărârea de aplicare a legii, nu rezultă că reînnoirea înregistrării s-ar face în temeiul unei decizii de admitere a cererii de reînnoire a înregistrării mărcii
Dar, atât din faptul că art. 26 din lege se refera expres, reglementând contestația, la deciziile privind reînnoirea înregistrării, cat și din motive de simetrie în procedură, trebuie să admitem ca examenul la care este supusa cererea de reînnoire a înregistrării și la care se referă art. 18 din Instrucțiuni se încheie cu o decizie de admitere sau respingere a cererii, susceptibilă de a fi atacată pe calea contestației.
Calea contestației este deschisă potrivit art. 26 din lege și împotriva deciziilor de radiere a mărcilor.
Poate fi atacată pe calea contestației și decizia de admitere a înscrierii transmisiunii drepturilor asupra mărcilor,iar dreptul de a exercita contestația aparține atât părților, cât și oricărui terț interesat.
Toate deciziile O.S.I.M. susceptibile de a fi atacare pe calea contestației se comunică părților, într-un anumit termen de la emiterea lor.
În ceea ce privește părțile, art. 26 lit. a din lege stabilește un termen de 3 luni de la comunicarea deciziei atacate, pentru introducerea contestației. Același articol, la lit. b, prevede ca pentru terții interesați, termenul pentru introducerea contestației este de 6 luni de la publicare în publicația oficială privind mărcile. Contestațiile se depun la registratura O.S.I.M., care le trimite în aceeași zi secretariatului comisiei speciale, unde sunt înregistrate, în ordine cronologică, în registrul de contestații.
Potrivit art. 28 din legea mărcilor, contestațiile împotriva deciziilor O.S.I.M. sunt de competența Comisiei pentru soluționarea litigiilor privind mărcile, care funcționează în cadrul O.S.I.M.
Acțiunea în anulare a mărcii
Referindu-se la acțiunea în anulare, an. 27 din lege prevede că orice persoană interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate, în următoarele cazuri:
a) Dacă marca nu putea fi înregistrată, potrivit dispozițiilor an. 17 lit. b, întrucât constituia copierea, imitarea sau traducerea unei mărci notorii din alt stat penim produse, lucrări sau servicii identice sau similare. .
b) Dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credință, de pildă când înregistrarea s-a făcut în frauda drepturilor aparținând unor terti.
c) Daca marca nu putea fi înregistrata, potrivit dispozițiilor art. 17 lît. d și c, întrucât cuprinde, fără autorizarea organelor competente, nume sau portrete de conducători de stat, denumiri de organizații sau de unități administrativ-teritoriale din România, reproduceri sau imitații de steme, drapele, ordine, medalii, embleme și insigne, semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garanție, ori aceleași semne ori elemente aparținând altor state sau organizațiilor internaționale interguvemamcntale, dacă folosirea lor este interzisă de convențiile la care România este parte.
d) Dacă marca cuprinde indicații false ori înșelătoare, ori este contrară legilor, sau ordinii publice.
Așadar, calea acțiunii în anulare este deschisă, în toate cazurile în care înregistrarea unei mărci s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 17, și nu numai în cazul încălcării dispozițiilor de la lit. b și d-f ale acestui articol.
În toate cazurile în care nulitatea este absolută, acțiunea poate fi exercitată de orice persoană interesata și chiar din oficiu.
În cazul prevăzut de art. 17 lit. a (indisponibilitate) nulitatea fiind relativă, acțiunea nu aparține decât titularului dreptului încălcat.
Organul competent să judece în primă instanță acțiunile în anulare este, ca și în cazul contestațiilor, Comisia pentru soluționarea litigiilor privind mărcile din cadrul O.S.I.M.
Acțiunea în anulare și acțiunea în contrafacere
Cele mai frecvente cazuri de anulare a unei mărci sunt urmarea unor acțiuni în contrafacere.
Dacă se examinează diferitele cauze de anulare a mărcii, prevăzute de art. 17, constatăm că în cazurile de la lit. a (care formează majoritatea în practică) și b ne aflăm în fața aproprierii unei mărci indisponibile. Cu alte cuvinte, în fața unei coliziuni între drepturi anterioare și posterioare.
În asemenea cazuri, reclamantul alege de obicei calea acțiunii în contrafacere (atunci când condițiile contrafacerii sunt întrunite), întrucât această acțiune este, așa cum se va vedea, mai eficace. Admiterea acțiunii în contrafacere va avea ca efect anularea totală sau parțială a mărcii contrafăcute. Exemplele de acest fel sunt foarte numeroase.
Astfel, atunci când constată, la 10 iunie 1975, în acțiunea intentată de parfumeria Jean Patou că mărcile „Caline" și „Carline" folosite pentru produse similare sunt susceptibile de a fi confundate și că cea de-a doua este posterioară celei dintâi, Tribunalul de comerț din Louvain anulează această marcă, disputând radierea ei din registrul Benelux al mărcilor.
Între acțiunea în nulitate si acțiunea în contrafacere, deosebirile sunt esențiale.
Acțiunea în nulitate este întotdeauna o acțiune civilă, pe când acțiunea în contrafacere este, în anumite condiții, o acțiune penală.
Scopul acțiunii în nulitate este anularea mărcii, iar efectele anulării se produc retroactiv.
Scopul acțiunii în contrafacere este interzicerea în viitor a folosirii mărcii contrafăcute și obligarea la daune-interese pentru prejudiciul adus titularului mărcii uzurpate.
Efectele anulării se produc, ca efect al radierii mărcii, erga omnes.
Efectele hotărârii pronunțate în acțiunea în contrafacere sunt relative.
Acțiunea în anulare se prescrie în termene diferite în funcție de cauza nulității, pe când acțiunea în contrafacere se prescrie potrivit dreptului comun.
În dreptul nostru, competența în soluționarea acestor acțiuni este și ea diferită. Așa cum s-a arătat, acțiunea în anulare este de competența Comisiei speciale din cadrul O.S.I.M., cu recurs la tribunal pe când acțiunea în contrafacere este de competența instanțelor de drept comun.
Repunerea în termen
Articolul 31 din lege consacră dreptul O.S.I.M., al Comisiei pentru soluționarea litigiilor privind mărcile, sau al Tribunalului Municipiului București, după caz, de a dispune repunerea în termen la cererea celor interesați sau din oficiu, în cazul când constată că termenele în legătură cu mărcile au fost depășite din motive temeinic justificate.
Termenele a căror împlinire are drept efect stingerea dreptului subiectiv la marcă nu sunt, prin natura lor, susceptibile de a face obiectul unei repuneri în termen. Un astfel de termen este cel fixat de lege pentru reînnoirea înregistrării.
Cererea din repunere în termen sau sesizarea din oficiu se face, potrivit art. 31. în intervalul a 2 luni de la încetarea cauzei care a justificat pierderea termenului, dar nu mai târziu de împlinirea unui an de la expirarea acestui termen.
În cazul în care este vorba de pierderea termenului de 3 luni prevăzut de an. 14 din lege, pentru confirmarea prin acte de prioritate a priorităților invocate, repunerea în termen nu poate fi bazată decât pe motive de forță majoră.
5. Uzurparea dreptului la marcă
Încălcarea dreptului la marca este desemnată, în mod obișnuit, prin termenul general de uzurpare și îmbracă două forme principale:
reproducerea servilă sau cvasiservilă, denumită contrafacere, dacă este vorba de o marcă depusă, și
imitarea,denumită imitare frauduloasă,dacă este vorba de o marcă nedepusă.
Încălcările dreptului la marcă deschid calea acțiunii civile, iar în anumite condiții și calea acțiunii penale.
În doctrină se face o distincție între încălcarea dreptului la marcă și atingerile aduse valorii mărcii.
În primul caz, protecția titularului mărcii este asigurată prin acțiunea de contrafacere, iar în cel de-al doilea prin acțiunea civilă și, uneori, prin aceea în concurență neleală.
6. Acțiunea civilă
Articolul 30 din lege prevede că litigiile privind încetarea faptelor care aduc atingere dreptului de folosire a mărcilor, precum și cele privind repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegală a mărcilor se soluționează de instanțele judecătorești.
Hotărârile pronunțate în aceste litigii sunt supuse căilor de atac de drept comun.
Din dispozițiile legii rezultă că acțiunea civilă în acest domeniu îmbracă două forme: forma acțiunii negatorii și forma acțiunii în daune, ambele acțiuni putându-se evident, cumula. În afară de litigiile îa care se referă expres art. 30, se pot ivi, în legătură cu mărcile, și alte categorii de litigii, de pildă, privind încălcarea prin marcă a unui drept personal nepatrimonial al unui terț (dacă marca cuprinde ca element numele unui terț), transmisiunea dreptului la marcă.
În lipsa unei reglementări speciale, trebuie să admitem că toate aceste litigii sunt de competența instanțelor de drept comun, judecându-se potrivit dispozițiilor codului de procedură civilă.
În legătură cu acțiunea civilă determinată de fapte care, cad sub incidența legii penale, se pune problema aplicării principiului etecta una via non datur recursus ad alteram.
Partea vătămată își poate valorifica pretențiile, fie în cadrul acțiunii penale, fie, separat, pe calea acțiunii civile.
Efectul irevocabil al opțiunii încetează dacă faptul cu care a fost sesizată instanța penală nu cade sub incidența legii penale, în acest caz, partea vătămată poate introduce o acțiune în daune în fața instanței civile.
în cazul în care instanța penală pronunță achitarea pentru lipsă de intenție, ea este obligată să se pronunțe asupra cererii de despăgubiri a părții civile. De asemenea, acțiunea civilă se judecă de instanța penală, chiar dacă acțiunea penală s-a stins.
Contrafacerea
Încălcările dreptului de marcă sunt sancționate prin acțiunea în contrafacere. Limitele contrafacerii sunt determinate de concurență, dat fiindcă „nu există încălcare a dreptului decât dacă încălcarea emană de la un concurent al titularului mărcii, întrucât marca nu este protejată decât pentru produse identice și similare".
Cu alte cuvinte, în raporturile între titularul mărcii si concurenții săi, protecția titularului este asigurată prin acțiunea în contrafacere. În materie de mărci se pot distinge două categorii diferite de fapte sancționate prin acțiunea în contrafacere: contrafacerea propriu-zisă și fapte asimilate contrafacerii.
La rândul său, contrafacerea propriu-zisă poate îmbrăca două forme: contrafacerea în înțeles restrâns sau reproducerea servilă ori brutală a unei mărci aparținând unei alte persoane și imitarea frauduloasă (reproducerea mai mult sau mai puțin exactă) a mărcii altuia.
Faptele asimilate contrafacerii sunt și ele de două feluri: folosirea unei mărci reproduse sau imitate fraudulos aplicarea frauduloasă a mărcii altuia.
Contrafacerea există prin simplul fapt al reproducerii sau imitării unei mărci străine, independent de orice act de folosire a mărcii reproduse sau imitate. Este, de pildă, suficient să se dovedească fabricarea obiectului cu ajutorul căruia se realizează marca (sigiliul, eticheta, flaconul etc). O singură condiție se cere, și anume ca marca reprodusă sau imitată să fie destinată a fi aplicată pe produse identice sau similare, pentru că numai în acest caz destinația este ilicită, fiind de natură a crea o confuzie.
Acțiunea în contrafacere este deschisă și în cazul întrebuințării mărcii reproduse sau imitate fraudulos. În categoria faptelor asimilate contrafacerii figurează, în majoritatea legislațiilor, și punerea în vânzare de produse purtând o marcă contrafăcută.
Infracțiunea de contrafacere se săvârșește totdeauna cu intenție și se poate înfățișa sub forma reproducerii (pentru care legea folosește termenul de contrafacere), a imitării și a folosirii fără drept a mărcii altuia. Dar independent de sancționarea penală a contrafacerii care cade sub incidența art. 41 alin, 2, contrafacerea sub toate formele ei deschide calea acțiunii civile în contrafacere.
Contrafacerea în sens restrâns și folosirea mărcii contafăcute
Contrafacerea este, în general, o reproducere servilă sau brutală a mărcii altuia. În aceste cazuri ca este evidentă, în practică însă contrafacerea servilă, așa cum este ușor de înțeles, se întâlnește relativ rar.
Jurisprudența din diferite țări a considerat adesea, drept contrafacere și o reproducere incompletă (parțială) și neservilă, cu condiția de a purta asupra elementelor esențiale sau caracteristice ale mărcii, iar în unele legislații acest punct de vedere este consacrat în chiar definiția contrafacerii.
Pentru a exemplifica, Curtea de Apel din Bruxelles, în apelul împotriva hotărârii Tribunalului comercial din Bruxelles de la 6 septembrie 1973, stabilea că mărcile „Raak Cola" și „London Cola" nu aduc atingere mărcii „Coca-Cola", întrucât diferă verbal suficient și sunt altfel prezentate din punct de vedere grafic de aceasta din urmă
Analiza jurisprudenței din diferite țări a permis degajarea a mai multe reguli pe care instanțele le aplică pentru a conchide la existența contrafacerii.
Cea dintâi și cea mai importantă este regula potrivit căreia contrafacerea se apreciază în funcție de asemănări, și nu de deosebiri.
În al doilea rând, existența contrafacerii depinde de existența unui risc de confuzie, în aprecierea acestuia se ține seama de reacția consumatorului mijlociu. În materie de contrafacere nu este necesară dovada relei-credințe.
În sfârșit, nu este necesar sa se fi produs confuzia creată prin contrafacere, este suficient ca ea să fie posibilă.
În practică, distincția între contrafacere și folosirea mărcii contrafăcute este adesea greu de făcut din cauza întrepătrunderii faptelor.
Prin folosire a mărcii contrafăcute se înțeleg o serie întreagă de acte dintre cele mai diferite, începând desigur cu vânzarea sau punerea în circulație a unor produse punând o marcă contrafăcuta, terminând cu referirea la o marcă străină și trecând prin depozitul mărcii sau refuzul de a radia depozitul.
Doctrina deosebește, în această varietate, două forme de folosire fără drept a unei mărci străine: cea directă (în care intră folosirea mărcii străine pe produsele, anunțurile sau facturile proprii) si cea indirectă (în care intră expunerea spre vânzare a unor produse purtând o marcă contrafăcută sau aplicată de alții).
În cazul folosirii unei mărci contrafăcute însă, spre deosebire de cazul contrafacerii propriu-zise, jurisprudența a admis scuza bunei-credințe. Diferența de soluții este explicată prin existența unei prezumții de rea-credință în cazul contrafacerii sub forma reproducerii servile a unei mărci străine.
Imitarea frauduloasă a mărcii altuia și folosirea mărcii imitate
În timp ce contrafacerea este o uzurpare directa și fățișă, imitarea este o contrafacere deghizată și că spre deosebire de autorul celei dintâi, care urmărește să reproducă exact marca altuia, imitatorul reproduce numai trăsăturile esențiale, izbitoare, sperând, cu ajutorul asemănării de ansamblu, să inducă în eroare pe consumatori, iar cu ajutorul deosebirilor, să se sustragă represiunii.
În doctrină se face uneori distincție între imitarea frauduloasă care constituie infracțiune (și presupune intenție) și imitarea ilicită, creație a jurisprudenței și care deschide calea unei acțiuni civile în care singura dovadă care se cere este existența unei imitări, de natură a induce în eroare pe consumatori. Ceea ce este hotărâtor este impresia de ansamblu, de unde regula ca instanța trebuie să procedeze la o apreciere sintetică, și nu analitică a mărcilor în prezență.
Dacă și în cazul imitației frauduloase este necesară existența riscului unei confuzii, ca și în cazul contrafacerii, nu este necesar ca acest rezultat să se fi produs în mod concret. Este suficient ca el să fie posibil.
În funcție de clementul prin care se realizează contrafacerea prin imitare și deci în legătură cu care se apreciază asemănarea se pot deosebi trei forme diferite:
imitarea prin asemănare fonetică;
imitarea prin asemănare vizuală ;
imitarea prin asemănare intelectuală care, la rândul său, poate îmbrăca una din următoarele forme:
— prin analogie;
— prin echivalent;
— prin contrast.
Dacă regulile aplicabile pentru aprecierea contrafacerii sunt în general aceleași în cazul reproducerii și al imitației, este totuși necesară semnalarea unor deosebiri. Ca și în cazul folosirii unei mărci contrafăcute, și în cazul imitării mărcii altuia, uzurpatorul poate invoca scuza bunei-credințe.
Aplicarea frauduloasă a mărcii altuia
În doctrină aplicarea frauduloasă a unei mărci străine este tratată ca o formă distinctă de contrafacere. În dreptul nostru, față de redactarea art. 41 alin. 2 din lege, ea intră în noțiunea largă de folosire fără drept a unei mărci aparținând altei persoane. Observăm că în acest caz, marca străină nu este nici reprodusă, nici imitată.
De pildă, jurisprudența a calificat drept aplicare frauduloasă a unei mărci străine faptul de a-și procura sticlele goale ale unui fabricant sau faptul de a folosi o cutie purtând o marca străină, și a înlocui produsul pe care îl cuprinde cu alt produs80.
O forma sub care se înfățișează aplicarea frauduloasă a unei mărci străine este și construcția unei mașini sau a unui aparat nou, din piese sau resturi provenind din mașini utilizate pe care se iasă marca originală.
Acțiunea în contrafacere
În dreptul românesc acțiunea în contrafacere este supusă reglementării de drept comun. În cazul în care este vorba de acțiunea penală în contrafacere, ea se va pune în mișcare la plângerea părții vătămate sau din oficiu. Cât privește acțiunea civilă, aceasta va fi guvernată de regulile privitoare la răspundera civilă delictuală.
Având în vedere faptul că uzurparea dreptului la marca nu este numai o sursă de prejudicii patrimoniale, ci reprezintă în primul rând încălcarea unui drept personal nepatrimonial, titularul mărcii are dreptul de a cere instanței încetarea faptelor care aduc atingere dreptului său și obligarea autorului încălcării la îndeplinirea măsurilor socotite necesare, de către instanță, pentru asigurarea dreptului atins.
Concurența neleală
Comparând acțiunea în contrafacere cu acțiunea în concurență neleală se ajunge la cocluzia că, în timp ce fundamentul acțiunii de contrafacere îl constituie încălcarea unui drept al reclamantului, fundamentul acțiunii în concurență neleală îl formează conduita criticabilă a pârâtului, încălcarea unei obligații.
Deosebirea de finalitate între cele două acțiuni este, în mare măsură, consecința deosebirii lor de natură. Acțiunea în contrafacere urmărește aplicarea unor sancțiuni grave și este în principal o acțiune penală , pe când acțiunea în concurență neleală este în principiu e acțiune civilă.
În practică, acțiunea în concurență neleală se înfățișează adesea ca un mijloc de protecție complementară, în căzul când nu poate fi utilizată acțiunea în contrafacere sau în completarea unei asemenea acțiuni.
Potrivit majorității jurisprudenței, ea presupune îndeplinirea condițiilor obișnuite pentru o asemenea acțiune, și anume: existența unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, a culpei imputabile pârâtului, și o legătură de la cauză la efect între fapta ilicită și prejudiciu.
Problemele concurenței, inclusiv ale concurenței ncieale, au format, așa cum era si firesc, una din prioritățile legiuitorului după revoluția din 1989.
În ordine cronologică trebuie semnalate art. 30-40 din legea un 15 din 8 august 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome fi societăți comerciale.
La 30 ianuarie 1991 este publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare legea nr. 11 privind combaterea concurenței neloiale.
Articolul 1 al legii consacră obligația comercianților de a-și executa obligațiile cu bună credință și potrivit uzanțelor cinstite, iar art. 2 definește actul de concurență neleală ca fiind orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite, în activitatea comercială sau industrială.
Potrivit art. 3 răspunderea pentru încălcarea obligației va fi, după caz, civilă, contravențională sau penală.
Actele de concurență neleală constituind contravenții sunt limitativ enumerate în art. 4, iar cele care constituie fapte penale, în art. 5. Aceleași texte precizează și sancțiunile contravenționale și penale aplicabile.
Obligația de a înceta actele de concurență neleală și de a repara daunele cauzate este prevăzută în an. 6. Dealtfel inutil, în măsura în care ea rezultă din dreptul comun, iar art. 7 prevede expres recurgerea la acțiunea în responsabilitate civilă delictuală, orî de câte ori actele prevăzute de art. 4 și 5 sunt cauzatoare de daune patrimoniale sau morale. Importantă în art. 9 este precizarea potrivit căreia și daunele morale deschid calea acțiunii în răspundere civilă delictuală, conducând la repararea prejudiciului cauzat. Precizarea, care poate părea inutilă, este bine venită față de tendința jurisprudenței anterioare de a refuza repararea patrimonială a daunelor morale.
Același art. 9 în alineatul 2 prevede răspunderea solidară pentru daune a comerciantului în cazul săvârșirii faptelor prevăzute de lege, de către un salariat în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu. Răspunderea solidară este înlăturată în cazul în care comerciantul face dovada că, potrivit uzanțelor, nu era în măsură să prevină săvârșirea faptei cauzatoare de prejudicii.
Prescripția acțiunii în concurență neleală este stabilită de art. 12, la un an de la data când cel păgubit a cunoscut sau putea să cunoască dauna cauzată, fără însă a se putea depăși 3 ani de la săvârșirea faptei.
Capitolul XI
PROTECȚIA INTERNAȚIONALÃ A MÃRCILOR
1. Convenția de la Paris
Convenția de la Paris care are ca obiect protecția proprietății industriale menționează și mărcile de fabrică sau de comerț și mărcile de servicii.
Beneficiarii Convenției sunt, potrivit art. 2, resortisanții Uniunii, cu alte cuvinte naționalii (persoane fizice sau persoane juridice) diferitelor țări membre ale Uniunii, precum și cei pe care art. 3 îi asimilează resortlsanților, și anume persoanele care își au domiciliul sau care poseda întreprinderi industriale ori comerciale „efective și serioase", pe teritoriul uneia din țările Uniunii.
Dispozițiile din Convenția de la Paris care asigură tuturor resortisanților Uniunii minimum de protecție sunt de două categorii.
Unele sunt aplicabile prin intermediul legislației naționale. Este vorba de reguli cuprinse în Convenția de la Paris care tind să asigure o anumită uniformitate de reglementare pe întregul teritoriu al Uniunii, în anumite probleme importante, dar numai prin includerea lor în legislația națională a țărilor membre. Ele definesc statutul național al mărcii.
Dispozițiile din a doua categorie reprezintă însă un adevărat drept uniform pentru teritoriul Uniunii. Ele definesc statutul unionist al mărcii.
În cadrul primei categorii se înscriu: unele regului privind folosirea mărcii, principiul independenței mărcilor, protecția mărcilor notorii, protecția mărcilor de servicii, interzicerea folosirii ca marcă a anumitor semne, protecția titularului împotriva depozitului fraudulos al reprezentantului său în străinătate.
2. Aranjamentul de la Madrid
Idee creării unui sistem internațional de înregistrare a mărcilor a fost formulată încă din 1886, cu prilejul Conferinței de la Roma, dar nu a ajuns să se realizeze decât la 14 aprilie 1891. La Conferința care a avut loc la Madrid, a fost adoptat un Aranjament având acest obiect, prin care s-a creat o Uniune restânsă în cadrul Uniunii pentru protecția proprietății industriale.
Aranjamentul de la Madrid a fost supus mai multor revizuiri succesive:
Bruxelles (1900), Washington (1911), Haga (1925), Londra (1934), Nisa (1957), Stockholm (1967 ) și a fost modificat în 1979.
3. Înregistrarea internațională
Înregistrarea internațională nu reprezintă o înregistrare de natură specială, ea asigură unei mărci naționale preexistente o protecție internațională. Înregistrarea internațională a mărcilor se face la O.M.P.I la Geneva, în temeiul unei înregistrări de bază efectuate într-una din țările membre ale Aranjamentului de la Madrid.
Prin revizuirea care a făcut obiectul Actului de la Nisa, s-a stabilit (an. 6 alin.2) că legătura între înregistrarea internațională și înregistrarea de bază nu se menține decât 5 ani de la data înregistrării internaționale.
Așadar, potrivit Actului de la Nisa, în perioada de 5 ani cât se menține legătura dintre cele două înregistrări, validitatea înregistrării internaționale transferată cesionarului depinde de validitatea înregistrării în țara de origine a cedentului, înregistrarea de bază rămânând neschimbată.
După împlinirea acestor 5 ani, înregistrarea internaționala devine independentă de orice înregistrare națională.
Legătura între înregistrarea națională prealabilă și înregistrarea internațională, legătura care este temporară potrivit Actului de la Nisa (și cea permanentă potrivit celor anterioare), are drept consecință logică faptul că protecția rezultând din înregistrarea internațională nu mai poate fi invocată din momentul în care marca nu mai beneficiază de protecție în țara de origine, astfel încât, la cererea administrației țării de origine, înregistrarea internațională poate fi radiată.
Dacă însă administrația țării de origine nu cere radierea mărcii, ci se mărginește să notifice că marca făcând obiectul înregistrării internaționale nu mai este protejată în țara de origine, se face mențiune despre această notificare în registrul internațional și se comunică țărilor membre, care vor proceda cum vor socoti de cuviință.
Înregistrarea internațională produce, așadar, în fiecare din țările membre ale Aranjamentului, cu excepția țării de origine, efectele unui depozit național, analizăndu-se într-un fascicol de depozite naționale.
4. Aranjamentul de la Nisa
La 15 iunie 1951 s-a încheiat la Nisa un Aranjament privind clasificarea internațională a mărcilor prin care s-a creat o Uniune restrânsă având, la 1 ianuarie 1995, 42 state membre.
Aranjamentul de la Nisa a fost revizuit la Stokholm (1967) și Geneva (1977).
Clasificarea, destinată să faciliteze înregistrările, atât naționale, cât și internaționale, cuprinde 34 clase de produse și 10 clase de servicii.
Fiecare membru al Uniunii restrânse are dreptul să adopte această clasificare, fie ca principală, fie ca auxiliară.
Țara noastră, deși nu este membră a Aranjamentului, aplică în practică clasificarea internațională. Așadar, nu toate țările membre ale Uniunii de la Madrid au aderat la Aranjamentul de ia Nisa, după cum există unele țări membre ale acestui din urmă Aranjament care nu fac parte din Uniunea de la Madrid.
Tratatul și Aranjamentul de la Viena
Cu prilejul Conferinței diplomatice care a avut Ioc la Viena în 1973 s-a pus problema găsirii unei soluții mai largi decât aceea pe care o oferea Aranjamentul de la Madrid, pentru înregistrarea internațională a mărcilor'1.
Rezultatul propunerilor a fost Tratatul de la Viena din 12 iunie 1973 (modificat în 1985) privind înregistrarea mărcilor.
Un Aranjament din aceeași dată instituie o clasificare internațională a elementelor figurative ale mărcilor, creând în această privință o Uniune restrânsă.
Tratatul de la Viena este conceput să existe concomitent cu Aranjamentul de la Madrid, un stat putând fi membru al ambelor Uniuni, iar resortisanții unor asemenea state având dreptul să recurgă, în funcție de statele în care vor să-si asigure protecția la oricare din aceste acre.
Cererea de marcă internațională este total independentă de orice înregistrare în țara de origine și se face direct la O.M.P.I. Legile naționale vor putea însă impune obligația unui depozit național prealabil.
Cererea trebuie să indice țările în care se cere protecția, dar rămâne deschisă și posibilitatea unor desemnări ulterioare.
Pentru a satisface țările în care dreptul la marcă se naște din prioritate de folosire, tratatul prevede că un stat nu va putea refuza protecția unei mărci pe motiv că ea n-a fost folosită în interval de 3 ani de la data înregistrării naționale.
6. Tratatul de la Nairobi
Între 24 și 26 septembrie 198I a avut loc la Nairobi o conferință diplomatică la care s-a adoptat un tratat privind protecția simbolului olimpic.
Potrivit tratatului (care cuprinde 6 articole), statele membre se angajează să asigure protecția simbolului olimpic (5 inele întrepătrunse) contra oricărei utilizări în scopuri comerciale, fără autorizarea Comitetului Internațional Olimpic, proprietarul acestui simbol. Tratatul semnat de 22 state, a intrat în vigoare la 25 septembrie 1982.
Studiu de caz
F.C. Arsenal Vs Mr. Reed
Acest litigiu se datorează vânzării de către un anume domn Reed a unor eșarfe înscripționate cu caracterele cuvântului ,,Arsenal”, semn înregistrat ca marcă de binecunoscutul club din divizia întâi engleză Arsenal FC. Având în vedere că activitatea de vânzare de diverse suveniruri generează pentru cluburile de fotbal niște câștiguri deloc neglijabile, Arsenal este conștient de necesitatea de a gestiona distribuția de produse oficiale, de aceea a acționat în judecată vânzătorii de produse neoficiale. Unul dintre aceștia, domnul Reed, posedă mai multe standuri în apropierea stadionului lui Arsenal, vinde suveniruri de mai bine de 31 de ani, toate având mai multe embleme ale lui Arsenal și nici o autorizare. Acesta se apără împotriva plângerii lui Arsenal de violare a dreptului de marcă, susținând că el și-a prevenit întotdeauna clienții de faptul că vindea produse neautorizate, fapt evidențiat și din punct de vedere al prețului.
Conform avocatului general, titularul unei mărci poate să se opună oricărei utilizări comerciale a mărcii de către un terț care are ca obiectiv furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii pe piață. Motivele pentru care consumatorii decid să cumpere asemenea bunuri sau servicii sunt fără importanță. Acesta subliniază că elementele esențiale sunt identificarea mărcii și a produsului de către consumator și utilizarea mărcii în comerț de către un terț.
Sesizată asupra acestei probleme de contrafacere, Înalta Curte de Justiție din Anglia ajunge la concluzia că semnele inscripționate de domnul Reed pe acele produse erau percepute de public ca pe niste mărturii ale susținerii, loialității sau atașamentului.
Ca răspuns la jurisdicția engleză, C.J.C.E. afirmă că, pentru ca marca să-și poată juca rolul de element esențial în sistemul de concurență leală, ea trebuie să constituie garanția că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia îi poate fi atribuită responsabilitatea calității lor. Pentru ca această garanție de proveniență, care constituie garanția esențială a mărcii, să poată fi asigurată, titularul mărcii trebuie să fie protejat împotriva concurenților care ar vrea să abuzeze de poziția și de reputația mărcii, vânzând produse ilegale. Din aceste considerații decurge faptul că dreptul exclusiv prevăzut de articolul 5 al directivei europene a fost adoptat cu scopul de a permite titularului mărcii de a-și proteja interesele specifice ca și titular al mărcii, adică de a asigura ca marca să-și îndeplinească propriile funcții. Exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată cazurilor în care utilizarea semnului de către un terțaduce atingere sau este susceptibilă de a aduce atingere functiilor mărcii, și deci fucției sale esențiale, aceea de a garanta consumatorilor provenienta produsului.
Bibliografie
Căpățână, O. – „Dreptul Concurentei Comerciale. Concurenta neloiala pe piata interna si internationala ”, Ed. Lumina Lex, Busscuresti, 1994;
Chavanne, A, J.J. Burst, “Droit de la propriete industrielle”, ed.a II-a, Dalloz, 1980;
Corhan, Adriana – „Dreptul Concurentei Comerciale” – note de curs, Ed. Europa Nova Lugoj, 1998;
Eminescu, Yolanda – „Protectia desenelor si modelelor industriale”,Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1993;
Eminescu, Yolanda – „Concurenta neleala”, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1993;
Leveque, Francois – „Economie de la propriete intellectuelle”, Paris, La Decouverte, 2003 ;
Lewi, Georges – „La Marque dans tous ses états” , Editions lpm. Novembre 2000 ;
Lewi, Georges – „L'odyssée des marques. Les marques, mythologie contemporaine”, Dalloz, 1998
Macovei, Ioan – „Dreptul proprietății intelectuale” Iași, Editura Universității "Al. I. Cuza", 2002;
Roș, Viorel – „Dreptul proprietății intelectuale”, București, Global Lex, 2001;
Roubier, Paul – „Droit intelectuelle ou de clientele”, Dalloz, 1999
Site-uri Internet:
http://www.spr-consilio.com/arteu2.htm
http://www.twobirds.com/english/publications/articles/ArsenalvReedTheEnd.cfm
http://www.out-law.com/page-3594
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:MT:NOT
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Regimul Juridic al Marcilor (ID: 125841)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.