Protectia Juridica a Marcilor In Cadrul Dreptului Propietatii Intelectuale

CUPRINS

CAPITOLUL I CONSIDERȚII PRINVIND CADRUL LEGISLATIV ÎN MATERIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Cadrul legislativ actual privind protecția proprietății intelectuale

Elemente de drept comparat

CAPITOLUL II CONSIDERAȚII INTRPDUCTIVE PRINVIND MĂRȚILE

2.1. Definirea conceptului de marcă

2.2. Semenel care pot constitui mărci

2.2.1. Numele

2.2.2. Denumirile

2.2.3. Sloganurile și titlurile de publicații

2.3. Desenele

2.4. Literele și cifrele

2.5. Elemente figurative

2.6. Forma produsului

2.7. Forma ambalajului

2.8. Culoarea produsului sau a ambalajului

2.9. Prezentarea sonoră

2.10. Combinațiile de semne

CAPITOLUL III CLASIFICAREA MĂRCILOR

3.1. Mărcile de fabrică și mărcile de comerț

3.2. Mărcile de produse și mărcile de servicii

3.3. Mărcile individuale și mărcile colective

3.4. Mărcile facultative și mărcile obligatorii

3.5. Mărcile simple și mărcile combinate

3.6. Măprcile verbale, mărcile figurative și mărcile sonore

3.7. Mărcile auditive, mărcile vizuale și mărcile intelectuale

3.8. Mărcile speciale

CAPITOLUL IV SUBIECTUL DREPTULUI DE MARCĂ ȘI DOBÂNDIREA DREPTULUI DE MARCĂ

4.1. Subiectul dreptului de marcă

4.1.1. Subiectul dreptului la marcă individuală

4.1.2. Subiectul dreptului la marcă colectivă

4.1.3. Subiectul dreptului la marca de certificare

4.2. Dobândirea dreptului de marcă

4.2.1. Sisteme de dobândire a dreptului de marcă

4.2.2. Procedura de înregistrare a mărcii

Durata de protecție a mărcii

Reînnoirea înregistrării mărcii

Modificarea înregistrării mărcii

CAPITOLUL V CONDIȚII PRIVIND PROTECȚIA MĂRCILOR

5.1. Condiții de fond

5.1.1. Distinctivitatea

5.1.2. Disponibilitatea

5.1.3. Liceitatea

5.2. Condiții de formă

CAPITOLUL VI PRACTICĂ JUDICIARĂ

6.1. Marca. Acțiune privind interzicerea utilizării nume comercial înregistrat ca marcă  anterior

6.2. Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

alin. – alineatul

art. – articolul

C.pen. – Codul penal al României

C.pr. pen. – Codul de procedură penală

H.G. – Hotărârea Guvernului

lit. – litera

M.Of. – Monitorul Oficial

nr. – numărul

O.M.C. – Organizația Mondială a Comerțului

O.R.D.A – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

op.cit. – operă citată

p. – pagina

pct. – punctual

vol. – volumul

CAPITOLUL I
CONSIDERȚII PRINVIND CADRUL LEGISLATIV ÎN MATERIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Cadrul legislativ actual privind protecția proprietății intelectuale

În literatura de specialitate proprietatea intelectuală este considerată o componentă a fondului de comerț, manifestându-se prin multe variante, de la descoperiri esențiale în oricare domeniu de activitate până la activități specifice de conducere sau de organizare, care pot face obiectul unor tipuri de contracte.

În scopul protejării acestor drepturi a fost adoptată, în funcție de natura drepturilor protejate și de modalitățile prin care s-a considerat că este posibilă valorificarea eficientă a acestora, o legislație diversificată.

Intereseul deosebit în acest sens este justificat de valoarea mare a unor drepturi de autor și de ignorarea acestora în multe domenii sau chiar în unele țări.

La nivel internațional se estimează că o pondere destul de ridicată, de aproximativ
5-7% din comerț îl reprezintă produsele realizate sau difuzate cu încălcarea proprietății intelectuale.

O serie de reglementări legislative au suferit, de-a lungul timpului, modificări succesive, fiind completate cu norme de aplicare cu regulamente aplicabile în domeniul intern sau internațional. În această direcție Legea 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a fost modificată prin O.G. nr. 59/2002, aprobată prin legea nr. 664/2002.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 59/2002 s-a modificat Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Totodată s-a stabilit că se încalcă drepturile titularului unei „mărci înregistrate în cazul oricărui produs sau ambalaj care poartă o marcă de produs sau de serviciu identică sau care nu poate fi deosebită în aspectele sale esențiale.”

De asemenea, în scopul aplicării Legii nr. 202/2000 au fost adoptate o serie de norme de aplicare aprobate prin H.G. nr. 301/2001, acest act normativ cuprinzând elemente comune cu unele regulamente ce își găsesc aplicabilitate în comunitatea europeană, regulamente ce au suferit, la rândul lor, modificări succesive.

Noțiunea de proprietate intelectuală reunește atât drepturile privind operele literare, artistice și științifice, cât și drepturile de proprietate industrială privind brevetele de invenții, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau comerț ori de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență, precum și protecția împotriva concurenței neloiale.

În literatura de specialitate, drepturile de proprietate industrială sunt grupate, în funcție de obiectul lor, în drepturi asupra creațiilor industriale (invențiile, desen modelele industriale, know-how-ul) și drepturi asupra semnelor distinctive (mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, denumirile geografice și indicațiile de proveniență).

Un element incorporal semnificativ al fondului de comerț îl reprezintă brevetele de invenție, titlul de protecție pentru invenție fiind brevetul de invenție, care oferă titularului său un drept exclusiv de exploatare, pe întreaga durată de protecție a acestuia.

Trebuie menționat că un brevet poate fi acordat pentru orice invenție, în toate domeniile tehnologice, având ca obiect un produs sau un procedeu, cu condiția „ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială.”

Ca o condiție de formă, noutatea brevetului de invenție trebuie să fie absolută, în sensul că brevetul trebuie să fie original, să prezinte ceva nou, necunoscut și neexploatat până în acel moment. Aprecierea noutății invenției constă în cercetarea diferenței între tehnică și invenția propusă, în sensul că invenția nu trebuie să fi făcut abiect de anterioritate, adică să fi fost depusă, descrisă, expusă ori să fi făcut obiectul ueni alte cereri pentru brevet de invenție.

Brevetul de invenție conferă posesorului sau succesorilor legali ai acestuia dreptul de exploatare a obiectului brevetat, ori încredințarea spre exploatare, dreptul de a urmări în instanță pe cel care ar uzurpa drepturile derivând din brevet.

Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului și drepturile rezultate din brevet pot fi transmise în tot sau în parte; transmiterea se poate face prin cesiune sau pe bază de licență exclusivă sau neexclusivă, precum și prin succesiune legală sau testamentară.

Asemeni, brevetului de inveție și desenele și modelele industriale sunt elemente incorporale ale fondului de comerț care reprezintă creații de formă, creații ce permit individualizarea produselor industriale printr-un element estetic sau artistic. Ca forme de creație intelectuală, desenele și modelele industriale personalizează aspectul unor produse cunoscute, imprimându-le noi elemente de formă asigurându-le astfel realizarea unor importante cifre e afaceri și, implicit, dezvoltarea activității comerciale.

Noțiunea de desen industrial presupune aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și materiale sau ornamentația produsului în sine.

Conceptul de modelul industrial este definit ca „aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură sau ornamentația produsului în sine.”

În măsura în care un desen sau model industrial este nou și are un caracter individual, acesta poate forma obiectul unei cereri de înregistrare. Un desen sau model industrial este socotit nou dacă niciun desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Desenele sau modelele industriale se consideră că sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative.

Astfel, un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Desenele sau modelele industriale ale căror destinație și aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri vor fi excluse de protecție.

Prin Legea nr.84/1998 sunt reglementate mărcile și indicațiile geografice. Prin marcă este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.

Comerciantului îi revine libertatea de a-și aleage marca pe care o consideră corespunzătoare produselor ori serviciilor sale. Mărcile pot fi formate din cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.

Trebuie menționat faptul că mărcile se deosebesc de firma comercială sau indicațiile de proveniență. În timp ce numele comercial individualizează o întreprindere, marca este un nijloc de identificare a produselor, lucrărilor sau serviciilor. O întreprindere are în mod necesar un nume comercial unic, însă ea poate să nu aibă nicio marcă, după cum poate să aibă mai multe mărci. Mărcile îndeplinesc o funcție asemănătoare numelui commercial și emblemei, cu mențiunea că mărcile individualizează produsele ori serviciile unui comerciant.

Din punct de vedere al clasificării mărcilor, aceasta se poate realiza în funcție de mai multe criterii și anume:

în raport cu destinația lor economică, mărcile sunt de fabrică și de comerț, mărcile de fabrică având rolul de a identifica produsele fabricate de o anumită întreprindere, iar destinația mărcile de comerț este acea de a deosebi produsele puse în circulație de o anumită întreprindere.

după obiectul lor, mărcile se pot clasifica în mărci de produse, din categoria cărora fac parte mărcile de fabrică și de comerț și mărci de serviciu, care servesc la individualizarea și garantarea prestării de servicii, precum și executării de lucrări altele decât fabricarea de produse.

Din punctul de vedere al titularului său, mărcile se clasifică în individuale, care aparțin unui subiect de drept determinat, unei anumite persoane fizice sau juridice și mărci colective, care aparțin în mod exclusiv unor grup de persoane fizice sau juridice, unor organizații profesionale etc.

La nivelul dreptului comparat, sunt cunoscute unele mărci speciale, precum-marcă complexă- formată din mai multe versiuni în diferite limbi sau din cominații fonetice ale aceleiași mărci, marcă notorie-marcă ce înregistrează un nivel de reputație și a cărei folosire este ocrotită de lege, independent de orice formaalitate de înregistrare, marcă defensivă sau de obstrucție, menită să asigure o protecție mai mare mărcii utilizate, marcă de rezervă-al cărei titular nu are intenția de a o folosi pentru anumite produse, lucrări sau servicii decât în viitor, marcă telle quelle-ocrotită și în alte țări membre ale Uniunii Europene, chiar dacă nu ar îndeplini condițiile cerute de legea țării unde se invocă protecția juridică), marcă națională, care este o marcă oficială, a statului, având rolul de a individualiza produsele provenind din acea țară, față de cele de proveniențcial și emblemei, cu mențiunea că mărcile individualizează produsele ori serviciile unui comerciant.

Din punct de vedere al clasificării mărcilor, aceasta se poate realiza în funcție de mai multe criterii și anume:

în raport cu destinația lor economică, mărcile sunt de fabrică și de comerț, mărcile de fabrică având rolul de a identifica produsele fabricate de o anumită întreprindere, iar destinația mărcile de comerț este acea de a deosebi produsele puse în circulație de o anumită întreprindere.

după obiectul lor, mărcile se pot clasifica în mărci de produse, din categoria cărora fac parte mărcile de fabrică și de comerț și mărci de serviciu, care servesc la individualizarea și garantarea prestării de servicii, precum și executării de lucrări altele decât fabricarea de produse.

Din punctul de vedere al titularului său, mărcile se clasifică în individuale, care aparțin unui subiect de drept determinat, unei anumite persoane fizice sau juridice și mărci colective, care aparțin în mod exclusiv unor grup de persoane fizice sau juridice, unor organizații profesionale etc.

La nivelul dreptului comparat, sunt cunoscute unele mărci speciale, precum-marcă complexă- formată din mai multe versiuni în diferite limbi sau din cominații fonetice ale aceleiași mărci, marcă notorie-marcă ce înregistrează un nivel de reputație și a cărei folosire este ocrotită de lege, independent de orice formaalitate de înregistrare, marcă defensivă sau de obstrucție, menită să asigure o protecție mai mare mărcii utilizate, marcă de rezervă-al cărei titular nu are intenția de a o folosi pentru anumite produse, lucrări sau servicii decât în viitor, marcă telle quelle-ocrotită și în alte țări membre ale Uniunii Europene, chiar dacă nu ar îndeplini condițiile cerute de legea țării unde se invocă protecția juridică), marcă națională, care este o marcă oficială, a statului, având rolul de a individualiza produsele provenind din acea țară, față de cele de proveniență străină.

Prin drepturile la marcă sunt incluse drepturile titularului de a folosi sau exploata marca și corolarul său, dreptul de a interzice altor persoane fizice sau juridice să o utilizeze, precum și dreptul de prioritate, adică dreptul celui dintâi care a folosit marca sau a efectuat depozitul ei de a fi recunoscut titularul mărcii. Prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, marca conferă titularului un drept privativ, de folosință exclusivă din categoria drepturilor de proprietate industrială.

Conceptul de ocrotire legală a dreptului asupra mărcii poate consta în sancțiuni civile ori sancțiuni penale aplicabile celor care săvârșesc infracțiuni de contrafacere a unei mărci sau de întrebuințare a unei mărci contrafăcute.

Apelațiile de origine reprezintă un drept colectiv, aparținând unei organizații teritoriale și care constă în numele unei localități sau regiuni, identificând produse alimentare și atestând caracteristicile gustative sau alte însușiri calitative ale lor.

Prin indicațiile de proveniență se înțeleg acele semne distinctive ale produselor, lucrărilor și serviciilor, mult mai variate decât apelațiile de origine și destinate îndeosebi să apere piața națională.

Elemente de drept comparat

În marea majoritate a statelor europene a existat o preocupare permanentă pentru reglementarea cât mai adecvată a creațiilor intelectuale și a drepturilor ce rezultă pentru autori din acestea, precum și pentru protecția pe cale juridică a proprietății intelectuale.

În multe țări există deja Coduri ale proprietății intelectuale.

Astfel, în Franța, la sfârșitul secolului al XVII-lea a început să se cristalizeze ideea unei proprietăți intelectuale, iar în secolul următor apar cele dintâi opere de drept de autor propriu – zis. În anul 1777 a fost adoptat un Regulament privind librăriile și imprimeriile, iar în anul 1793 a apărut prima reglementare juridică a drepturilor autorilor, aplicabilă tuturor categoriilor de opere. În Franța s-a proclamat atunci pentru prima dată principiul potrivit căruia „dintre toate proprietățile, cea mai puțin susceptibilă de contestație este aceea a producțiilor geniului uman”.

În anul 1957 a fost adoptată Legea privind proprietatea literară și artistică, dar aceasta a fost abrogată prin Legea nr. 92-597 din iunie 1992, ale cărei dispoziții anexă constituie”Codul proprietății intelectuale „.

Prima parte a codului este consacrată dreptului de autor în domeniul literar și artistic.

După prezentarea și reglementarea drepturilor de autor, în Titlul III intitulat „Proceduri și sancțiuni” sunt incriminate și sancționate ca infracțiuni faptele de însușire pe căi ilicite a dreptului de autor și de contrafacere a unei opere, (art. L 332-2 – L 335- 10).

În continuare este prezentat Codul proprietății industriale în cadrul căruia sunt reglementate și protejate desenele și modelele (art. L 511-1 – L 512-4 ), brevetele de invenție (art. L 611 -1,L611 – 1, L 614 – 24) precum și drepturile autorilor acestora, în capitolul V intitulat „Acțiuni în justiție” sunt prevăzute posibilitățile juridice de apărare a acestor drepturi (art. L 615-12 -L 615 – 16).

Tot prin normele acestui cod sunt protejate invențiile din domeniul produselor semi-conductoare (art. L 622-1,- L 622-7 ), secretul de fabricație (în art. L 621- 1 este prevăzută infracțiunea de divulgare a secretului de fabricație) și regimul mărcilor de fabrică, de comerț sau de service (art. L 711 -l, L 715-16).

Trebuie remarcat faptul că în partea a IV-a Codului sunt înscrise dispozițiile penale din Legea 68- 678 din 1968 referitoare la divulgarea datelor secrete sau confidențiale de ordin economic, comercial, industrial, financiar ori tehnic; din Legea 87- 1067 din 1986 cu privire la libertatea de comunicare și de Legea 92 – 598 din 1992 – Codul de proprietate intelectuală.

În Anglia dreptul de autor a fost reglementat, într-o primă etapă prin norme ale dreptului comun. Astfel, în anul 1956 a fost adoptată o lege a dreptului de autor, iar din 1989 a intrat Legea drepturilor de autor, a desenelor industriale și a brevetelor de invenție.

Renunțându-se la distincția anterioară care se făcea între operele literare, dramatice, muzicale și artistice pe de o parte și filmele, înregistrările, emisiunile radio-difuzate și transmisiile prin cablu pe de altă parte, această lege folosește, pentru toate categoriile, un anumit termen, acela de „operă”.

Pentru prima dată, sunt protejate și operele folclorice. O reglementare specială în această lege este consacrată licențelor legale în scopuri de educație și învățământ iar o interesantă dispoziție privește consacrarea expresă a dreptului moral al autorului.

Foarte interesant este faptul că în Anglia a fost creat un Tribunal special pentru judecarea cauzelor cu privire la drepturile intelectuale.

În Portugalia a fost adoptat, în anul 1985, Codul proprietății intelectuale (Legea nr.45 din 17.09.1985, modificată prin Legea nr.l 14 din septembrie 1991). Codul cuprinde un număr de 218 articole, fiind una dintre cele mai complete reglementări în materie. Cele 5 titluri ale Codului reglementează operele protejate, utilizarea lor, drepturile conexe, apărarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe și înregistrarea acestora.

În Titlul IV, (art. 195) sunt incriminate ca infracțiuni de uzurpare faptele de utilizare fără drept a unei opere, divulgarea, compilarea sau depășirea limitelor autorizației acordate de autor pentru folosirea unei opere.

În cuprinsul art. 198, este prevăzută infracțiunea de violare a drepturilor morale de autor iar în art. 199 este incriminată fapta de folosire a unei opere contrafăcute (prin punerea în vânzare, vânzarea, importul sau distribuirea).

Unele dintre aceste fapte sunt considerate ca infracțiuni și atunci când sunt comise din culpă sub forma neglijenței.

În Belgia, a fost adoptată prima Lege cu privire la drepturile de autor, în anul 1886.

Această lege a fost de mai multe ori modificată, iar în anul 1994 a fost abrogată printr-o nouă Lege a dreptului de autor și a drepturilor conexe. Tot în cursul anului 1994 a fost adoptată și o Lege privind protecția programelor pentru ordinatoare. În Legea cu privire la drepturile
de autor, în Capitolul VIII secțiunea II, (art. 80) se precizeazăcă: „orice atingere adusă dreptului de autor și drepturilor conexe constituie delict de contrafacere „… Acela care cu bună știință vinde, pune în vânzare sau în locațiune, în depozit pentru a fi închiriate sau vândute ori introduse pe teritoriul belgian în scop comercial de opere contrafăcute, este culpabil de același delict”.

În articolele următoare din această secțiune (art. 81-86) sunt prevăzute probleme procesuale și de competență a instanțelor care au de rezolvat asemenea cazuri.

În Germania, o reglementare specială a drepturilor de autor a fost adoptată pentru prima dată în anul 1837, pentru ca în prezent legea aplicată în domeniu este cea din septembrie 1965 (modificată în iunie 1995) și care privește drepturile de autor și cele conexe. În anul 1990 a mai fost adoptată legea privind protecția proprietății intelectuale și reprimarea contrafacerii produselor.

În S.U.A.. legiuitorul a adoptat în 1970 un act normativ prin care se recunoștea autorului unei opere, în mod automat -un drept de fabricație pe timp de 14 ani a operei sale cu posibilitatea ca acest drept să fie prelungit pe o perioadă de 14 ani, dacă la data expirării primului, autorul este în viață.

La ora actuală în S.U.A. în domeniul protecției drepturilor intelectuale, este utilizat sistemul de „copyright”, instituit și reglementat prin Legea din 1976. Trăsătura specifică a acestui sistem este aceea a legăturii indisolubile între protecția operelor publicate și îndeplinirea anumitor formalități. Acest sistem este folosit mai ales în domeniul drepturilor de proprietate industrială.

CAPITOLUL II

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND MĂRCILE

2.1. Definirea conceptului de marcă

În încercare de definire a mărcii se pot indentifica mai multe tendințe.

Definițiile clasice oferite în cadrul literaturii de specialitate accentuează caracterul distinctiv al mărcii, iar definițiile moderne evidențiază garanția de calitate pe care marca o oferă consumatorilor.

Însă, indiferent de forma clasică sau modernă a definiției este important a se ține cont de elementele sale esențiale. Astfel, marca a fost definită ca ca fiind „un semn distinctiv, care diferențiază produsele și serviciile unei persoane prin garanția unei calități determinate și constante, formând, în condițiile legii, obiectul unui drept exclusiv”.

În cadrul dreptului nostru intern, elementele caracteristice ale mărcii sunt consacrate de Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998.

Drepturile asupra mărcilor sunt recunoscute și apărate pe teritoriul țării noastre, în condițiile prevăzute de lege și cu respectarea convențiilor, tratatelor și acordurilor la care România este parte..

2.2. Semenele care pot constitui mărcile

Semnele care pot constitui mărci sunt enumerate de art. 2 al Legii nr. 84/1998, acestea referindu-se la cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.

Compartaiv cu regelementarea din 1967, între semnele susceptibile de apropriere ca marcă nu figurează și prezentarea sonoră. Omisiunea a fost influențată de prevederile Tratatului de la Geneva privind dreptul mărcilor din 1994, care nu se aplică mărcilor holograme și mărcilor care nu sunt alcătuite din semne vizibile, în special mărcile sonore și mărcile olfactive.

În cuprisnullegii speciale se regăsește o enumerare enunțiativă a semnelor distinctive care pot fi înregistrate ca mărci. Sistemul enumerării nelimitative rezultă din posibilitatea solicitanților de a utiliza orice combinație a acestor semne

2.2.1. Numele

Așa cum deja ma precizat între semnele care pot constitui o marcă, legea prevede în mod expres cuvintele, termenul de cuvinte cuprinzând atât numele, cât și denumirile.

În cadrul doctrinei se subliniază faptul că numele, ca element de identificare a persoanei, reprezintă un drept personal nepatrimonial, inalienabil și imprescriptibil. Protecția numelui propriu-zis se extinde și asupra numelui comercial, precum și a pseudonimului.

Folosirea numelui patronimic ca marcă atribuie titularului un drept exclusiv, și asta pentru că numele poate aparține mai multor persoane, dreptul exclusiv nevizând numele în sine, ci numai forma sa specială.

Forma specială oferă numelui un aspect exterior caracteristic., iar forma distinctivă a numelui se obține prin combinarea cu elemente figurative, prin grafie, culoare sau așezarea literelor.

Se impune a preciza că numele poate fi scris într-o manieră originală, îmbinat cu un cuvânt generic sau însoțit de o emblemă sau indicație a domiciliului, prin protecția dispoziției speciale, aranjamentului, culorii sau formei caracterelor utilizate pentru scrierea numelui, evitându-se riscul confuziei și monopolul titularului mărcii.

La nivelul Uniunii Europene există state în care numele poate fi utilizat ca marcă fără a fi necesar să prezinte o formă specială. Cu caracter derogatoriu, condiția formei distinctive trebuie respectată dacă numele este banal.

Marca poate fi formată și din numele unei alte persoane decât a titularului, în acest caz fiind obligatorie consimțământul terțului sau a succesorilor săi.

În susținerea celor precizate este articolul 5 lit. j din Legea nr., 84/1998, republicată exclude de la înregistrare „mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în țara noastră.”

În carul doctrinei s-a susținut că „numele unui terț, pentru a fi utilizat ca marcă, trebuie combinat cu alte cuvinte, adică transformat într-o denumire de fantezie”. Însă, numele terțului care formează marca nu este necesar să prezinte o formă caracteristică.

Jurisprundeța a ridicat problema utilizării ca marcă numele propriu care a constituit obiectul unei mărci anterioare, adoptate de un terț. În măsura în care omonimia nu are ca scop o fraudă, jurisprudența a admis adoptarea mărcii ulterioare, cu cerința de a se evita, prin intermediul anumitor mențiuni, eventualele confuzii.

Totodat, pentru constituirea unei mărci poate fi utilizat și un nume istoric cu mențiunea că folosirea numelor istorice să nu aducă atingere atingere memoriei personalități respective, în caz contrar, organele competente fiind obligate a refuza înregistrarea mărcii.

Marca poate fi alcătuită și dintr-un nume imaginar.

2.2.2. Denumirile

Denumirile reprezintă cuvinte luate din limbajul curent sau inventate, pentru constituirea unei marci, denumirile trebuie să fie arbitrare sau de fantezie.

Astfel, denumirea va fi considerată admisibilă, când nu ține seama de natura și de genul obiectului, fiind independentă de produs. Este important a preciza că denumirea poate fi formată dintr-un singur cuvânt, un adjectiv combinat cu un substantiv sau o combinație de cuvinte.

Denumirile care formează o marcă nu sunt condiționate de existența unei anumite forme. în raport cu numele, se are în vedere însăși denumirea și nu forma sa specială. Dacă denumirea prezintă totuși o anumită formă își vor găsi aplicabilutate dispozițiile cu privire la marca figurativă. În materia mărcilor nu pot fi folosite denumirile generice, necesare sau descriptive.

S-a subliniat că „denumirile care reprezintă cuvântul ce indică un produs sunt necesare. Încorporându-se cu produsul, cuvintele nu pot constitui o marcă, fiind denumiri necesare. Ele ar implica monopolizarea unor produse, apropiindu-se sub formă de marcă, denumirea lor necesară.”

Denumirile care descriu un anumit produs sunt necesare sau descriptive, denumirile descriptive desemnând specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului, sau alte caracteristici ale acestora, în conformitate cu dispozițile art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998, republicată.

De la regula caracterului discriptiv există și câteva derogări, putându-se folosi ca mărci denumirile simbolice, precum și denumirile care sugerează calitățile produsului în mod indirect și fantezist.

Astfel, o valoare simbolică au denumirile de țări și orașe care nu mai există. În contrast, denumirile geografice se pot folosi ca mărci numai dacă prezintă o formă exterioară specifică.

Calitatea unui produs care se oferă publicului poate fi evocată printr-o marcă în mod indirect. Folosirea ca marcă a denumirilor dintr-o limbă străină este circumstanțiată de domeniul în care produsul se comercializează.

În ceea ce privește denumirile de produse brevetate, deși sunt posibile mai multe soluții, problema trebuie soluționată în funcție de principiile materiei. La expirarea titlului de protecție, denumirea intră în domeniul public numai dacă a figurat în brevet și s-a încorporat produsului, devenind necesară. În caz contrar, denumirea va continua să formeze obiectul unui drept privativ și după expirarea brevetului.

Denumirea poate cuprinde uneori și numele titularului de brevet. În această situație, numele titularului poate fi utilizat ca marcă numai atunci când denumirea se completează cu o mențiune prin care se evită orice eroare referitoare la originea produsului.

Mărcile formate din denumiri prezintă riscul pierderii caracterului distinctiv.

Cuvintele adoptate ca marcă se pot transforma în unele cazuri într-o denumire generică. Identificarea unei denumiri cu un anumit produs este un fenomen de degenerare a mărcii.

În această împrejurare, titularul inițial al mărcii va beneficia în continuare de dreptul său. O soluție deosebită a fost admisă în practica judiciară a statelor americane. Dacă marca se transformă într-un termen generic, ea intră în domeniul public și devine un semn liber.

Riscul degenerării unei mărci poate fi evitat prin mai multe metode, în practică, distinctivitatea mărcii menținându-se prin folosirea împreună cu termenul generic corespunzător produsului, prin aplicarea pe un produs diferit sau prin adăugarea mențiunii marcă depusă.

2.2.3. Sloganurile și titlurile de publicații

Actuala formă a legii speciale nu se referă la sloganuri și titluri de publicații, însă modul de redactare al textului nu înlătură, în principiu, posibilitatea de folosire, ca marcă, a sloganurilor și titlurilor de publicații.

În unele sisteme de drept, cum este cel olandez sau ungar, sloganurile nu pot depăși cinci cuvinte, pe când în altele sloganurile sunt complet interzise. Dacă sloganul este original,
protecția va fi asigurată în cadrul dreptului de autor.

Titlurile de ziare, reviste și cărți sunt protejate fie ca mărci, fie ca obiect al dreptului de autor

Titlurile de ziare și reviste, fiind mijloace de indentificare a unor servici prestate de întreprinderile de presă sau obiecte de comerț, pot fi folosite ca mărci. Protecția ca marcă este condiționată de carcaterul dinstinctiv al titlului de publicație.

2.3. Desenele

Desenul este un semn care poate fi folosit ca marcă. Admisibilitatea protecției ca marcă este condiționată de caracterul distinctiv al desenului. În cazul în care beneficiază de protecția dreptului de autor, desenul nu trebuie să aducă atingere drepturilor autorului.

2.4. Literele și cifrele

Este important a menționa că legea specială din 1998 consacră în mod expres literele și cifrele. Pentru a constitui o marcă, literele și cifrele trebuie să aibă o formă grafică distinctă.

În unele sisteme de drept, literele și cifrele nu sunt acceptate ca mărci. Cu caracter de excepție, se admit totuși literele și cifrele care au o formă originală ori sunt notorii.

Astfel, literele folosite ca marcă pot fi inițialele unui nume. Deși constituie o prescurtare, inițialele nu reprezintă numele. În consecință, inițialele nu pot fi asimilate regimului numelui.

Marca poate fi alcătuită și din inițialele unor cuvinte. Inițialele trebuie să poată fie pronunțate, formând un cuvânt fără semnificație cunoscută.

În legislația anterioară se prevedea și o ipoteză care nu corespundea realității. Astfel, potrivit acestor reglementări, nu puteau constitui mărci semnele care erau formate exclusiv din inițialele unor cuvinte, fără posibilitate de exprimare fonetică în nici una din limbile cunoscute.

În cazul în care mărcile sunt formate exclusiv din cifre, ele nu pot fi protejate, întrucât cifrele nu sunt distinctive în sine, marca trebuie să prezinte o formă distinctivă, fără a fi necesară asocierea cu elemente grafice special.

2.5. Elemente figurative

Potrivit actualei legislații, mărcile pot fi constituite și din elemente figurative, plane sau în relief. Elementele figurative cuprind o multitudine de forme, și anume: embleme, viniete, etichete, peisaje, portrete, fotografii, blazoane, sigilii, amprente, reliefuri, peceți, liziere.

Prin conceptual de emblem se înțelege un semn figurativ simplu, reprezentând un obiect real sau imaginar, care simbolizează o anumită idee-cu titlu de exemplu o floare, un clopot, o stea, o ancoră, care poate fi însoțită de o deviză. Principalul rol al emblemei îl rerpezintă individualizarea unei societățiu comercială sau industriale.

Emblema care se referă la natura produsului are un caracter descriptiv și nu poate constitui o marcă. Pentru a fi protejată ca marcă, emblema trebuie să aibă o formă specială sau caracteristică. În măsura în care emblema prezintă un caracter distinctiv în sine, dreptul privativ va include și denumirea respectivă.

Noțiunea de viinietă presupune un ansamblu de figuri, o dispoziție de linii sau un desen. Constituind o ilustrație de mici dimensiuni, cu sau fără un subiect precis, vinieta se lipește pe produs.

Eticheta este un suport de hârtie sau carton de mărime redusă, care conține unele indicații privind un produs. Regimul etichetei este asemănător cu al vinietei.

Imaginile pot forma, în principiu, obiectul unei mărci, cum ar fi portretul sau fotografia.

În practică, se consideră că folosirea de către o persoană a propriului său portret, care seamănă izbitor cu un portret adoptat anterior ca marcă, reprezintă un act de concurență neloială.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 lit j din legea specială nu pot fi înregistrate mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în țara noastră. Pentru aplicarea art. 6 al Convenției de la Paris, se prevede că nu pot fi protejate, în absența unei autorizații din partea organelor competente, mărcile care cuprind reproducweri sau imitații de steme, drapele, emblem de stat, însemne, sigilii oficiale, blazoane aparținând statelor Uniunii Europene.

2.6. Forma produsului

Printre semnele care pot alcătui o marcă, legea specială în vigoare se referă expres și la forma produsului. Pentru a fi protejată ca marcă, forma produsului trebuie să nu fie necesară sau de natură să producă un rezultat industrial.

După numeroase controverse, ideea că forma produsului poate constitui o marcă este acceptată și consacrată legislativ. În practică, însă, prin excluderea formelor cu caracter estetic sau tehnic, precum și a formelor care într-un anumit domeniu s-a banalizat, sfera de protecție este redusă.

Legislația noastră internă precizează în art. 5 lit. e) din legea specială că nu pot fi protejate mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoarea substanțială produsului.

Mărcile constând în forma produselor sunt într-o oarecare măsură descriptive și, din această cauză, limitate. În același timp, criteriile necesare pentru determinarea caracterului descriptiv al mărcii sunt greu de stabilit. De exemplu, forma unui produs prevăzut să fie utilizat ca pahar, în cele mai multe cazuri, nu prezintă caracterul distinctiv al unei mărci.

Sub imperiul legislației anterioare, nu puteau fi utilizate ca mărci semnele constituite din forma spațială a unor produse, dacă acestea reprezintă forma necesară a produselor respective sau dacă forma are exclusiv un caracter de utilitate. Prin caracter de utilitate se înțelege însă caracterul necesar sau natural al formei produsului. Ca atare, cele două aspecte se referă la o singură ipoteză, avându-se în vedere posibilitatea de utilizare a produsului.

2.7. Forma ambalajului

Între semnele susceptibile de a constitui o marcă, actuala legislație enumeră și forma ambalajului. Pentru a fi apropriată ca marcă, forma ambalajului trebuie să aibă un caracter distinctiv.

În unele legislații, protejarea ca marcă a formei ambalajului este condiționată de însoțirea de alte semne, cum ar fi inscripții, etichete, mențiuni. Această soluție permite să fie înregistrată atât marca, cât și forma ambalajului pe care se aplică.

2.8. Culoarea produsului sau a ambalajului

Mărcile pot fi formate și din combinații de culori ale produsului sau ambalajului. Protecția ca marcă a combinațiilor de culori este prevăzută expres de legea română.

Admiterea ca marcă a culorii a determinat multiple discuții. Soluțiile adoptate sunt diferite, după cum marca este constituită dintr-o combinație de culori sau o singură culoare.

Combinațiile de culori sunt folosite ca marcă fără rezerve sau obiecțiuni. Ele trebuie numai să prezinte un aspect caracteristic, un aranjament propriu.

O singură culoare nu poate constitui o marcă. Reticențele față de folosirea unei singure culori ca marcă sunt determinate de numărul limitat al culorilor și de imposibilitatea consumatorului de a distinge cu claritate nuanțele. Culorile în sine nu sunt suficient de distinctive. înregistrarea lor ca marcă ar genera un risc de monopolizare.

În sistemul legii anterioare, se admitea, prin coroborarea dispozițiilor, că o singură culoare poate fi înregistrată ca marcă sub condiția caracterului distinctiv.

În contradicție cu această soluție, Instrucțiunile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pentru aplicarea Legii din 1967 precizau că o singură culoare nu este suficient de distinctivă pentru a constitui o marcă.

În doctrină s-a admis că o singură culoare poate fi și un element esențial al mărcii, individualizându-se printr-o dispoziție specială sau prin aplicarea pe unele părți ale produsului.

De altfel, regula alin. (2) lit. h) al Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 prevede posibilitatea ca solicitantul să revendice, ca element distinctiv al mărcii, o culoare sau mai multe

2.9. Prezentarea sonoră

Conținutul unei mărci poate fi alcătuit și din semne sonore sau melodii simple. Prezentarea sonoră se asociază, de obicei, cu un serviciu sau un produs. Mărcile sonore sau auditive trebuie să fie clare, expresive și caracteristice. Ele vor însoți comercializarea produsului, fără a se limita la publicitate.

Valabilitatea mărcilor sonore a fost admisă în dreptul American. Înregistrarea lor se efectuează prin depozitul de discuri fonografice.

Însă, majoritatea legislațiilor la care s-a aliniat și legea română, nu recunosc mărcile sonore. Reticența manifestată față de marca auditivă a fost determinată de absența unei legături directe cu produsul și de imposibilitatea realizării unui depozit material.

Spre deosebire de reglementarea actuală, în sistemul legislației anterioare, mărcile sonore erau susceptibile de protecție. Conform acestei concepții, mărcile sonore sunt formate dintr-o succesiune de sunete, care produc un efect sonor caracteristic. De exemplu, semnalele sau fraza melodică de anunțare a anumitor programe radiodifuzate sau televizate.

2.10. Combinațiile sonore

În conformitate cu dispozițiile Legii nr, 84/1998 mărcile pot fi constituite și din unele combinații de semen.

Prin combinarea elementelor, semnele necesare sau banale devin particulare, putându-se folosi ca mărci. Particularitățile mărcilor combinate permit alegerea celor mai adecvate mijloace de publicitate comercială.

CAPITOLUL III

CLASIFICAREA MĂRCILOR

În cadrul literaturii de specialitate s-a subliniat că principalele criterii utilizate pentru clasificarea mărcilor sunt următoarele: destinația mărcilor, obiectul mărcilor, titularul dreptului la marcă, natura normelor care reglementează mărcile, numărul semnelor care alcătuiesc mărcile, natura semnelor care formează mărcile, efectul mărcilor asupra cumpărăturilor și semnificația specială a mărcilor.

3.1. Mărcile de fabrică și mărcile de comerț

În funcție de destinația lor economică, mărcile se împart în mărci de fabrică și mărci de comerț. Astfel, marca de fabrică se folosește de producător sau fabricant, în domeniul activității industriale, agricole, meșteșugărești și artizanale. Marca de fabrică diferențiază produsele unei persoane fizice sau juridice de alte produse similare.

Marca de comerț se folosește de comerciant sau distribuitor, prin aplicarea ei pe produsele pe care le vinde. Marca de comerț arată că distribuirea produselor se face de o societate comercială.

Mărcile de fabrică și mărcile de comerț au același regim juridic. Eventuala distincție dintre ele poate fi determinată de natura normelor care le reglementează.

3.2. Mărcile de produse și mărcile de servicii

În funcție de obiect se disting mărcile de produse și mărcile de servicii.

Mărcile de fabrică și mărcile de comerț se aplică și identifică anumite produse, fabricate sau naturale. în acest fel, ele formează categoria mărcilor de produse.

Mărcile de servicii se întrebuințează pentru a deosebi serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele prestate de către alte persoane.

Validitatea mărcii de serviciu este prevăzută prin art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris. Marca de serviciu a fost recunoscută de Conferința de revizuire de la Lisabona, din 1958.

În contextul acestor prevederi, art. 6 stabilește obligația țărilor Uniunii de a proteja mărcile de servicii. Protecția mărcii de serviciu este consacrată și în legislațiile unor state. În celelalte state, semnele care se referă la servicii legate de obiecte materiale pot fi înregistrate ca mărci de produse.

În conformitate cu serviciile susceptibile de a fi protejate, mărcile de servicii sunt de două feluri:

mărci de servicii care se aplică pe produse sau sunt atașate produselor pentru a indica pe autorul serviciului prestat;

mărci de servicii care indică servicii ce nu sunt legate de anumite produse.

Între semnul distinctiv și serviciu trebuie să existe o legătură nemijlocită. În funcție de natura serviciului, marca se folosește în mod direct sau indirect. Astfel, societățile de transport aplică marca pe vehicule, iar restaurantele aplică marca pe veselă și tacâmuri. Alteori, marca poate fi aplicată pe documentația care se întocmește la prestarea de servicii sau pe ambalajul produsului pentru care se efectuează serviciul.

3.3. Mărcile individuale și mărcile colective

Având în vedere titularul dreptului, mărcile pot fi mărci individuale și mărci colective.

Astfel, mărcile individuale, private sau ordinare, aparțin și se utilizează de o anumită persoană fizică sau juridică. În forma sa inițială, Convenția de la Paris a reglementat numai mărcile individuale.

Mărcile colective se folosesc în comun de mai multe persoane juridice. În mod obișnuit, mărcile colective se aplică împreună cu marca individuală, fiind o garanție a calității sau originii produsului.

Protecția mărcilor colective a fost recunoscută prin art. 7 bis din Convenția de la Paris. Acest articol a fost introdus la Conferința de revizuire de la Washington, din 1911, și completat la Conferința de revizuire de la Londra, din 1934.

Potrivit art. 7 bis țările Uniunii au obligația să admită la depunere și să protejeze mărcile colective aparținând unor grupări colective a căror existență nu este contrară legii țării de origine, chiar dacă aceste grupări colective nu posedă o întreprindere industrială sau comercială. Protecția va putea fi refuzată, dacă marca colectivă este contrară interesului public.

Mărcile colective sunt reglementate și în unele legislații naționale. De exemplu, legislațiile din Belgia, Canada, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Spania și Statele Unite ale Americii.

În legislația noastră art. 3 lit. e) al Legii nr. 84/1998 prevede că marca colectivă este “destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații de produsele sau serviciile aparținând altor personae”. Mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale dacă, prin dispozițiile legii, nu se prevede altfel.

Mărcile colective pot fi folosite numai în condițiile stabilite prin regulamentul asociației.

3.4. Mărcile facultative și mărcile obligatorii

Ținând seama de natura normelor care le reglementează, mărcile se împart în mărci facultative și mprci obligatorii.

În sistemul mărcii facultative, utilizarea mărcii, precum și produsele pe care se aplică semnul distinctiv, se hotărăște de producător sau comerciant. Caracterul facultativ este configurat de funcțiile îndeplinite de marcă. Garanția unor produse de calitate implică funcțiile de organizare a vieții economice și de reclamă.

În sistemul mărcii obligatorii, anumite produse trebuie să fie marcate. De obicei, marcarea se aplică produselor executate din metale prețioase și produselor a căror fabricare constituie monopol de stat. Marcarea reprezintă un mijloc de control administrativ.

În cadrul legislației anterioare, se admitea o soluție care îmbina ambele sisteme. În principiu, mărcile de comerț și de servicii erau facultative, iar mărcile de fabrică obligatorii.

Pentru toate produsele destinate consumului intern, întreprinderile producătoare erau obligate să folosească marca de fabrică. Cu caracter derogatoriu, marca de comerț putea fi obligatorie, atunci când unele produse erau prevăzute numai cu acest semn distinctive.

3.5. Mărcile simple și mărcile combinate

Sub aspectul numărului semnelor utilizate, există mărci simple și mărci combinate.

Mărcile simple sunt formate dintr-un singur semn. De exemplu, un nume, o denumire, o literă, o reprezentare grafică

Mărcile combinate sunt alcătuite dintr-un număr de semne diferite, verbale sau figurative. Dacă unele semne au un caracter esențial, ele pot fi înregistrate împreună cu marca. Mărcile combinate se împart în mărci compuse și mărci complexe.

Marca compusă este constituită din semne diferite, dintre care numai unele au caracter distinctiv. Dacă semnele nu sunt esențiale, efectul distinctiv al mărcii va fi determinat de dispoziția lor caracteristică. în consecință, contrafacerea va fi sancționată numai când se reproduc toate elementele mărcii, adică ansamblul mărcii.

Marca complexă este alcătuită din semne diferite, care au caracter distinctiv prin ele însele. Prin urmare, contrafacerea poate fi și parțială, prin reproducerea unui singur element.

În unele cazuri, marca complexă poate fi constituită dintr-un număr de versiuni în limbi diferite, din transliterațiuni sau transcripțiuni fonetice ale aceluiași semn.

3.6. Măprcile verbale, mărcile figurative și mărcile sonore

În funcție de natura lor, mărcile sunt verbale, figurative și sonore. Mărcile verbale sunt formate din semne scrise. Ele pot fi cuvinte, litere, cifre sau sloganuri.

Mărcile figurative sunt alcătuite din reprezentări grafice. Mărcile figurative se împart în mărci bidimensionale, sau plane, și mărci tridimensionale, sau plastice. Astfel, forma produsului sau forma ambalajului reprezintă o marcă tridimensională.

Mărcile sonore sunt compuse din sunete. Notele sau sunetele trebuie să producă un efect sonor caracteristic.

3.7. Mărcile auditive, mărcile vizuale și mărcile intelectuale

După efectul sau impresia produsă asupra cumpărătorilor, mărcile se divid în auditive, vizuale și intelectuale.

Mărcile auditive sunt destinate să atragă atenția prin intermediul unui sunet. În mod obișnuit, mărcile auditive sunt verbale sau sonore.

Mărcile vizuale urmăresc să scoată în evidență un aspect sau o imagine. Ele sunt identice cu mărcile figurative.

Mărcile intelectuale sugerează o anumită idee. Ele sunt formate din semne verbale, figurative sau sonore. Conținutul intelectual al mărcii presupune detașarea semnului distinctiv de ideea preconizată.

3.8. Mărcile speciale

Potrivit semnificației special pe care o prezintă, mărcile pot fi supuse unor regimuri juridice distincte. Din această categorie fac parte marca notorie, marca agentului, marca defensivă, marca de rezervă, marca telle quelle, marca națională și marca de certificare.

Marca notorie

Marca notorie se caracterizează printr-un renume deosebit, având o valoare internațională. Astfel, notorii sunt mărcile Adidas, Samsung, Philips, Omega, Ford, Mercedes, Coca-Cola. Notorietatea este o problemă de fapt. Determinarea notorietății ține seama de vechimea mărcii, intensitatea publicității, identificarea cu întreprinderea sau ideea de calitate. Notorietatea se apreciază în funcție de condițiile proprii sau locale. Mărcile notorii sunt protejate prin art. 6 bis din Convenția de la Paris. Acest articol a fost inclus în textul Convenției, în urma Conferinței de revizuire de la Haga, din 1925. Dispozițiile sale au fost completate la Conferința de revizuire de la Londra, din 1934, și la Conferința de revizuire de la Lisabona, din 1958.

La nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu alin. (1) al art. 6 bis, se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută, ca fiind deja marca unei persoane admise, să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

Așadar, protecția acordată mărcilor notorii nu este condiționată de formalitatea unei înregistrări naționale sau internaționale, ori de folosire. Protecția acordată este însă limitată la sfera produselor identice sau similare.

La nivelul legislației noastre interne, protecția mărcilor notorii este prevăzută de Legea nr. 84/1998. Potrivit art. 3 lit. d, marca notorie este semnul larg cunoscut în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere.

Pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută, se va avea în vedere notorietatea acestei mărci, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România.

În conformitate cu regula 16 alin. (2) a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, segmentul de public se va stabili pe baza următoarelor elemente:

categoria de consumatori potențiali, vizată pentru produsele sau serviciile la care se referă marca; identificarea categoriei de consumatori potențiali se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legătură cu care marca este utilizată și nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de produse sau de servicii;

circuitele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se referă marca, în funcție de natura produselor și serviciilor, se va ține seama de diferite mijloace de distribuire a acestora, respectiv de comercializare prin magazine, prin intermediul unor agenți comerciali, direct de la întreprindere sau la domiciliul clientului.

Prevederile Convenției de la Paris nu se ocupă și de situația când un terț folosește o marcă notorie pentru produse diferite. Referitor la această problemă, în practică, s-a apreciat că terțul profită pe nedrept de prestigiul mărcii, care se degradează.

În literatura juridică, prin considerarea soluției adoptate de jurispmdență, mărcile notorii sunt deosebite de mărcile de mare renume sau celebre.

Funcția de reclamă fiind primordială, marca de mare renume are o valoare independentă de calitatea și originea produsului. Datorită celebrității sale, marca de mare renume trebuie să fie protejată și împotriva folosirii ei de către un terț, pentru produse diferite. în consecință, contrafacerea mărcii de mare renume presupune existența unei reproduceri servile sau apropiate de original.

Marca agentului

Marca agentului este marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse importate și expediate cu marca producătorului. Marca agentului sau reprezentantului este prevăzută de art. 6 septies din Convenția de la Paris. Acest articol a fost introdus în textul Convenției la Conferința de revizuire de la Lisabona, din 1958.

În conformitate cu dispozițiile art. 6 septies, dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una dintre țările Uniunii va cere, fără autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste țări, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute sau să reclame radierea ei, sau dacă legea țării îngăduie aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. Sub rezerva acestor prevederi, titularul mărcii va avea dreptul să se opună folosirii mărcii de către agentul sau reprezentantul său, dacă el nu a autorizat această folosire.

Pentru a beneficia de o protecție sporită, agentul local al unei întreprinderi străine poate înregistra, pe numele său, marca reprezentantului, cu acordul acestuia. În alte cazuri însă, urmărind prelungirea contractului de reprezentare, agentul poate înregistra marca, fără autorizarea titularului

Marca defensivă

Marca defensivă sau de obstrucție este dependentă de o altă marcă, față de care se deosebește prin unele schimbări de amănunt. Fără a fi folosită, marca defensivă asigură protecția mărcii principale, împiedicând înregistrarea de către terți a unor mărci asemănătoare.

Mărcile defensive sunt admise în legislația japoneză și lovite de nulitate în dreptul elvețian, când titularul nu intenționează să le utilizeze. În dreptul german, mărcile defensive sunt luate în considerare până în momentul în care se impune marca principală.

Marca de rezervă

Marca de rezervă se depune cu intenția de a fi folosită în viitor pentru anumite produse sau servicii. Spre deosebire de marca defensivă, existența mărcii de rezervă nu este condiționată de o marcă principală. Protecția mărcii de rezervă este recunoscută în funcție de existența unei obligații de folosire, pentru o anumită perioadă. în cazul în care marca nu este utilizată, titularul este decăzut, prin efectul legii, din dreptul său.

Marca telle quelle

Marca telle quelle se caracterizează prin faptul că în alte state este protejată în forma înregistrată în țara de origine. Marca telle quelle este consacrată de Convenția de la Paris. Potrivit Convenției, orice marcă de fabrică sau de comerț, înregistrată reglementar în țara de origine, va fi admisă la depunere și protejată, întocmai așa cum este ea, în celelalte țări ale Uniunii. Fiind admisă ca atare, marca va fi înregistrată chiar dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute de legea străină.

Înainte de înregistrarea definitivă, se poate cere să fie prezentat certificatul de înregistrare a mărcii în țara de origine, eliberat de autoritatea competentă. Certificatul de înregistrare a mărcii nu este condiționat de o anumită formă de legalizare.

Marca telle quelle constituie o excepție de la principiul teritorialității. Semnele care pot fi înregistrate ca marcă vor fi examinate în conformitate cu dispozițiile legii de origine și nu ale legii de importațiune.

Protecția mărcii depuse reglementar în țara de origine va putea fi refuzată în următoarele cazuri: marca este de natură să aducă atingere anumitor drepturi câștigate de terți în țara în care se cere protecția; marca este lipsită de orice caracter distinctiv sau este compusă exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine al produselor sau data producției, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau practica comercială cinstită și constantă din țara în care se cere protecția; marca este contrară moralei sau ordinii publice, ori de natură să înșele publicul.

Pentru a se aprecia dacă marca este susceptibilă de protecție, se va ține seama de toate circumstanțele de fapt și, mai ales, de durata folosirii mărcii.

Marca națională

Marca națională individualizează produsele care provin dintr-o anumită țară, constituind o garanție de calitate și proveniență.

Marca națională este o marcă oficială a statului. Aplicându-se produselor care se exportă, marca națională este reglementată de normele dreptului administrativ.

În dreptul nostru, marca de calitate a fost instituită prin Legea nr. 7 din 1 iulie 1977 privind calitatea produselor și serviciilor. Potrivit art. 50, marca de calitate este un simbol care se aplică pe produse, prin care se atestă de producător că acestea au caracteristici la nivelul celor mai bune performanțe realizate în țară și pe plan mondial. Dreptul de aplicare a mărcii de calitate se stabilește prin certificatul de marcă eliberat de organul competent.

Marca de certificare

În actuala reglementare, respective Legea nr. 84/1998 consacră marca de certificare. Conform art. 3 lit. f), marca de certificare “indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici.”

Utilizarea mărcii de certificare este rezervată persoanelor juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor. Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin dispozițiile legii nu se prevede altfel.

CAPITOLUL IV

SUBIECTUL DREPTULUI DE MARCĂ.

DOBÂNDIREA DREPTULUI DE MARCĂ

4.1. Subiectul dreptului de marcă

Dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică. în conformitate cu principiul conexității mărcii, titularul dreptului trebuie să aibă capacitatea de a exercita o activitate industrială sau comercială. Pentru persoanele juridice, se poate ridica totuși o problemă, configurată de specialitatea capacității lor de folosință.

În sistemul Legii nr. 84/1998 se prevede că marca este un semn distinctiv, care se înregistrează de persoane fizice sau persoane juridice.

În legislațiile statelor care admit principiul independenței mărcii, se cere ca titularul dreptului să aibă o capacitate civilă generală. Astfel, marca unui produs farmaceutic poate să aparțină unei persoane ce nu are capacitatea de a exercita profesia de farmacist.

Prin considerarea tratamentului național, dreptul la înregistrarea mărcilor este recunoscut și străinilor. Persoanele fizice și juridice cu domiciliul sau cu sediul în afara țării noastre beneficiază de dispozițiile Legii nr. 84/1998, în condițiile convențiilor internaționale la care România este parte. În absența unor asemenea înțelegeri, prevederile legii române se vor aplica pe bază de reciprocitate.

4.1.1. Subiectul dreptului la marcă individuală

Dreptul la marcă individuală poate aparține unei personae fizice sau juridice care desfășoară un comers sau o industrie ori prestează un serviciu.

În unele cazuri, marca individuală poate fi folosită în comun de mai multe persoane fizice. Dreptul la marcă aparține mai multor persoane ca urmare a asocierii în exercitarea unei activități economice ori a transmisiunii prin acte între vii sau pe cale succesorală.

Coproprietatea asupra unei mărci se caracterizează prin comunitatea de folosință și consimțământul tuturor copărtașilor pentru actele de administrație sau de dispoziție. Datorită acestor trăsături, coproprietatea se deosebește de dreptul de folosire simultană a unei mărci, care presupune mai multe depozite paralele.

4.1.2. Subiectul dreptului la marcă colectivă

Dreptul la marca colectivă aparține persoanelor juridice care nu exercită nemijlocit o activitate comercială sau industrială. Asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți, de prestatori de servicii indică numai persoanele autorizate să folosească marca colectivă.

Dreptul de folosire a mărcii colective este acordat în anumite circumstanțe. Regulamentul de folosire a mărcii colective va indica persoanele autorizate să folosească marca colectivă, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al asociației, condițiile de folosire a mărcii, motivele pentru care această utilizare poate fi interzisă unui membru al asociației, precum și sancțiunile care pot fi aplicate de asociație.

Prin respectarea regulilor stabilite, marca colectivă diferențiază produsele sau serviciile unor producători diferiți, garantând o anumită calitate.

4.1.3. Subiectul dreptului la marca de certificare

Dreptul la marca de certificare aparține persoanelor juridice care exercită controlul produselor sau al serviciilor. Aceste persoane juridice sunt legal abilitate să exercite controlul în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici3'.

Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele juridice care fabrică, importă sau vând produse ori prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calității.

Titularul mărcii de certificare va autoriza persoanele îndreptățite să folosească marca pentru produsele sau serviciile care prezintă caracteristicile comune, garantate prin regulamentul de folosire a mărcii. Orice persoană fizică sau juridică, furnizor de produse ori prestator de servicii, poate fi autorizată să folosească marca de certificare sub condiția respectării prevederilor regulamentului de folosire a mărcii.

4.2. Dobândirea dreptului de marcă

Reglementările naționale consacră sisteme diferite, de dobândire a dreptului la marcă. Ele se pot grupa în trei categorii: sistemul declarative sau realist; sistemul atributiv, constitutiv sau formalist; sistemul mixt, dualist sau complex.

Sistemul declarativ este tradițional în legislațiile neolatine, iar sistemul atributiv în legislațiile germanice. Cu toate că se manifestă o preferință pentru sistemul atributiv, cele două moduri de dobândire a dreptului la marcă sunt complementare, regăsindu-se combinate, în diferite variante.

În literatura juridică s-a discutat și problema admisibilității dobândirii dreptului la marcă prin prescripție achizitivă. Calea prescripției achizitive presupune posesia unui bun corporal de către o anumită persoană. Marca fiind un bun incorporai, poate fi utilizată simultan de mai multe persoane. Inacțiunea titularului nu determină aceleași efecte ca în situația bunurilor corporale. Posesia mărcii fiind echivocă, cerințele necesare prescripției achizitive nu pot fi îndeplinite.

4.2.1. Sisteme de dobândire a dreptului de marcă

Sistemul declarativ

În sistemul declarativ, dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de folosire. Din momentul adoptării de către un comerciant sau producător, marca nu mai poate fi utilizată de o altă persoană pentru a deosebi produsele de aceeași natură. Marca fiind adoptată și nu depusă, depozitul este cerut numai pentru revendicarea semnului distinctiv.

Elementele caracteristice ale sistemului realist sunt efectuarea unui prim act de folosire a mărcii și efectul declarativ al depozitului.

În sistemul declarativ, dreptul la marcă aparține primului ocupant, celui care folosește cel dintâi semnul distinctiv în mod legitim. Actul de folosire a mărcii este determinant și independent de orice deposit.

Pentru dobândirea dreptului la marcă, actul de primă folosire trebuie să fíe public și să exprime intenția de apropriere a semnului distinctiv. Folosirea se exercită animo domini, fiind necesar să fie neechivocă. Considerată tot ca o condiție continuitatea reprezintă o cerință de consolidare și nu de dobândire a dreptului la marcă.

În practică s-a pus problema dacă actele de folosire săvârșite într-o țară pot constitui un titlu pentru invocarea unor drepturi în străinătate. întrucât dispozițiile Convenției de la Paris nu se ocupă de sistemul declarativ de dobândire a dreptului la marcă, actele de folosire nu pot fi opuse într-o altă țară.

Ocrotirea dreptului la marcă, reînnoit mereu prin folosirea neîntreruptă a semnului distinctiv, nu este supusă niciunei formalități. Dreptul la marcă poate fi probat prin orice mijloc de dovadă.

În sistemul priorității de folosire, efectuarea depozitului nu reprezintă o condiție pentru dobândirea dreptului asupra mărcii. Formalitatea depozitului constituie numai o manifestare exterioară a proprietății, care oferă titularului mărcii garanții speciale.

Depozitul mărcii are un caracter declarativ. Cu toate acestea, depozitul dă naștere la unele efecte juridice. După constituire, depozitul reprezintă un mijloc de publicitate, determină o prezumție de proprietate asupra mărcii, permite exercitarea acțiunii penale în contrafacere și are semnificația unui act de apropriere a mărcii.

Depozitul este un mijloc de publicitate, prin care terții sunt informați despre marcă și luarea ei în stăpânire.

Publicitatea mărcii se realizează prin data și conținutul depozitului. Data depozitului consemnează luarea mărcii în posesie publică și certă. Conținutul depozitului indică limitele protecției, precizând elementele mărcii și produsele pe care se aplică.

Sistemul atributiv

În sistemul atributiv, dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de înregistrare. Dreptul la marcă aparține persoanei care înregistrează prima un anumit semn distinctiv. Actele anterioare de folosire nu sunt opozabile, în măsura în care nu s-a efectuat înregistrarea lor.

În sistemul priorității de înregistrare, depozitul constituie o etapă a procedurii. Efectuarea formalităților stabilite de lege are un caracter atributiv. Prin constituirea depozitului se urmărește informarea publicului și stabilitatea raporturilor juridice.

În dreptul român, Legea nr. 84/1998 a menținut sistemul priorității de înregistrare, adoptat de Legea din 1967. În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, republicată dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Sistemul mixt

Sistemul mixt îmbină trăsăturile celor două moduri, declarativ și atributiv, de dobândire a dreptului la marcă. În unele legislații, se utilizează sistemul atributiv amânat, sistemul provocator sau sistemul avizului prealabil.

Sistemul atributiv amânat este practicat de către dreptul englez. În sistemul atributiv amânat, depozitul se transformă, după o anumită perioadă de timp, într-o dovadă definitivă a dreptului titularului asupra mărcii depuse. Sistemul atributiv amânat se caracterizează prin existența publicității și controlul preventiv.

În sistemul provocator, organul competent nu efectuează un examen de fond al mărcii. După verificarea formală a depozitului, se admite publicarea mărcii. în cazul unui conflict, persoana interesată poate să facă opoziție la înregistrarea mărcii.

Sistemul avizului prealabil este consacrat de dreptul elvețian. În sistemul avizului prealabil, depunătorul este înștiințat de către organul administrativ competent de opunerile la înregistrarea mărcii. Cu toate că există anteriorități la cererea depunătorului, organul administrativ înregistrează marca.

4.2.2. Procedura de înregistrare a mărcii

Se impuen apreciza că înregistrarea unei mărci se efectuează în mai multe etape. Acestea sunt: depozitul național reglementar; examinarea formală a cererii de înregistrare; examinarea de fond a cererii de înregistrare; înregistrarea și publicarea mărcii.

Depozitul național reglementar

Depozitul național reglementar al mărcii se constituie, potrivit art. 10 alin. (1) al Legii nr. 84/1998, prin depunerea unei cereri de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Cererea va trebui să conțină solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci, indicații referitoare la identitatea solicitantului, o listă cuprinzând produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii este cerută și o reproducere suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este solicitată.

Depunerea cererii de înregistrare

Înregistrarea mărcii se solicită individual sau în comun de persoane fizice sau juridice, direct sau printr-un mandatar, cu domiciliul, respectiv, cu sediul în România. Are calitatea de mandatar autorizat consilierul în proprietate industrială. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României, va fi reprezentat în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, printr-un mandatar.

Cererea de înregistrare a unei mărci colective poate fi formulată de asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți sau de prestatori de servicii. Odată cu cererea de înregistrare, solicitantul va depune și regulamentul de folosire a mărcii colective.

Cererea de înregistrare a unei mărci de certificare se formulează de persoanele juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor. Solicitantul va depune, odată cu cererea de înregistrare, regulamentul de folosire a mărcii de certificare și autorizația sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.

Cererea de înregistrare a mărcii se depune la Registratura generală a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin poștă ori prin poșta electronica.

Cererile se înregistrează în ordinea cronologică a primirii. Pe cerere, registratura generală va menționa anul, luna și ziua primirii. Cererile primite după orele legale de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală, se înregistrează în prima zi lucrătoare.

Conținutul cererii de înregistrare

Cererea de înregistrare a mărcii se redactează în limba română și are ca obiect o singură marcă. Cererea se întocmește într-un singur exemplar, pe un formular-tip.

În conformitate cu art.9 alin. (2)-(4) al Legii nr. 84/1998 cererea de înregistrare trebuie să conțină următoarele elemente:

solicitarea explicita a inregistrarii marcii; 

datele de identificare a solicitantului si, dupa caz, a mandatarului; 

o reprezentare grafica, suficient de clara, a marcii a carei inregistrare este ceruta;

lista produselor si/sau serviciilor pentru care se solicita inregistrarea marcii; 

dovada achitarii taxei de depunere si de publicare a cererii de inregistrare a marcii. 

Cererea prezintă mențiuni exprese atunci când marca: conține una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii; este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative; conține o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale marcii. 

Cererea se referă la o singură marcă și este prezentată în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. 

Data depozitului național reglementar

Data depozitului național reglementar este data la care a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cererea de înregistrare a mărcii, în condițiile în care aceasta conține toate elementele prevăzute de lege.

În absența unora dintre elementele cererii de înregistrare a mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci notifică solicitantului lipsurile constatate. Solicitantul poate completa lipsurile în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Data depozitului va fi aceea la care au fost comunicate toate aceste elemente.

Prioritatea convențională și de expoziție

 Dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii sub o marcă în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea
nr. 246/1930, revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris, și dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse și servicii a fost depusă la OSIM într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expozitie, solicitantul beneficiază de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție. 

Termenul prevăzut de 6 luni nu va prelungi termenul de prioritate. Aceste drepturi de prioritate trebuie invocate odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii. Ele se justifică prin acte de prioritate și sunt supuse taxei legal stabilite.

Actele de prioritate se depun și taxa legală se plătește în maximum 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii. în caz contrar, prioritatea invocată nu va fi recunoscută.

Examinarea formală a cererii de înregistrare

După depunere, cererea de înregistrare a mărcii se examinează de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor stabilite pentru constituirea depozitului național reglementar. Examinarea cerințelor de formă se efectuează în termen de o lună de la data primirii cererii.

În cazul în care cererea întrunește condițiile prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci atribuie dată de depozit cererii. Tot Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci decide și înscrierea datelor conținute în cerere în Registrul Național al Mărcilor

Atunci când cererea nu îndeplinește cerințele pentru constituirea depozitului național reglementar, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va notifica solicitantului lipsurile constatate. Dacă solicitantul completează lipsurile în termen de 3 luni de la notificare, data depozitului va fi aceea la care toate aceste elemente au fost comunicate Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. în caz contrar, cererea se respinge.

În cazul în care taxa de înregistrare și examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de 2 luni. Dacă solicitantul nu plătește taxa în termen, se consideră că a renunțat la înregistrarea mărcii și cererea se respinge.

Decizia de atribuire a datei depozitului național reglementar sau de respingere a cererii de înregistrare a mărcii este comunicată solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

Examinarea de fond a cererii de înregistrare

În urma constituirii legale a depozitului național reglementar și înscrierii în Registrul Național al Mărcilor, cererea de înregistrare a mărcii este supusă examinării în fond. Examinarea cererii se efectuează de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în termen de 6 luni de la data plății taxei de înregistrare și examinare a cererii.

Legea din 1998 stabilește că Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va examina calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. g), condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) și (2), dacă se invocă o prioritate și motivele de refuz prevăzute la art. 5 și art. 6. Examinarea motivelor de refuz se face potrivit unor criterii, cum ar fi: gradul de distinctivitate, inițială sau dobândită, a mărcii notorii în România; durata și întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele și serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată; durata și întinderea publicității mărcii notorii în România; aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România; gradul de cunoaștere a mărcii notorii pe piața românească de către segmentul de public căruia i se adresează; existența unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparținând altor persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.

Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor menționate, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate cere de la autorități publice, instituții publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietății în România.

Când un motiv de refuz, dintre cele prevăzute la art. 6 se aplică numai la anumite produse sau servicii pentru care înregistrarea mărcii a fost solicitată, înregistrarea va fi refuzată numai pentru aceste produse sau servicii.

Înregistrare și publicitatea mărcii

În cazul în care cererea îndeplinește cerințele de constituire a depozitului național reglementar, precum și celelalte condiții prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci decide înregistrarea mărcii și o înscrie în Registrul Național al Mărcilor. În termen de
2 luni de la data deciziei de înregistrare, marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Opoziția la înregistrare

În termen de 2 luni de la data publicării mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și titularul unui drept anterior cu privire la imaginea sau la numele patronimic, la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat, la orice alt drept de proprietate industrială protejat sau la un drept de autor, precum și orice altă persoană interesată pot face opoziție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la marca publicată. Opoziția trebuie să fie formulată în scris, motivat și cu plata taxei prevăzute de lege. În cazul neplății taxei, se consideră că opoziția nu a fost făcută.

Actul de opoziție, potrivit regulii 19 alin. (2) al Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, trebuie să conțină:

indicații privind cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia se formulează opoziția, respectiv numărul cererii de înregistrare a mărcii, numele sau denumirea solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, menționarea produselor și a serviciilor care figurează în cerere

indicații privind marca anterioară, marca notorie sau dreptul anterior dobândit pe care se întemeiază opoziția

o reprezentare și, după caz, o descriere a mărcii anterioare, a mărcii notorii sau a altui drept anterior;

produsele și serviciile pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau cerută la înregistrare sau pentru care marca anterioară este notorie;

mențiuni privind calitatea și interesul persoanei care formulează opoziția;

o prezentare detaliată a motivelor invocate în susținerea opoziției;

numele sau denumirea și adresa sau sediul mandatarului, după caz.

În situația în care opoziția este formulată pentru motivul existenței unei mărci anterioare, actul de opoziție trebuie să fie însoțit de dovezi de înregistrare a mărcii, cum ar fi certificatul de înregistrare. Dacă opoziția este fondată pe o marcă notorie, actul de opoziție trebuie să fie însoțit de dovezi ale notorietății pe teritoriul țării noastre. Când opoziția este fondată pe existența oricărui alt drept anterior dobândit, actul de opoziție trebuie să fie însoțit de acte care să dovedească dobândirea și întinderea protecției acestui drept.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci notifică solicitantului opoziția formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum și motivele opoziției privind înregistrarea mărcii.

Opoziția formulată cu privire la marca publicată se va soluționa de către o comisie de examinare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Comisia este formată din trei specialiști desemnați de șeful Serviciului mărci, dintre care unul va fi examinatorul care a întocmit raportul de examinare a mărcii.

În cazul în care opoziția este întemeiată, comisia decide respingerea înregistrării mărcii.

Decizia de respingere a înregistrării mărcii, rămasă definitivă, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Retragerea cererii sau limitarea listei

Solicitantul poate, în orice moment, să-și retragă cererea de înregistrare a mărcii sau să-și limiteze lista de produse sau de servicii. Dacă marca a fost deja publicată, retragerea sau limitarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului ori pentru alte rectificări ce nu afectează esențial marca sau nu extind lista de produse sau de servicii. Orice modificare cerută de solicitant până la înregistrare, care afectează substanțial marca ori lista de produse sau de servicii, trebuie să facă obiectul unei noi cereri de în registrar a mărcii.

Eliberarea certificatului de înregistrare

În termen de maximum 2 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de înregistrare a mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează titularului certificatul de înregistrare, cu condiția plății taxei prevăzute de lege. Certificatul de înregistrare conține mențiuni cu privire la marca înregistrată, înscrise în Registrul Național al Mărcilor.

Titularul poate solicita eliberarea de copii de pe certificatul de înregistrare, conforme cu originalul, cu plata taxei prevăzute de lege.

Durata de protecție a mărcii

Înregistrarea mărcii conferă titularului său, potrivit art. 36 alin. (1) al Legii nr. 84/1998, un drept exclusiv asupra mărcii. Protecția dreptului exclusiv asupra mărcii este asigurată pe o perioadă de 10 ani de la data depozitului național reglementar.

Împlinirea termenului de protecție determină stingerea dreptului la marcă. Dar titularul are posibilitatea de a cere reînnoirea înregistrării mărcii, protecția fiind nelimitată în timp.

În sistemul declarativ, expirarea duratei de ocrotire, asigurată de efectuarea depozitului, implică numai încetarea garanțiilor speciale. Dacă depozitul nu este reînnoit, dreptul la marcă nu se pierde, întrucât se conservă nedefinit prin folosire.

Reînnoirea înregistrării mărcii

Înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită, conform art. 30 alin. (2) al Legii nr. 84/1998, la împlinirea fiecărui termen de 10 ani.

Reînnoirea înregistrării mărcii se poate cere înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate. Reînnoirea înregistrării nu poate aduce mărcii modificări esențiale.

Elementele cererii de reînnoire a înregistrării mărci, prevăzute de art. 31 al Legii
nr. 84/1998 și regula 21 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiile geografice, constau în următoarele: solicitarea expresă de reînnoire a înregistrării mărcii; dacă cererea este prezentată de titular, numele și adresa acestuia; numele sau denumirea și adresa sau sediul mandatarului, dacă este cazul; data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii; numărul înregistrării mărcii; mențiunea că reînnoirea este cerută pentru toate produsele și serviciile la care se referă marca înregistrată sau, după caz, indicarea claselor sau produselor și a serviciilor vizate de reînnoire; semnătura titularului, a persoanei autorizate de titular sau semnătura mandatarului, după caz; dovada plății taxei prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

Dacă titularul solicită reînnoirea numai pentru o parte din produsele și serviciile înscrise în Registrul Național al Mărcilor, acesta va indica și numele acelor produse sau servicii pentru care se solicită reînnoirea înregistrării mărcii.

Atunci când cererea de reînnoire, prezentată în termenele stabilite, nu conține unul din elementele prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci notifică solicitantului neregulile constatate, acordând un termen de 3 luni pentru remedierea acestora. In lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge. Solicitantul cererii de reînnoire poate contesta decizia de respingere a reînnoirii înregistrării .

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării cererii, în cuantumul aplicabil la această dată. Taxa poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata taxei în condițiile prevăzute de lege se sancționează cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

În situația în care cererea de reînnoire a înregistrării îndeplinește condițiile legale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează certificatul de reînnoire și îl comunică titularului mărcii.

Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecție în curs.

Reînnoirea înregistrării mărcii se înscrie în Registrul Mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de 3 luni de la depunerea cererii de reînnoire la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Modificarea înregistrării mărcii

În conformitate cu art. 34 alin. (1) al Legii nr. 84/1998, pe durata protecției mărcii, titularul poate solicita la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci introducerea de modificări ale unor elemente ale mărcii. Aceste modificări trebuie să fie neesențiale și să nu afecteze imaginea de ansamblu a mărcii.

Cererea de modificare a înregistrării unei mărci va conține, potrivit regulii 23 alin. (1) a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, următoarele elemente:

numărul de înregistrare a mărcii;

numele sau denumirea și adresa sau sediul titularului mărcii;

numele sau denumirea și adresa sau sediul mandatarului, dacă este cazul:

indicarea elementului din reprezentarea mărcii, a cărei modificare este
solicitată, în sensul art. 34 alin. (1) din lege;

o reprezentare a mărcii modificate, în conformitate cu regula 9 alin. (2)-(5).

Cererea de modificare a înregistrării mărcii va fi luată în considerare numai după ce plata taxei prevăzute de lege a fost efectuată de către titular.

Pentru remedierea neregularităților privind cererea de modificare a înregistrării mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda un termen de o lună. Dacă aceste neregularități nu sunt remediate în termenul acordat, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va respinge cererea de modificare.

În cazul în care cerințele prevăzute de lege sunt îndeplinite, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va înscrie în Registrul Național al Mărcilor modificările introduse și va publica marca, astfel cum a fost modificată.

În tot cursul perioadei de protecție a mărcii, titularul acesteia poate solicita Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu plata taxei prevăzute de lege, înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului în Registrul Național al Mărcilor. Modificările înscrise în Registrul Național al Mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

CAPITOLUL V

CONDIȚII PRIVIND PROTECȚIA MĂRCILOR

Protecția juridică a mărcilor presupune îndeplinirea unor anumite condiții, acestea împărțindu-se în condiții de fond și condiții de formă ale protecției mărcilor.

Condițiile de fond privesc distinctivitatea, disponibilitatea și liceitatea semnului ales ca marcă, iar condițiile de formă se referă la modul de folosire a mărcii.

5.1. Condițiile de fond

5.1.1. Distinctivitatea

Protecția ca marcă a unui semn este condiționată de existența caracterului distinctiv. Un semn are caracter distinctiv dacă nu este necesar, uzual sau descriptiv.

Legislația noastră internă prevede expres cerința obligatorie a caracterului distinctiv, marca fiind un semn care poate servi la deosebirea produselor și serviciilor unei persoane fizice și juridice de cele aparținând altor persoane.

Prin corelarea dispozițiilor, textul art. 5 lit. b) prevede că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv.

În literatura juridică s-a arătat că distinctivitatea cuprinde două elemente: originalitatea și noutatea. Ele au fost considerate în mod distinct ori s-a apreciat că distinctivitatea este echivalentă fie cu noutatea, fie cu originalitatea.

În materia mărcilor, originalitatea nu este absolută în timp și spațiu. Drepturile care iau naștere sunt mai puțin complete decât cele decurgând din creațiile noi. Originalitatea reprezintă o condiție de validitate, iar noutatea o condiție de apropiere, de disponibilitate a semnului ales ca marcă. Dreptul asupra mărcii este un drept de ocupație și nu de creație.

Distinctivitatea este o problemă de fapt. Fiind o noțiune relativă, distinctivitatea se apreciază de instanțele judecătorești în funcție de situația concretă.

Semnele utilizate ca mărci trebuie să fie distinctive în sine sau prin modul lor de prezentare. Aprecierea caracterului distinctiv are în vedere aptitudinea intrinsecă sau concretă a semnului de a identifica un anumit produs, în cadrul aceleiași categorii.

În raport de produsul sau serviciul la care se aplică, semnul este distinctiv dacă poate fi recunoscut de către cei cărora le este adresat.

În lipsa caracterului distinctiv intrinsec, nu pot constitui o marcă semnele simple și semnele descriptive. Distinctivitatea intrinsecă se determină în abstract.

În dreptul nostrum se dispune că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora. De exemplu, vin distilat, sticlă de Jena, gem de portocale, ulei comestibil, ciocolată fină.

În literatura de specialitate, marca descriptivă este deosebită de marca aluzivă, care evocă anumite calități ale produsului. Cu toate că diferențierea este dificilă, marca aluzivă poate fi admisă la înregistrare.

În absența caracterului distinctiv concret, nu pot forma o marcă semnele vizibile uzuale, generice sau necesare. Recunoașterea unui drept exclusiv ar însemna admiterea unui monopol asupra produsului.

Legea română din 1998, în art. 5 lit. c), prevede că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante. Potrivit art. 5 lit. e), nu se pot înregistra nici mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului, sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic, sau care dă o valoare substanțială produsului.

Se poate observa că prevederile legii române nu se referă și la semnele generice. Absența unei asemenea mențiuni se explică prin faptul că semnele generice și semnele uzuale constituie o singură categorie. Datorită unei folosiri generalizate, semnele din această categorie sunt uzuale.

Caracterul uzual al unor semne se stabilește prin prisma a două reguli: validitatea semnului se apreciază în momentul apropierii mărcii; folosirea semnului de către un terț să fie tolerate neechivoc de titluarul mărcii.

5.1.2. Disponibilitatea

Un semn poate fi apropriat ca marcă dacă nu aparține unei alte persoane. Indisponibilitatea unui semn este generată de existența unor drepturi anterioare. Cauzele de indisponibilitate se referă la drepturile personale nepatrimoniale ale terților și la actele anterioare de apropriere, care constituie anterioritățile propriu-zise.

În dreptul român, anterioritățile sunt prevăzute de Legea nr. 84/1998. În conformitate cu art. 6 lit. a), o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care a fost cerută înregistrarea mărcii sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată. Cu caracter derogatoriu, înregistrarea poate fi totuși admisă dacă se obține consimțământul expres al titularului mărcii anterioare.

În materia mărcilor, aprecierea anteriorităților are în vedere evitarea oricăror confuzii privind originea și calitatea produselor sau serviciilor. Anterioritatea poate proveni dintr-un depozit anterior ori dintr-o folosire anterioară.

În cadrul legislației noastre interne Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 consideră indisponibilitățile ca fiind conflicte cu drepturi anterioare. Astfel, potrivit Regulamentului un semn nu poate fi înregistrat ca marcă sau ca element al unei mărci, dacă aduce atingere unui drept anterior protejat. Potrivit reglementării actuale, prin drept anterior protejat se înțelege:

marcă identică sau similară, înregistrată în România pentru produse sau servicii identice sau similar;

o marcă identică sau similară, considerată notorie în România conform art. 3 lit. d) din lege;

un drept al unei personalități cu privire la imaginea sau la numele său patronimic;

o indicație geografică protejată;

un desen sau un model industrial protejat;

un drept de autor;

orice drept de proprietate industrială dobândit anterior datei depozitului național reglementar al unei mărci.

Anterioritățile sunt parțiale și relative. Ele privesc numai domeniul economic și comercial, în care semnul a constituit obiectul unei aproprieri anterioare. Pe de altă parte, anterioritățile sunt limitate profesional, în timp și în spațiu.

Limitele profesionale ale anteriorității

Marca nu trebuie să fie unică în raport cu toate semnele distinctive înregistrate anterior. Noutatea mărcii se referă numai la produsele pentru care a fost creată. Riscul confuziei fiind înlăturat de deosebirea dintre produse, aceeași marcă poate fi folosită în ramuri sau industrii diferite.

Aprecierea diferită a anteriorităților în această materie, a permis elaborarea regulii specialității mărcii. In baza regulii specialității, o marcă poate fi înregistrată pentru alte categorii de produse. De exemplu, denumirea Friands, utilizată ca marcă pentru siropuri, a fost admisă ca marcă pentru sardele, fără să se considere că există o anterioritate2'.

În practică, limitele profesionale ale anteriorității au fost admise în mod deosebit. Instanțele franceze, bazându-se pe caracterul diferit al industriilor, nu au considerat anterioritate folosirea aceleiași mărci, de către titulari diferiți, pentru produse între care există o analogie.

Într-o interpretare mai restrictivă, instanțele elvețiene și germane au apreciat că o marcă identică sau similară cu o marcă anterioară poate fi protejată numai dacă se folosește pentru produse de natură diferită.

Dispozițiile legii române din 1998 admit, în mod expres, principiul specialității mărcii. Marca identică sau similară cu o marcă anterioară și destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similar nu poate fi înregistrată, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Aplicarea principiului specialității determină un risc de confuzie și un risc de diluare a valorii mărcii. Riscul confuziei pe care îl creează folosirea de către un terț a unei mărci pentru produse diferite aduce prejudicii funcției de identificare a provenienței produselor. Riscul de diluare a valorii mărcii aduce atingere funcției sale publicitare. Anterioritatea este o problemă de fapt. Ea se apreciază de instanța judecătorească, ținându-se seama de posibilitatea producerii unei confuzii pentru publicul consummator.

Cercetarea anteriorităților se face prin verificarea semnelor înregistrate ca mărci în Registrul Național al Mărcilor. în același scop, se vor verifica și evidențele ținute de Camerele de Comerț și Industrie teritoriale referitor la mărcile de fabrică, de comerț și de servicii legal înregistrate.

Examinarea anteriorităților este facilitată de clasificarea internațională a produselor și serviciilor, adoptată prin Aranjamentul de la Nisa, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare. Membră a Uniunii restrânse de la Nisa, țara noastră folosește clasificarea internațională în gruparea produselor și serviciilor, în vederea înregistrării mărcilor.

Limitele anterioare în timp

Un semn protejat anterior ca marcă nu poate fi utilizat de o terță persoană, cât timp dreptul titularului nu s-a stins prin abandon sau decădere.

O marcă abandonată de către titular poate fi folosită pentru produse identice sau similare. Utilizarea mărcii de către o altă persoană presupune îndeplinirea următoarelor condiții:

abandonul mărcii să fie cert;

durata abandonului să permită uitarea vechiului semn distinctiv;

să nu existe o intenție de fraudă.

În acest fel, noua marcă înregistrată nu va fi confundată cu marca abandonată, care nu mai constituie o anterioritate.

Limitele anteriorității în spațiu

O marcă este protejată pe întregul teritoriu al țării unde a fost înregistrată. Pentru evitarea oricărei confuzii, aceeași marcă nu poate fi folosită, într-o industrie identică sau similară, în două localități diferite.

Principiul teritorialității nu asigură protecția mărcii și în străinătate. O marcă identică sau similară se poate folosi în două state diferite. Numai în cazul în care, prin înregistrarea unei mărci străine anterioare, se urmărește o fraudă, titularul ei are o acțiune în concurență neloială.

Însă, de la această regulă există două excepții. Protecția mărcilor se poate realiza și în alte state, dacă există o convenție international sau semnele distinctive sunt notorii.

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 prevede că o marcă poate fi în conflict cu o marcă notorie. Astfel, în cadrul regulamnetului se consideră că un conflict intervine atunci când marca sau elementele sale esențiale constituie:

reproducere, o imitație, o traducere sau o transliterare, care pot crea o confuzie cu marca notorie și când marca sau unul dintre elementele sale esențiale face obiectul unei cereri de înregistrare ori al unei înregistrări pentru produse sau servicii identice sau similare față de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplică;

o reproducere, o imitație, o traducere sau o transliterare, care pot crea confuzie cu marca notorie și atunci când marca sau unul dintre elementele sale esențiale face obiectul unei cereri de înregistrare ori al unei înregistrări pentru produse sau servicii diferite față de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplică, dacă cel puțin una din condițiile următoare sunt îndeplinite:

utilizarea mărcii indică o legătură între proprietarul mărcii notorii și produsele sau serviciile pentru care marca face obiectul unei cereri de înregistrare sau este înregistrată, utilizare care ar risca să cauzeze prejudicii proprietarului mărcii notorii;

utilizarea mărcii riscă să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii notorii;

prin utilizarea mărcii s-ar beneficia pe nedrept de caracterul distinctiv al mărcii notorii.

5.1.3. Liceitatea

Pentru a constitui o marcă, un semn trebuie să nu cuprindă indicații false sau înșelătoare, ori să nu fie contrar ordinii publice sau bunelor moravuri. Exigențele relațiilor comerciale exclud de la protecție mărcile deceptive, ilegale sau imorale.

Mărcile deceptive sau frauduloase nu pot fi validate, deoarece urmăresc să inducă în eroare pe consumatori. Prin sancționarea mărcilor deceptive, se asigură menținerea unei anumite calități a produselor marcate.

În practică, se consideră ca fiind deceptive mărcile care înșeală pe cumpărători asupra calității produsului, provenienței sale geografice sau situației comerciale a titularului semnului distinctiv.

În dreptul român, este cosancrat faptul că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului.

Mărcile ilegale sau imorale nu pot fi protejate, întrucât aduc atingere ordinii sociale și politice.

Semnele contrare moralei și ordinii publice sunt prevăzute de art. 6 ter alin. (1) lit. a) și b) din Convenția de la Paris, în forma revizuită la Haga, în 1925. Astfel, țările Uniunii convin să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizația organelor competente, fie ca mărci, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, drapelelor și altor embleme de stat ale țărilor Uniunii, a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de către ele, precum și a oricăror imitații de blazoane. Aceste dispoziții se aplică și stemelor, drapelelor și altor embleme, inițialelor sau denumirilor organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii.

Pentru aplicarea acestor dispoziții, țările Uniunii de la Paris convin să-și comunice reciproc, prin intermediul Biroului internațional, lista semnelor care nu pot fi înregistrate ca mărci. Fiecare țară a Uniunii va pune în timp util la dispoziția publicului listele care i-au fost notificate.

La nivelul legislației noatre interne se prevede că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. De exemplu, mărcile care au un conținut imoral sau mărcile care ar putea aduce prejudicii organelor sau instituțiilor de stat.

Tot dispozițiile legii române prevăd, în mod expres, și interdicțiile stabilite din considerente internaționale. Astfel, lit. k) și 1) ale art. 5 enumera semnele care nu sunt susceptibile de apropriere ca mărci, întrucât intră sub incidența art. 6ter din Convenția de la Paris.

5.2. Condițiile de formă

Condițiile de formă ale protecției mărcilor sunt distincte de modul lor de dobândire. Ele se referă la modul de folosire a mărcii. Folosirea mărcii se realizează prin aplicare sau atașare.

Aplicarea sau atașarea mărcii se poate face pe fiecare produs în parte, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se oferă produsele sau serviciile, precum și pe documentele care însoțesc produsele. Mărcile mai pot fi utilizate în orice alt mod potrivit, pe insigne, reclame, anunțuri, prospecte, cataloage, facturi și, în genere, pe orice documente ale titularului.

În situația produselor complexe, aplicarea sau atașarea mărcilor se face de către întreprinderile la care se realizează produsele finite. Dacă unele elemente sau subansamble pot fi folosite independent sau în ansamblul altor produse, ele vor purta separat marca întreprinderii care le-a realizat.

Marca individuală se poate aplica sau atașa alături de marca colectivă. Tot marca poate fi însoțită de inscripția fabricat în România, marcă înregistrată sau marcă înregistrată internațional.

Marca nu este necesar să fie aderentă produsului. Marca se poate aplica și pe ambalaj, iar uneori constă chiar în forma ambalajului. De exemplu, la produsele lichide, gazoase sau de dimensiuni mici, marca se aplică pe ambalaje.

Aplicarea sau atașarea trebuie făcută în așa fel încât să împiedice înlăturarea mărcii în timpul circulației. În măsura în care este posibil, marca se va menține și în timpul folosirii, permițând însă utilizarea produselor și serviciilor.

Tot referitor la modul de folosire, marca nu trebuie să fie exterioară produsului sau aparentă. Chiar dacă locul aplicării nu este vizibil, marca se consideră valabilă.

CAPITOLUL VI

PRACTICĂ JUDICIARĂ

6.1. Marca. Acțiune privind interzicerea utilizării nume comercial înregistrat ca marcă  anterior

Principiile de drept prevăzute în art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE  a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 sunt transpuse în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998

Aceste principii impun ca în toate cazurile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț, să se aplice regulile art. 36(în actuala numerotare) din Legea nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

Î.C.C.J,

Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr.  492 din 25 ianuarie 2011.

Prin sentința civilă nr. 46 din 8 ianuarie 2009 Tribunalul Prahova a respins excepția tardivității depunerii întâmpinării și a respins acțiunea reclamantei SC Prolingua SRL în contradictoriu cu pârâții SC Prolingua Grup SRL și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut anterioritatea cererii pârâtei având ca obiect de activitate traducerile, față de înregistrarea mărcii „Prolingua” deținută de reclamantă cu privire la serviciile de traducere pentru clasa 41, cererea pârâtei fiind înregistrată la 18 aprilie 2007, iar a reclamantei la 7 august 2007. Un act nu poate reprezenta acțiune în contrafacere dacă a fost săvârșit înainte de data înregistrării mărcii ca semn distinctiv pentru o anumită clasă de servicii sau produse. A reținut că societatea pârâtă și-a  înregistrat denumirea potrivit dispozițiilor legale și că art. 38 lit. a din  Legea nr. 84/1998 prevede că titularul mărcii nu poate interzice unui terț să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului. În cauză nu s-a făcut dovada că pârâta a folosit semnul „Prolingua” pentru a-și identifica și particulariza serviciile, folosindu-și numele comercial înregistrat în mod legal în desfășurarea tuturor activităților sale comerciale. Cererea de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii a fost respinsă cu motivarea că modificarea adusă art. 5803 Cod procedură civilă prin Legea nr. 459/2006 interzice expres acordarea daunelor cominatorii pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute în acest articol.

Cât privește excepția tardivității depunerii întâmpinării, instanța de fond a respins-o  cu motivarea că art. 118 alin. (2) Cod procedură civilă a fost abrogat prin art. 1 pct. 44 din OUG nr. 138/2000, respectiv art. 1 pct. 22 din Legea nr. 219/2005, nemaiputând produce efecte.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel reclamanta. A criticat hotărârea instanței de fond sub aspectul greșitei respingeri a excepției tardivității întâmpinării, solicitând a se constata că pârâta era decăzută din dreptul de a invoca excepții și de a propune probe. Pe fond, a susținut că hotărârea atacată a fost pronunțată cu aplicarea greșită a textelor de lege incidente în speță și cu neobservarea probelor administrate în dosar. Astfel, a arătat că textul art. 38 lit. a poate fi interpretat numai în strânsă legătură cu dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, dispozițiile art. 38 putând doar să completeze, iar nu să lipsească de efecte art. 35. În activitatea desfășurată pârâta a folosit ca marcă semnul „Prolingua”, nefiind vorba numai de folosirea denumirii ca simplu element de identificare. Marca „Prolingua” este conținută în semnul sub care pârâta își oferă serviciile, în condițiile în care desfășoară activități identice sau similare cu cele prestate de reclamantă, activități cuprinse în clasele pentru care a obținut înregistrarea mărcii. În mod greșit instanța de fond a reținut anterioritatea actelor de contrafacere față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, în contradicție cu actele depuse la dosar și fără a ține seama că trebuie analizate actele de contrafacere ulterioare înregistrării acestei mărci.

Prin decizia civilă nr. 8 din 22 ianuarie 2010 Curtea de Apel Ploiești a respins ca nefondat apelul reclamantei.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că în mod corect a fost respinsă excepția tardivității întâmpinării, care a fost depusă la prima zi de înfățișare. Pe fond, a reținut ca fiind legale și temeinice argumentele referitoare la anterioritatea înregistrării pârâtei față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, că dispozițiile art. 38 lit. a din Legea nr. 84/1998 au fost corect aplicate și că nu s-a făcut dovada folosirii de către pârâtă a numelui comercial ca marcă.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7, pct. 8 și pct. 9 Cod procedură civilă. A susținut că hotărârea atacată cuprinde motive contradictorii și fără legătură cu specificitatea cauzei, în sensul că reținând anterioritatea înregistrării pârâtei, instanțele nu au observat că argumentul se referă la cea de-a doua marcă a reclamantei, înregistrată pentru produsele din clasele 41 și 42 și că prima marcă „Prolingua” a fost înregistrată în la 18 decembrie 2002. Suprapunerea domeniilor de activitate ale celor două societăți comerciale conduce la existența unui risc de confuzie, nepermis a fi consacrat judiciar. Constatările instanței cu privire la aplicarea art. 38 lit. a din Legea nr. 84/1998 nu au legătură cu cererea dedusă judecății, deoarece s-a solicitat nu interzicerea  utilizării de către pârâtă a semnului „Prolingua” ca marcă, ci interzicerea utilizării acestuia ca nume comercial, care încalcă prin el însuși dreptul la marcă. De asemenea, interpretarea dată cererii de înregistrare a societății pârâte și a semnificației juridice a controlului judecătorului delegat la Registrul Comerțului este greșită, iar semnificația operațiunilor realizate de cele două părți a fost incorect apreciată. Instanța de apel trebuia să compare marca „Prolingua” cu numele comercial „Prolingua Grup” și să sesizeze existența riscului de confuzie, care impunea sancționarea înregistrării unui nume comercial identic sau similar cu o marcă anterioară.

Analizând recursul în limita criticilor formulate, ce pot fi încadrate în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct.7 și  9 Cod procedură civilă, Înalta Curte constată că acesta este fondat, urmând a fi admis, pentru considerentele ce succed:

Deși recurenta a înțeles să invoce motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă, Înalta Curte constată că acesta nu poate fi reținut. Referirea legiuitorului la „actul juridic dedus judecății”, al cărui înțeles „lămurit și vădit neîndoielnic” a fost schimbat, privește încălcarea principiului înscris în art. 969 alin. (1) Cod civil, potrivit căruia convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, ceea ce în speță nu se verifică.

Instanța urmează a reține incidența celorlalte motive de recurs, prevăzute de dispozițiile art. 304 pct. 7 și pct. 9 Cod procedură civilă, la care va răspunde prin considerente comune.

Principiile de drept stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție sunt pe deplin aplicabile în cauza de față, scopul articolului 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE  a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.

Aceste principii impun ca în toate cazurile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț, să se aplice regulile art. 36 (în actuala numerotare) din Legea nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

În mod greșit atât instanța de apel, cât și instanța de fond, au reținut anterioritatea numelui comercial al intimatei-pârâte, față de marca „Prolingua” aparținând recurentei-reclamante.

Din actele depuse la dosar rezultă, fără dubiu, că reclamanta și-a înregistrat marca cu nr. M 2002/006859 la 18 decembrie 2002 pentru produsele din clasa 35 – publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou.

Numele comercial al pârâtei a fost înregistrat în anul 2007, SC Prolingua Grup SRL atribuindu-se număr de ordine în registrul comerțului la 18 aprilie 2007, conform certificatului de furnizare de informații nr. 6619 din 6 februarie 2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Așadar, la momentul înregistrării denumirii societății pârâte în registrul comerțului, marca recurentei-reclamante, „Prolingua”, era în mod legal înregistrată, bucurându-se de protecția conferită de lege oricărei mărci.

Argumentul reținut de instanța de apel potrivit căruia cererea de înregistrare  a pârâtei a fost cenzurată de judecătorul delegat la Registrul Comerțului, care decis în mod irevocabil că denumirea este legală și că îndeplinește condițiile de disponibilitate, distinctivitate și caracter licit, nu este relevant față de cererea dedusă judecății.

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, disponibilitatea verificată din oficiu și care a permis pârâtei să-și înregistreze numele comercial a privit exclusiv inexistența unei firme anterioare identice sau similare, iar nu existența unei mărci anterioare cu care ar fi putut intra în conflict.

În cauză nu se pune în discuție legalitatea înregistrării numelui comercial al intimatei-pârâte, ci eventualul conflict dintre numele comercial și o marcă anterioară.

Cu privire la posibilitatea identificării unui conflict între marcă și nume comercial, Curtea de apel nu a ținut seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (cazul C-17/06 Celine – decizia cadru în materie).

În această cauză, prin hotărârea din 11 septembrie 2007, s-a stabilit că utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este  susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.

În prezent, dispozițiile mai sus citate au fost preluate prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L299/25 din 8 noiembrie 2008, care a abrogat Prima Directivă.

Toate cele patru condiții reținute pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn în cazul Celine sunt îndeplinite în speță.

Astfel, este de necontestat că intimata-pârâtă își folosește numele comercial – Prolingua Grup – în activitatea sa comercială.

De asemenea este îndeplinită cea de-a doua condiție, a folosirii numelui fără consimțământul titularului mărcii, neafirmându-se că ar fi existat consimțământul reclamantei la înregistrare.

Instanța de apel  nu a aplicat principiile stabilite în practica Curții Europene de Justiție în aprecierea celei de-a treia condiții, respectiv folosirea în legătură cu serviciile oferite.

Utilizarea pentru produse sau servicii în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă are loc când un terț aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează. Dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” atunci când terțul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele său comercial și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terți.

Între obiectul de activitate al pârâtei – traducere scrisă și orală (interpreți)  și serviciile pentru care a fost înregistrată marca pârâtei există o strânsă legătură, determinată de similaritatea acestor servicii.

Și ultima condiție care privește capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a originii este îndeplinită.

Instanța de apel a reținut că în cauză nu s-a dovedit că societatea pârâtă a folosit numele său comercial ca marcă, ci doar ca denumire a societății, astfel încât nu a adus atingere dreptului exclusiv la marcă al reclamantei, fără a face vreo referire concretă la probele care au îndreptățit-o să concluzioneze astfel.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alți comercianți.

Specificul acestei spețe constă în faptul că pârâta își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor – traducere și interpretare, fără a folosi un nume distinctiv, altul decât numele comercial.

În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Numele comercial are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului și pe cea de raliere a clientelei. Marca identifică un  comerciant prin prisma produselor și serviciilor sale și le individualizează în raport cu cele ale altor comercianți, una din funcțiile sale fiind și acea de raliere a clientelei.

Or, numele comercial ce conține sintagma PROLINGUA, îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii similare.

Riscul de confuzie vizează, în cauza de față, riscul atribuirii aceleiași proveniențe serviciului marcat de semnul aflat în conflict cu cel marcat de marca anterioară.

La dosarul cauzei au fost depuse dovezi în acest sens (adresa nr. 942647 din  14 aprilie 2008 a Agenției Naționale de Administrare  Fiscală și  adresa 71256 din 14.03.2008 a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile) din care rezultă că datorită  numelor asemănătoare și similarității serviciilor celor două societăți s-au produs confuzii chiar și la nivelul autorităților administrative centrale.

Segmentul de piață acoperit de  recurenta-reclamantă și de intimata-pârâtă (servicii de traducere și interpretare)  este bine  conturat, având beneficiari predeterminați atât prin natura serviciului prestat, cât și de condițiile impuse de piața specifică, cele două societăți fiind concurente pe piața traducerilor și a serviciilor de interpretare. În acest context nu poate fi ignorat elementul verbal comun  al celor două semne aflate în conflict și nici similaritatea serviciilor prestate.

Pentru aceste considerente, în raport de dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, recursul reclamantei a fost admis, decizia recurată a fost modificată în sensul admiterii apelului reclamantei, a fost schimbată în parte sentința instanței de fond și a fost admisă în parte acțiunea reclamantei, în sensul obligării pârâtei la încetarea folosirii denumirii „Prolingua” în desfășurarea activităților de oferire sau prestare a serviciilor sub acest semn, precum și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate

6.2. Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii

Pentru a  se reține existența caracterului public și serios al folosirii unei mărci sub care se comercializează băuturi răcoritoare cu o valoare scăzută, utilizarea acestui bun de larg consum trebuie să fie semnificativă din punct de vedere cantitativ.

Dacă prețul produsului comercializat este de 1 leu, valoare în mod evident foarte scăzută și frecvența utilizării produsului de băuturi răcoritoare este foarte redusă, iar cantitatea de produse comercializată este și ea foarte redusă,  nu este îndeplinită condiția caracterului public și serios al mărcii.

Pentru ca marca să își poată îndeplini funcțiile pentru care a fost protejată  pentru acest tip de produse, comercializarea trebuie să fie una constantă și importantă cantitativ. Caracteristicile pieței pentru produsele băuturi răcoritoare indică faptul că produsele cu preț mic sunt, ca regulă generală, vândute în cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte ridicat. Astfel, o cifra de vânzare scăzută a unui produs cu preț mic sau mediu, conduc la concluzia unei utilizări neserioase a mărcii.

ÎCCJ,

Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr.4864 din 7 iunie 2011

Reclamanta S.C. D.R. SRL a chemat în judecată S.C. C.C. SA, solicitând, în contradictoriu și cu Oficiul de Stal pentru Invenții și Mărci, decăderea pârâtei S.C. C.C. SA din drepturile conferite de înregistrarea mărcii „CI-CO BĂUTURĂ RĂCORITOARE" nr. R 23585 pentru clasa de produse 32, în baza art.45 alin.1 lit.a din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Reclamanta a arătat că pârâta S.C C.C. SA nu a produs și nu a comercializat pe teritoriul României produse purtând marca „CI-CO BĂUTURĂ RĂCORITOARE", iar în ce privește interesul său înformularea cererii, acesta este justificat de faptul că a depus la OSIM cereri de înregistrare a mărcilor individuale combinate: marca „CI-CO" nr. M 2007 10336, marca „CICO" nr. M 2007 10335, marca„CHE&CICO" nr. M 2007 10333 din 08.11.2007 pentru clasele de produse 32, 35 și 39 conform clasificării de la Nisa.

În urma examinării în fond, OSIM a emis avize de refuz provizoriu, prin care a respins de la înregistrare mărcile reclamantei, opunând pentru clasa 32 de produse marca „CI-CO BĂUTURĂ RAGORITOARE" aparținând reclamantei.

Pârâta S.C C.C. SA a invocat excepția lipsei de interes și excepția prematurității.

Tribunalul a respins excepția prematurității, reținând că data de la care curge termenul de 5 ani este cea a dobândirii dreptului inițial conferit de marcă prin înregistrarea acesteia la OSIM potrivit art.4 din Legea nr.84/1998. A respins de asemenea excepția lipsei de interes, reținând că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole în înregistrarea mărcii solicitate de către reclamantă constituie prin concept un folos practic.

Prin sentința civilă nr. l12/2009, Tribunalul București a respins cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelurilor declarate de reclamantă și de pârâți, prin decizia nr. 110 A/2010 a respins apelul incident formulat de către pârâtă SC C.C. SA, ca nefondat; a admis apelul principal formulat de către reclamantă SC D.R. SRL; a schimbat în tot sentința apelată, în sensul că a admis acțiunea și a dispus decăderea pârâtei SC C.C. SA din drepturile conferite de marca individuală combinată „CI-CO Băutura răcoritoare".

Instanța a analizat cu prioritate chestiunile deduse judecății în apel de parată.

In privința lipsei de interes a reclamantei, aceasta a fost invocată pentru două considerente: emiterea avizului de refuz provizoriu la înregistrarea propriei mărci din motivul existenței a două mărci anterioare care se opun la înregistrare, deci marca apelantei pârâte nu este singurul obstacol la înregistrare, precum și împrejurarea că marca CI-CO a pârâtei apelante este notorie.

Curtea și-a însușit raționamentul primei instanțe, în sensul că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole la înregistrarea mărcii constituie prin sine un folos practic, deoarece acest demers, deși nu este suficient, este necesar pentru a deschide reclamantei apelante calea înregistrării mărcii sale.

Pe de altă parte, reclamanta își justifică pe deplin interesul în formularea cererii de față, având în vedere că afirmă intenția de înregistrare a mărcii ce folosește același semn protejat în beneficiul pârâtei apelante și, implicit, afirmă și dreptul de a folosi acest semn ca urmare a pretinsei încetări a efectelor înregistrării mărcii pârâtei prin instituția decăderii.

Nefondată este și susținerea referitoare la greșita soluționare a excepției de prematuritate.

Termenul la care se raportează actele de folosire a mărcii efectuate de titular în litigiul de decădere se calculează de la data sesizării instanței, înapoi, până la momentul înregistrării inițiale și nu de la data reînnoirii mărcii.

In privința apelului declarat de reclamantă, Curtea a reținut că din mijloacele de probă

administrate a rezultat îndeplinirea condiției ca exploatarea să fie reală și neechivocă, însă disputa poartă asupra caracterului public și serios al folosirii.

Curtea reține informarea emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că în anul 2005 cifra de afaceri a societății comerciale SC C.C. SA, a fost de 4.773.064 RON.

Alte facturi fiscale sau documente care să probeze comercializarea produselor sale sub marca CI-CO în restul perioadei de referință nu au fost depuse.

Suma ce reprezintă valoarea facturilor fiscale este nesemnificativă față de valoarea cifrei de afaceri declarată de apelanta-pârâtă și, având în vedere și împrejurarea că în cuprinsul facturilor fiscale amintiteprodusul purtând marca CI-CO era menționat alături de alte produse ale pârâtei, curtea reține că dovezile administrate arată o folosire a mărcii neimportantă, ce nu îndeplinește cerința de a fi serioasă.

Curtea a reținut că, deși este întemeiat argumentul primei instanțe în sensul că natura produsului sau serviciului pentru care marca este protejată poate atrage o utilizare intermitentă, mai intensă numai în anumite perioade (spre exemplu în timpul anotimpurilor calde), în cauză lipsa caracterului continuu al utilizării mărcii nu derivă din natura produsului.

Astfel, chiar dacă dovezile ar atesta comercializarea produselor exclusiv pe timpul verii, acestea ar trebui să privească întreaga perioadă de referință de 5 ani, ceea ce nu s-a întâmplat, și, în plus, cantitatea extrem de redusă a producției comercializate face ca această folosire să nu poată fi considerată serioasă.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că nu s-a dovedit nici caracterul public al folosinței analizate.

Astfel, trei din cele cinci facturi fiscale depuse atestă comercializarea produsului către persoane fizice neidentificate, iar celelalte două facturi atestă vânzarea a câte 120 unități din produsul purtând marca în litigiu către o persoană juridică.

Or, în aceste condiții, Curtea a considerat dovezile administrate ca fiind insuficiente pentru a proba caracterul public al folosirii mărcii, destinatarii unei părți importante a producției cu privire la care s-adovedit comercializarea fiind persoane fizice neidentificate, rară a se putea verifica desfacerea produselor prin circuite publice.

Având în vedere că actele de folosință dovedite în anul 2005 nu constituie o folosire efectivă, Curtea a constatat că este împlinit și termenul de 5 ani în care nu s-a realizat condiția cerută de lege pentru a înlătura sancțiunea decăderii, cererea de chemare în judecată fiind întemeiată.

Împotriva deciziei au declarat recurs ambele părți.

Reclamanta, prin recursul întemeiat pe dispozițiile art.304 pct.7 și pct.9 C.proc.civ., critică decizia sub aspectul greșitei rețineri a împrejurării că pârâta a făcut dovada folosirii reale și neechivoce a mărcii pentru clasa de produse 32.

Pârâta, prin recursul întemeiat pe dispozițiile pct.9 al art.304 C.proc.civ., critică decizia pentru motivele ce urmează:

In mod eronat, instanța de apel a apreciat lipsa caracterului public al folosirii mărcii CI-CO. Distinct de faptul că nu reiese importanța numelor persoanelor fizice destinatare ale produselor purtând marca CI-CO, instanța de apel s-a referit numai la o parte din produsele comercializate, din moment ce reține că produsul purtând marca CI-CO a fost comercializat către o persoană juridică. Din situația facturilor emise în perioada relevantă, reiese un număr mult mai mare de destinatari persoane juridice, situație a vânzărilor pe care instanța de apel nu a luat-o în considerare.

Se apreciază că unicul motiv pentru care instanța de apel a apreciat lipsa unei folosiri efective a mărcii CI-CO a fost acela al unei cantități mai mici de produse comercializate, decât o cantitate care ar fi făcut dovada suficientă a folosirii mărcii, împrejurare pe care instanța a calificat-o și adaptat-o pentru susținerea neîndeplinirii condițiilor folosirii efective. In alte cuvinte, instanța de apel a apreciat că se impune decăderea titularului din drepturile conferite de marca CI-CO pentru simplu motiv că produsele comercializate purtând marca în discuție sunt în număr insuficient, urmând ca același argument să fie adaptat și pentru susținerea lipsei caracterului public al folosirii, reținând în mod greșit că probele depuse la dosar fac dovada comercializării numai a 120 de unități din produsul purtând marca CI-CO.

In mod eronat instanța de apel a apreciat lipsa caracterului serios al folosirii mărcii CI-CO. Așa cum s-a arătat, deși instanța a reținut că folosirea mărcii CI-CO s-a făcut cu caracter real și neechivoc, aceasta a reținut că valoarea produselor comercializate nu atestă o folosire serioasă a mărcii CI-CO.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pârâta este titulara dreptului exclusiv asupra mărcii CI-CO, reunind atribuitele unui drept de proprietate clasic, în virtutea dreptului conferit de lege, pârâta este singura în măsura să decidă modalitatea de dispunere cu privire la marca sa.

. Contrar celor reținute de instanța de apel, în sensul că nu contează producția mărfurilor purtând marca în discuție, ci numai comercializarea, și producția bunurilor purtând marca este o dovadă a folosirii acesteia, procesul de producție fiind prima verigă din lanțul comercializării. Este posibil ca un titular de marcă să producă bunurile pentru a fi comercializate sub semnul mărcii, însă să nu le poată și comercializa/vinde în condițiile economiei, a pieții de desfacere, a concurenței.

Instanța de apel în mod greșit a admis acțiunea în decădere pentru neuz, din drepturile conferite de marcă. Se apreciază că recurenta nu a avut nici un moment, atitudinea unui titular dezinteresat de marca sa ori a unui titular de rea-credință, dornic să blocheze concurența.

Instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998, aplicând sancțiunea decăderii pentru o marcă ce a fost efectiv folosită, cu încălcarea rațiunii și scopului art. 45 din Legea nr. 84/1998.

Decizia atacată este nelegală și sub aspectul respingerii apelului formulat de pârâtă, respingând în mod greșit excepția lipsei de interes a intimatei-reclamante în formularea acțiunii în decădere.

Înalta Curte a admis excepția lipsei de interes a reclamantei în exercitarea recursului și, pe fondul recursului pârâtei, a constatat caracterul nefondat al acestuia pentru considerentele ce urmează:

Marca a cărei decădere s-a solicitat este o marcă combinată, fiind compusă din mai multe clemente verbale și figurative, respectiv elementul verbal „CI-CO", elementul verbal „Băutură Răcoritoare" șielemente grafice constând în reproducerea stilizată a unui ursuleț care ține în brațe o sticlă de băutură răcoritoare. Pentru a se reține folosirea efectivă a mărcii a cărei decădere se solicită, trebuie să se facă dovadafolosirii atât a elementului verbal "CI-CO", cât și a elementului figurativ ce însoțește elementul verbal, astfel cum marca a fost înregistrată.

Aceste etichete conțin însă reprezentarea grafică a unei alte mărci – marca nr. 041563 ce conține o cu totul altă reprezentare grafică și care nu mai este în vigoare în prezent pe teritoriul României, fiindrefuzată de la protecție.

Criticile formulate de recurenta-pârâtă SC C.C. SA împotriva deciziei prin care instanța de

apel a reținut lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii „CI-CO BĂUTURA RĂCORITOARE" nr. R23585 pentru clasa de produse 32 sunt neîntemeiate, instanța de apel făcând aplicarea și interpretarea legală a prevederilor art. 45 din Legea nr. 84/1998 în ceea ce privește noțiunile de folosire „serioasă și publică".

Singurele facturi ce fac dovada comercializării către un terț a produsului "CI-CO" sunt cele emise către SC L & ACP SRL din lunile septembrie și decembrie 2005 în valoare totală de 288,44 lei.

Critica recurentei-pârâte referitoare la nereținerea de către instanța de apel a înscrisurilor privind producția bunurilor purtând marca CI-CO în dovedirea folosirii mărcii este nefondată, deoareceprocesul de producție a băuturilor răcoritoare nu reprezintă o folosire efectivă – cu caracter public a mărcii, ci numai un act preparator care însă nu întrunește condiția unei folosiri publice. Or, numai comercializarea produselor către publicul consumator poate fi considerată o folosire publică, aptă de a îndeplini funcția esențială a mărcii.

Invocarea de către recurenta-pârâtă a cerințelor pieței și a concurenței de pe piață nu poate conduce la înlăturarea cerinței imperative privind caracterul public al folosirii mărcii, deoarece, conform regulilor din piață, orice comerciant este liber să își stabilească propria strategie de marketing și să ia deciziile de afaceri pe care le consideră potrivite, inclusiv în ceea ce privește momentul, cantitatea și modalitățile de comercializare a produselor sale.

Instanța a reținut valoarea facturilor fiscale ce fac dovada comercializării produsului pentru produsul CICO pe parcursul lunilor mai-decembrie 2005, al căror cuantum nu depășește 1000 lei, constatând de asemenea că alte facturi fiscale care să probeze comercializarea produselor în restul intervalului de referință 09.06.2003-09.06.2008 nu au fost depuse. În consecință, volumul vânzărilor ce reiese din facturile depuse la dosar nu poate face dovada unei folosiri serioase a mărcii, fiind cu atât mai nesemnificativ și prin raportarea acestuia la cifra de afaceri în anul 2005 a SC C.C. SA (de peste 4.500.000 lei). O astfel de folosire nu poate îndeplini funcția esențială a mărcii, de a garanta originea produselor, permițându-le consumatorilor să le identifice.

Instanța de apel a analizat folosirea mărcii și în raport cu tipul și natura produsului – băuturi răcoritoare – un produs caracterizat de o piață în care folosirea mărcii trebuie să fie valoric și cantitativsemnificativă pentru ca marca să fie reținută de consumator ca un mijloc de identificare a produsului și de garanție a calității. In ceea ce privește produsele de larg consum cu o valoare scăzută,  folosireaacestora trebuie să fie semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a se reține existența unei folosiri efective. In acest sens practica OHIM este constantă astfel cum rezultă din cauza HAVANA & Co vs. HAVANA NIGHT.

Frecvența utilizării de către SC C.C. SA a produsului băuturi răcoritoare (criteriu recomandat de CEJ) este foarte redusă, iar, pe de altă parte, cantitatea de produse comercializată este și ea foarte redusă.Caracteristicile pieței pentru această categorie de produse conduc la concluzia că pentru acest tip de produse comercializarea trebuie să fie una constantă și importantă cantitativ pentru ca marca să își poată îndeplini funcțiile pentru care a fost protejată. De asemenea, trebuie avut în vedere și prețul produsului comercializat de recurenta-pârâtă sub marca CICO – 1 leu, valoare în mod evident foarte scăzută. Dupăcum s-a reținut în mod constant în practica comunitară, o asemenea valoare scăzută a prețului unitar trebuie compensată cu un volum semnificativ al produselor comercializate, ceea ce nu s-a dovedit înprezenta cauză.

Așadar, caracteristicile pieței pentru produsele băuturi răcoritoare indică faptul că produsele cu preț mic sunt, ca regulă generală, vândute în cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte ridicat. Astfel, ocifra de vânzare scăzută, exprimată în valoare absolută, ale unui produs cu preț mic sau mediu, permit să se concluzioneze o utilizare neserioasă a mărcii în cauză și în acest sens

reținerea instanței de apel este pe deplin legală.

Instanța a înlăturat facturile emise de recurenta-pârâtă către persoane fizice deoarece nu se menționează niciun atribut de identificare al persoanelor fizice pentru a putea verifica desfacerea produselor prin circuite publice, facturile emise către persoane fizice neidentificate nu îndeplinesc condițiile legale de emitere în sensul art. 155 pct. 5 din Codul fiscal. Acesta este raționamentul instanței în baza căruia au fost înlăturate ca nerelevante facturile emise către persoane fizice, nefiind vorba de vânzări directe consumatorilor asemănător vânzărilor din chioșcuri, cofetării, stradal, etc.

Recurenta-pârâtă nu a făcut dovada comercializării produselor sub marca CI-CO prin circuite publice. Deși argumentează în cadrul recursului formulat că pentru reținerea caracterului public al folosirii mărcilor este suficient ca produsele să fie disponibile în magazine speciale, la un număr restrâns de puncte de vânzare sau chiar prin circuite particulare, susținând că produsele au fost comercializate în unitățile proprii, recurenta-pârâtă nu a administrat probe din care să rezulte că aceste unități proprii există sau au existat și că în cadrul acestora s-au comercializat produse sub marca în cauză.

Instanța de apel a înlăturat corect înscrisul „Situația valorii producției măria pentru anii 2003-2008" deoarece pentru stabilirea caracterului public al folosirii mărcii relevantă nu este numai producția, ci, mai ales, comercializarea sub marca recurentei-pârâte a produselor respective. Or, după cum s-a arătat anterior, din probele administrate de SC C.C. SA nu a rezultat decât comercializarea unei cantități nesemnificative de – băuturi răcoritoare.

Înalta Curte a respins recursul ca nefondat în temeiul dispozițiilor art.312 alin.1 C.proc.civ.

CONCLUZII

În stategia de dezvoltare economică, socială și culturală protecția juridică a mărcilor reprezintă o componentă fundamentală.

Așa cum am subliniat de-a lungul lucrării protecția mărcilor se realizează prin Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, oficiu ce dispune de autoritate unică pe teritoriul țării noastre.

Se impune a preciza că reglementările naționale în domeniul protecției mărcilor sunt armonizate în cea mai mare parte cu legislația europeană, instituțiile ce oferă protecție juridică regăsindu-se consacrate într-o nouă concepție.

În legislația noastră internă dreptul asupra unei marci este dobândit și protejat în baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Așa cum am subliniat și în cuprinsul prezentei analize în situația în care o persoană dorește a înregistra o marcă numai la nivel național, aceasta va obține protecție pentru marca sa doar în România. Înainte de 1 ianuarie 2007 nu era posibil ca cetățenii români să înregistreze o marcă la nivel european făcând apel la o singură procedură și asta pentru că ROmânia încă nu era membru al Uniunii Europene.

Însă, se impune a preciza că, toate acestea s-au schimbat de la momentul intrării României în Uniunea Europeană.

Pentru succesul unui comerciant, atât pe plan intern, cât și pe plan international, strategia în domeniul mărcilor este extrem de importantă mărcile devenind cele mai valoroase bunuri ale unei companii.

Comercianții trebuie să înțeleagă faptul că, deși nu li se impune a-și înregistra mărcile, abia după o asemenea înregistrare se vor putea bucura de protecția juridical asupra dreptului lor.

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Walter Cairns, Introducere în legislația Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, București, Marea Britanie, 2001;

Nicolae Conea, Eliodor Tanislav, Constantin Gheorghe, Mihail Conea, Infracțiuni prevăzute în legi special, Editura Semne, București, 2000;

Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate intelectuală, Editura Academiei RSR, București, 1982;

Bianka Kortlan, Aspecte internaționale ale protecției drepturilor înrudite – armonizarea cu standardele Uniunii Europene”, (seminarul PHARE II – Varșovia, octombrie 1992);

Valerică Lazăr, Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura All Beck, București, 1999;

Viorel Roș, Dreptul proprietății intelectuale, Editura Global Lex, București, 2001;

World Intellectual Property Organization (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale), „Introducere în proprietatea intelectuală” (coord. RODICA PÂRVU), Editura Rosetti, București, 2001;

Medeanu, Tiberiu Dreptul penal al afacerilor, Editura Lumina Lex, București 2006;

Legislație

*** Constiruția României

*** Legea nr. 84/1998, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014

Articole din reviste de specialitate

Dorin Ciuncan, Constatările ORDA făcute în baza art. 214 din Cod procedură penală, în Revista de Drept Comercial, nr. 4/1997;

V. Ștefănescu, P. Teodorescu, Mărcile figurative. Mărcile constituite din forma produselor sau a ambalajelor acestora, Invenții și Inovații nr. 2/1970

BIBLIOGRAFIE

Doctrină

Walter Cairns, Introducere în legislația Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, București, Marea Britanie, 2001;

Nicolae Conea, Eliodor Tanislav, Constantin Gheorghe, Mihail Conea, Infracțiuni prevăzute în legi special, Editura Semne, București, 2000;

Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate intelectuală, Editura Academiei RSR, București, 1982;

Bianka Kortlan, Aspecte internaționale ale protecției drepturilor înrudite – armonizarea cu standardele Uniunii Europene”, (seminarul PHARE II – Varșovia, octombrie 1992);

Valerică Lazăr, Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura All Beck, București, 1999;

rel Roș, Dreptul proprietății intelectuale, Editura Global Lex, București, 2001;

World Intellectual Property Organization (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale), „Introducere în proprietatea intelectuală” (coord. RODICA PÂRVU), Editura Rosetti, București, 2001;

Medeanu, Tiberiu Dreptul penal al afacerilor, Editura Lumina Lex, București 2006;

Legislație

*** Constiruția României

*** Legea nr. 84/1998, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014

Articole din reviste de specialitate

Dorin Ciuncan, Constatările ORDA făcute în baza art. 214 din Cod procedură penală, în Revista de Drept Comercial, nr. 4/1997;

V. Ștefănescu, P. Teodorescu, Mărcile figurative. Mărcile constituite din forma produselor sau a ambalajelor acestora, Invenții și Inovații nr. 2/1970