.dreptul Proprietatii Intelectuale. Protectia Juridica a Marcilor

Cap. I Noțiuni generale privind mărcile

1. Definiția mărcii

1.1 Definiția economică a mărcii

Marca reprezintă un semn distinctiv și notoriu, susceptibil de reprezentare grafică, fiind un mijloc de diferențiere a produselor, o garanție pentru consumator și un instrument de publicitate, care asigură distribuția produselor.

1.2 Definiția juridică a mărcii

Marca reprezintă un semn distinctiv, menit să diferențieze produsele, lucrările și serviciile unei persoane fizice sau juridice, garantând o calitate, definitivă și constantă a acestora, un semn susceptibil de a forma în condițiile legii unui drept exclusiv, care aparține categoriei drepturilor indutriale. Considerăm că această definiție cuprinde elementele care caracterizează noțiunea juridică de marcă respectiv forma exterioară a mărcii (semn), caracterul distinctiv al acestui semn și faptul că acest semn distinctiv poate forma obiectul unui drept exclusiv, elemente ce se regăsesc în definiția dată mărcii de legea în vigoare.

Articolul 3, lit. a) din lege precizează că “marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice deci ele aparținând altor persoane”, iar în art. 1 se stipulează că “drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României în condițiile prezentei legi”.

2. Importanța și funcțiile mărcii

Valorificarea, la modul general, înseamnă utilizarea, fără însă a încălca dreptul de proprietate al unei alte persoane, unui obiect (la modul cel mai general), a unei idei, a unei opere etc. pentru obținerea unui profit; în momentul în care acel obiect ne aparține, noi suntem cei îndreptățiți în a valorifica acel obiect.

Un comerciant poate avea cele mai bune produse sau servicii din lume. Este însă necesar să existe pentru clienți posibilitatea de a le distinge și de a le alege dintre produsele și serviciile concurenței. Astăzi este aproape de neimaginat vânzarea, și chiar a celor mai banale produse sau servicii, în lipsa unei mărci. Exemplele care urmează sunt reprezentative pentru ponderea crescândă pe care au căpătat-o mărcile în activitatea comercianților. Astfel, încă din anul 1905, marca americană ‘Roial Baking Powder’ era estimată la 5 milioane de dolari, iar potrivit unor studii publicate în 1992 marca MARLBORO era evaluată la 39,9 miliarde de dolari.

În ultimul timp, marca tinde a-și asuma o funcție simbolică. Funcția

ei nu mai este doar de promovare a originii sau calității produselor sau serviciilor, ci de raliere la simboluri, la veritabile semne de recunoaștere pentru diverse categorii socio-profesionale. Parfumurile sunt illustrative pentru acest fenomen: producerea unui flacon de parfum costă o sumă infimă, dar milioane de persoane cheltuiesc de zece ori, dacă nu de o sută de ori mai mult, pentru a cumpăra parfumuri de lux nu pentru produsul în sine, cât pentru a se identifica astfel cu imaginea vehiculată prin marcă. Dar exemplele pot continua cu alte produse calificate “de lux” pentru că sunt fabricate sub mărci celebre, cum este cazul obiectelor de îmbrăcăminte, automobilele etc.

Eficacitatea mărcii în economia modernă, faptul că ea a devenit un instrument indispensabil al creșterii întreprinderilor, este direct legată de două fenomene: dezvoltarea producției și a consumului de masă și dezvoltarea mijloacelor de publicitate.

Dezvoltarea producției și a consumului de masă a permis dezvoltarea a două funcții ale mărcii a căror acțiune era limitată în sistemul corporațiilor. Este vorba de funcția de concurență și funcția de organizare a pieței. Pe măsura dezvoltării acestor funcții a scăzut importanța funcției de garanție a calității, caracteristică mărcii colective a corporațiilor medievale .

Totodată, posibilitățile create prin explozia mijloacelor de publicitate au dus la o denaturare treptată a celor două funcții semnalate mai sus, de concurență și de organizare a pieței, prin reducerea lor la o funcție de monopol. În cele ce urmează vom analiza toate aceste funcții ale mărcii:

a) Funcția de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii acestora, aceasta fiind singura funcție a mărcii căreia legea îi atribuie o sancțiune juridică. Funcția de identificare a originii produselor și serviciilor, poate fi calificată ca fiind funcția juridică a mărcii, în vreme ce celelalte funcții ale mărcii sunt de natură economico-sociale. Diferențiind, la începuturile folosirii sale, subiectele dreptului, marca s-a obiectivat în timp, ajungând să diferențieze obiectele asupra cărora poartă. Funcția de diferențiere a producătorilor s-a transformat într-o funcție de diferențiere a produselor, de indicare a originii acestora, ceea ce nu este indiferent pentru service-ul după vânzare, aprecierea raportului calitate-preț, încrederea consumatorului într-o întreprindere etc. Marca este definită, în art.3 din legea nr. 84/1998 ca fiind “un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane”. În același sens sunt și dispozițiile Directivei comunitare nr.84/104/CEE din 21 decembrie 1998, care, în art. 2 prevede că “pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică…cu condiția ca acele semne să fie apte de a diferenția produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”. Marca se definește deci prin natura sa (un semn) și prin funcția sa (de diferențiere a produselor și serviciilor).

b) Funcția de garanție a calității este legată de funcția de concurență, de competiția pentru promovarea produselor care se impun prin calitate superioară în raport cu produsele concurenților și prin aceasta constituie un factor de progres. Cu ajutorul mărcii, consumatorul ajunge să identifice produsele preferate datorită calității, marca devenind pentru consumatori o garanție a unei calități constante a produsului care poartă acea marcă, în acest sens vorbindu-se chiar de “caracterul moral al legăturii care se stabilește între producător și consumatorii produselor sale” . Afirmarea calității se face prin publicitate, dar neîntrunirea condițiilor de calitate ori nemenținerea calității este sancționată de consumator prin renunțare la produs. În măsura în care se revendică pentru produs o calitate pe care acesta nu o are fapta poate constitui infracțiunea de înșelăciune dacă subiectul activ este producătorul ori de contrafacere dacă fapta este săvârșită de un terț.

c) Funcția de organizare a pieței este rezultatul interacțiunii dintre consum și producție, dintre cerere și ofertă. Pe piață se vor impune și vor supraviețui acele produse care îndeplinesc condițiile de calitate care satisfac consumatorul, iar comercianții vor produce acele bunuri pentru care există vânzare. In același timp distribuitorii constatând că “marca se vinde singură” și-au creeat propriile mărci pe de o parte, iar pe de altă parte aceasta i-a determinat să revendice exclusivitatea mărcii producătorului, a cărui desfacere de produse organizează. Funcția de organizare a pieței s-a manifestat și prin reducerea rolului distribuitorilor la o simplă funcție de aprovizionare a consumatorilor.

d) Funcția de reclamă ține de impactul pe care marca îl produce prin efectele asupra consumatorilor prin interesul stârnit pentru achiziționarea produsului purtând o anumită marcă. Marca a devenit pentru consumator un simbol legat de repuțația unui produs, astfel că, ceea ce se impune consumatorului este marca și nu proveniența sau calitatea produsului. Marca se detașează de produsul individualizat, devine persuasivă prin ea însăși. Din accesoriu al produsului marca devine un bun independent cu o valoare economică proprie. Doctrina citează cazul uzinelor DODGE care s-au vândut în 1924 cu suma de 146 milioane de dolari din care marca a reprezentat din totalul prețului 74 milioane dolari SUA .

e) Funcția de monopol. Tendința de proliferare artificială a mărcilor, publicitatea excesivă și invadatoare, împreună cu acțiunile de asigurare a exclusivității distribuției transformă concurența stimulatoare în concurență monopolistă. Tendința de monopolizare a pieții este facilitată de posibilitatea ce o are proprietarul produsului “de marcă” de afixa și de a impune prețul acestor produse și de a vinde altora dreptul de a aplica marca sa notorie pe produse diferite, provenite din întreprinderi diferite. Diferențierea mărcilor producătorilor și exclusivitatea distribuției au ca rezultat transformarea concurenței în instrument de monopol cu efecte negative în plan concurențial.

f) Funcția de protecție a consumatorilor. Consumatorul este îndreptățit la corecta informare asupra calității produselor pe care le achiziționează, iar informarea trebuie să fie completă pentru a-i înlesni alegerea. Protecția consumatorilor se realizează nu numai prin corecta informare dar problema este mult mai complexă și în majoritatea țărilor face obiectul unor reglementări specifice, soluție adoptată și în România. Funcția de protecție a consumatorului derivă din funcția de garanție a calității și din cea de proveniență, semnificația fiind că aceeași proveniență implică o calitate constantă a produsului marcat.

3. Clasificarea mărcilor

Clasificarea mărcilor se poate face în funcție de mai multe criterii:

a) după destinație mărcile sunt:

– de fabrică

– de comerț

Mărcile de fabrică sunt destinate să individualizeze producătorul pe când cele de comerț au menirea de a individualiza distribuitorul. Întâi au apărut și au fost protejate mărcile producătorilor, mărcile de comerț fiind o creație mai târzie, justificată de necesitatea dezvoltării comerțului în aceleași condiții ca și producția. Mărcile de fabrică și mărcile de comerț au același regim juridic.

b) după obiectul lor mărcile sunt:

– de produse

– de servicii.

Mărcile de fabrică și mărcile de comerț se aplică și identifică anumite produse, fabricate sau naturale. În acest fel, ele formează categoria mărcilor de produse. Marca de serviciu se întrebuințează pentru a deosebi serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele prestate de altă persoană. În conformitate cu serviciile susceptibile de a fi protejate, mărcile de serviciu sunt de două feluri: mărci de serviciu care se aplică pe produse sau sunt atașate acestora pentru a identifica pe autorul serviciului prestat și mărci de servicii care indică servicii ce nu sunt legate de anumite produse. Între semnul distinctive și serviciu trebuie să existe o legătură nemijlocită. În funcție de natura serviciului marca se folosește direct sau indirect. Astfel societățile de transport aplică marca pe vehicule, iar restaurantele pe veselă și tacâmuri. Alteori marca poate fi aplicată pe documentație care se întocmește la prestarea de servicii sau pe ambalajul produsului pentru care se efectuează serviciul.

c) după titularul dreptului la marcă acestea sunt:

– individuale

– colective.

Mărcile individuale, private sau ordinare aparțin și se utilizează de o anumită persoană fizică sau juridică. În forma sa inițială Convenția de la Paris a reglementat numai mărcile individuale. Mărcile colective se folosesc în comun de mai multe persoane juridice. În mod obișnuit, mărcile colective se aplică împreună cu marca individuală, fiind o garanție a calității sau a originii produsului. Protecția mărcilor colective a fost recunoscută prin art. 7 bis din Convenția de la Paris. Acest articol a fost revizuit la conferințele de la Washington, în 1911, și Londra 1934. În dreptul român art.3 litera d) al legii 84/1998 prevede că marca colectivă e destinată a servi la deosebirea produs Un comerciant poate avea cele mai bune produse sau servicii din lume. Este însă necesar să existe pentru clienți posibilitatea de a le distinge și de a le alege dintre produsele și serviciile concurenței. Astăzi este aproape de neimaginat vânzarea, și chiar a celor mai banale produse sau servicii, în lipsa unei mărci. Exemplele care urmează sunt reprezentative pentru ponderea crescândă pe care au căpătat-o mărcile în activitatea comercianților. Astfel, încă din anul 1905, marca americană ‘Roial Baking Powder’ era estimată la 5 milioane de dolari, iar potrivit unor studii publicate în 1992 marca MARLBORO era evaluată la 39,9 miliarde de dolari.

În ultimul timp, marca tinde a-și asuma o funcție simbolică. Funcția

ei nu mai este doar de promovare a originii sau calității produselor sau serviciilor, ci de raliere la simboluri, la veritabile semne de recunoaștere pentru diverse categorii socio-profesionale. Parfumurile sunt illustrative pentru acest fenomen: producerea unui flacon de parfum costă o sumă infimă, dar milioane de persoane cheltuiesc de zece ori, dacă nu de o sută de ori mai mult, pentru a cumpăra parfumuri de lux nu pentru produsul în sine, cât pentru a se identifica astfel cu imaginea vehiculată prin marcă. Dar exemplele pot continua cu alte produse calificate “de lux” pentru că sunt fabricate sub mărci celebre, cum este cazul obiectelor de îmbrăcăminte, automobilele etc.

Eficacitatea mărcii în economia modernă, faptul că ea a devenit un instrument indispensabil al creșterii întreprinderilor, este direct legată de două fenomene: dezvoltarea producției și a consumului de masă și dezvoltarea mijloacelor de publicitate.

Dezvoltarea producției și a consumului de masă a permis dezvoltarea a două funcții ale mărcii a căror acțiune era limitată în sistemul corporațiilor. Este vorba de funcția de concurență și funcția de organizare a pieței. Pe măsura dezvoltării acestor funcții a scăzut importanța funcției de garanție a calității, caracteristică mărcii colective a corporațiilor medievale .

Totodată, posibilitățile create prin explozia mijloacelor de publicitate au dus la o denaturare treptată a celor două funcții semnalate mai sus, de concurență și de organizare a pieței, prin reducerea lor la o funcție de monopol. În cele ce urmează vom analiza toate aceste funcții ale mărcii:

a) Funcția de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii acestora, aceasta fiind singura funcție a mărcii căreia legea îi atribuie o sancțiune juridică. Funcția de identificare a originii produselor și serviciilor, poate fi calificată ca fiind funcția juridică a mărcii, în vreme ce celelalte funcții ale mărcii sunt de natură economico-sociale. Diferențiind, la începuturile folosirii sale, subiectele dreptului, marca s-a obiectivat în timp, ajungând să diferențieze obiectele asupra cărora poartă. Funcția de diferențiere a producătorilor s-a transformat într-o funcție de diferențiere a produselor, de indicare a originii acestora, ceea ce nu este indiferent pentru service-ul după vânzare, aprecierea raportului calitate-preț, încrederea consumatorului într-o întreprindere etc. Marca este definită, în art.3 din legea nr. 84/1998 ca fiind “un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane”. În același sens sunt și dispozițiile Directivei comunitare nr.84/104/CEE din 21 decembrie 1998, care, în art. 2 prevede că “pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică…cu condiția ca acele semne să fie apte de a diferenția produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”. Marca se definește deci prin natura sa (un semn) și prin funcția sa (de diferențiere a produselor și serviciilor).

b) Funcția de garanție a calității este legată de funcția de concurență, de competiția pentru promovarea produselor care se impun prin calitate superioară în raport cu produsele concurenților și prin aceasta constituie un factor de progres. Cu ajutorul mărcii, consumatorul ajunge să identifice produsele preferate datorită calității, marca devenind pentru consumatori o garanție a unei calități constante a produsului care poartă acea marcă, în acest sens vorbindu-se chiar de “caracterul moral al legăturii care se stabilește între producător și consumatorii produselor sale” . Afirmarea calității se face prin publicitate, dar neîntrunirea condițiilor de calitate ori nemenținerea calității este sancționată de consumator prin renunțare la produs. În măsura în care se revendică pentru produs o calitate pe care acesta nu o are fapta poate constitui infracțiunea de înșelăciune dacă subiectul activ este producătorul ori de contrafacere dacă fapta este săvârșită de un terț.

c) Funcția de organizare a pieței este rezultatul interacțiunii dintre consum și producție, dintre cerere și ofertă. Pe piață se vor impune și vor supraviețui acele produse care îndeplinesc condițiile de calitate care satisfac consumatorul, iar comercianții vor produce acele bunuri pentru care există vânzare. In același timp distribuitorii constatând că “marca se vinde singură” și-au creeat propriile mărci pe de o parte, iar pe de altă parte aceasta i-a determinat să revendice exclusivitatea mărcii producătorului, a cărui desfacere de produse organizează. Funcția de organizare a pieței s-a manifestat și prin reducerea rolului distribuitorilor la o simplă funcție de aprovizionare a consumatorilor.

d) Funcția de reclamă ține de impactul pe care marca îl produce prin efectele asupra consumatorilor prin interesul stârnit pentru achiziționarea produsului purtând o anumită marcă. Marca a devenit pentru consumator un simbol legat de repuțația unui produs, astfel că, ceea ce se impune consumatorului este marca și nu proveniența sau calitatea produsului. Marca se detașează de produsul individualizat, devine persuasivă prin ea însăși. Din accesoriu al produsului marca devine un bun independent cu o valoare economică proprie. Doctrina citează cazul uzinelor DODGE care s-au vândut în 1924 cu suma de 146 milioane de dolari din care marca a reprezentat din totalul prețului 74 milioane dolari SUA .

e) Funcția de monopol. Tendința de proliferare artificială a mărcilor, publicitatea excesivă și invadatoare, împreună cu acțiunile de asigurare a exclusivității distribuției transformă concurența stimulatoare în concurență monopolistă. Tendința de monopolizare a pieții este facilitată de posibilitatea ce o are proprietarul produsului “de marcă” de afixa și de a impune prețul acestor produse și de a vinde altora dreptul de a aplica marca sa notorie pe produse diferite, provenite din întreprinderi diferite. Diferențierea mărcilor producătorilor și exclusivitatea distribuției au ca rezultat transformarea concurenței în instrument de monopol cu efecte negative în plan concurențial.

f) Funcția de protecție a consumatorilor. Consumatorul este îndreptățit la corecta informare asupra calității produselor pe care le achiziționează, iar informarea trebuie să fie completă pentru a-i înlesni alegerea. Protecția consumatorilor se realizează nu numai prin corecta informare dar problema este mult mai complexă și în majoritatea țărilor face obiectul unor reglementări specifice, soluție adoptată și în România. Funcția de protecție a consumatorului derivă din funcția de garanție a calității și din cea de proveniență, semnificația fiind că aceeași proveniență implică o calitate constantă a produsului marcat.

3. Clasificarea mărcilor

Clasificarea mărcilor se poate face în funcție de mai multe criterii:

a) după destinație mărcile sunt:

– de fabrică

– de comerț

Mărcile de fabrică sunt destinate să individualizeze producătorul pe când cele de comerț au menirea de a individualiza distribuitorul. Întâi au apărut și au fost protejate mărcile producătorilor, mărcile de comerț fiind o creație mai târzie, justificată de necesitatea dezvoltării comerțului în aceleași condiții ca și producția. Mărcile de fabrică și mărcile de comerț au același regim juridic.

b) după obiectul lor mărcile sunt:

– de produse

– de servicii.

Mărcile de fabrică și mărcile de comerț se aplică și identifică anumite produse, fabricate sau naturale. În acest fel, ele formează categoria mărcilor de produse. Marca de serviciu se întrebuințează pentru a deosebi serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele prestate de altă persoană. În conformitate cu serviciile susceptibile de a fi protejate, mărcile de serviciu sunt de două feluri: mărci de serviciu care se aplică pe produse sau sunt atașate acestora pentru a identifica pe autorul serviciului prestat și mărci de servicii care indică servicii ce nu sunt legate de anumite produse. Între semnul distinctive și serviciu trebuie să existe o legătură nemijlocită. În funcție de natura serviciului marca se folosește direct sau indirect. Astfel societățile de transport aplică marca pe vehicule, iar restaurantele pe veselă și tacâmuri. Alteori marca poate fi aplicată pe documentație care se întocmește la prestarea de servicii sau pe ambalajul produsului pentru care se efectuează serviciul.

c) după titularul dreptului la marcă acestea sunt:

– individuale

– colective.

Mărcile individuale, private sau ordinare aparțin și se utilizează de o anumită persoană fizică sau juridică. În forma sa inițială Convenția de la Paris a reglementat numai mărcile individuale. Mărcile colective se folosesc în comun de mai multe persoane juridice. În mod obișnuit, mărcile colective se aplică împreună cu marca individuală, fiind o garanție a calității sau a originii produsului. Protecția mărcilor colective a fost recunoscută prin art. 7 bis din Convenția de la Paris. Acest articol a fost revizuit la conferințele de la Washington, în 1911, și Londra 1934. În dreptul român art.3 litera d) al legii 84/1998 prevede că marca colectivă e destinată a servi la deosebirea produselor sau a seviciilor membrilor unei asociații de produsele sau serviciile aparținând altor persoane. Mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale dacă, prin dispozițiile legii nu se prevede astfel.

d) După numărul semnelor folosite mărcile sunt :

– simple

-combinate

Mărcile simple sunt alcătuite dintr-un singur semn care poate fi protejat ca marcă: nume, denumire, reprezentare grafică. Mărcile combinate reprezintă compoziții de semne verbale sau figurative. Acestea sunt frecvent utilizate pentru că permit să se asigure caracterul distinctiv al mărcii și uneori semnele care o compun, sunt susceptibile ele însele, de protecție ca marcă. Mărcile combinate sunt: mărci compuse, constituite din semne diferite din care luate separat doar unele semne sunt susceptibile de protecție ori chiar nici unul și mărci complexe, constituite dintr-un ansamblu de semne diferite care, fiecare în parte este susceptibil de protecție.

e) După natura semnelor folosite mărcile sunt:

-verbale

-figurative

-sonore

Mărcile verbale sunt formate din semne scrise: cuvinte, litere, cifre sau sloganuri. Mărcile figurative sunt alcătuite din reprezentări grafice. Se împart în: mărci bidimensionale sau plane și mărci tridimensionale sau plastice. Astfel, forma produsului sau forma ambalajului reprezintă o marcă tridimensională. Mărcile figurative sunt și mărci vizuale, prin aceasta urmărindu-se a se face în mintea consumatorului o legătură dintre produs și o anumită imagine. Mărcile sonore sunt compuse din sunete. Notele sau sunetele trebuie să producă un efect sonor caracteristic .

f) După efectul urmărit mărcile sunt:

-auditive

-vizuale

-intelectuale

Mărcile auditive sunt destinate să atragă atenția prin intermediul unui sunet. În mod obișnuit mărcile auditive sunt verbale sau sonore. Mărcile vizuale urmăresc să scoată în evidență un aspect sau o imagine. Ele sunt identice cu mărcile figurative. Mărcile intelectuale sugerează o anumită idee, ele sunt formate din semne verbale, figurative sau sonore. Conținutul intelectual al mărcii presupune detașarea semnului distinctiv de ideea preconizată.

g) După modul în care sunt sau nu impuse mărcile sunt:

-facultative

-obligatorii

Criteriul de clasificare îl reprezintă natura normelor pe care le reglementează. În principiu mărcile sunt facultative și aceasta este soluția majorității legislațiilor. Legea noastră a renunțat la soluția mărcilor obligatorii pentru produsele fabricate în România destinate consumului intern și a mărcilor facultative pentru mărcile de comerț și de servicii consacrată în legea anterioară.

i) După regimul special aplicabil avem:

– mărci notorii

– marca agentului

-mărci defensive și de rezervă

-marca telle quelle

-marca națională

Mărcile notorii au fost recunoscute prin Convenția de la Paris, în urma revizuirii ei la Convenia de la Haga. Potrivit art. 6 bis din convenție țările membre ale uniunii s-au angajat să refuze sau să invalideze înregistrarea sau să interzică folosirea unei mărci care reprezintă reproducerea, imitarea sau traducerea susceptibilă de a creea confuzie, a unei mărci notorii cunoscută și utilizată pentru produse identice sau similare. Legea noastră în art. 6 a consacrat protecția mărcilor notorii prevăzând că nu pot fi înregistrate ca mărci semnele care sunt identice sau similare cu o marcă notorie în România. Protecția mărcilor notorii și celebre se realizează prin: respingerea cererii de înregistrare a mărcii identice sau similare respectiv anularea mărcii identice sau similare la cererea persoanei interesate în termen de maxim 5 ani de zile.

Marca agentului este marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse importate și expediate cu marca producătorului. Marca agentului sau reprezentantului este prevăzută de art.6 septies din Convenția de la Paris care precizează; dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una din țările uniunii va cere fără autorizația acestui titular înregistrarea pe propriu său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste țări, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute sau să reclame radierea ei, sau dacă legea țării îngăduie aceasta să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale.

Marca defensivă sau de obstrucție este dependentă de o altă marcă de care se deosebește prin modificări de amănunt. Fără a fi folosită ea asigură protecția mărcii principale, împiedicând înregistrarea unor mărci asemănatoare. Poziția față de aceste mărci este diferită mergând de la recunoașterea lor în Japonia până a le considera lovite de nulitate în Elveția, ori recunoașterea lor până în momentul în care se impune marca principală în Germania.

Marca de rezervă se depune cu intenția de a fi folosită în viitor pentru anumite produse sau servicii. Spre deosebire de marca defensivă, existența mărci de rezervă nu e condiționată de o marcă principală. Protecția mărcii de rezervă este recunoscută în funcție de existența unei obligații de folosire pe o anumită perioadă.

Marca telle quelle se caracterizează prin faptul că în alte state este protejată în forma înregistrată în țara de origine. Marca telle quelle este consacrată de Convenția de la Paris. Potrivit art.6 quinquies, orice marcă înregistrată reglementar în țara de origine, va fi admisă la depunere și protejată, întocmai așa cum este ea, în celelalte țări ale Uniunii. Fiind admisă ca atare, marca va fi înregistrată chiar dacă nu îndeplinește condițiile legii străine, ceea ce înseamnă înlăturarea condițiilor legilor naționale care impun anumite cerințe proprii pentru înregistrarea unei mărci străine. Totuși înregistrarea mărcii poate fi refuzată pentru semnele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, ori pentru lipsă de caractere distinctive, când sunt de natură să aducă atingerea anumitor drepturi căștigate de terți în țara în care se cere protecția.

Marca națională individualizează produsele care provin dintr-o anumită țară, constituind o garanție de calitate și proveniență. Aplicându-se produselor care se exportă, marca națională este reglementată de normele dreptului administrativ. Legea 84/1998 consacră marfa de certificare. Conform art.3 lit e) marca de certificare indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea materialui, modul de fabricație al produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici. Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin dispozițiile legii nu se precizează altfel.

Cap II. Condiții privind protecția mărcilor

1. Semne susceptibile de a constitui mărci

Potrivit art.3 lit.a) din legea nr.84/1998 “marca e un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane; pot constitui mărci semene distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special forma produsului sau ambalajului sau combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.

Cuvintele

Acestă categorie cuprinde nume de companii, nume de familie, prenume, denumiri geografice, orice alte cuvinte sau grupări de cuvinte inventate sau nu și sloganuri.

a) Cuvintele obișnuite.

În sens larg , toate cuvintele, inclusiv cele folosite în limbajul curent sunt semne susceptibile de a constitui o marcă validă. Totuși legea exclude din rândul acestora:

cuvintele uzuale;

cuvinte care se folosesc în comerț pentru a desemna unele caracteristici;

cuvintele care s-ar constitui mărci contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

b) Combinațiile de cuvinte

În grupa combinațiilor de cuvinte susceptibile de a constitui o marcă validă pot fi incluse:

– numele compuse, care cuprind forme, termeni ai limbajului curent care pot constitui o marcă validă cu condiția să nu desemneze calitatea sau caracteristicile produsului sau serviciilor;

-sloganurile reprezintă combinații de cuvinte având rolul de a rezuma obiectul sau calitățile produsului sau serviciului. Sloganul trebuie să fie de natură a permite publicului să recunoască un produs sau un serviciu ca provenind de la o întreprindere determinată.

c) Numele de persoane. Legea noastră permite folosirea numelui ca marcă fără a distinge după cum acesta este un nume patronimic, adică un nume de familie sau un prenume. Ceea ce este protejat ca marcă nu este numele în sine ci aranjamentul, dispoziția specială, culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele. Art. 5 prevede că sunt excluse de la protecție și nu se pot înregistra mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România nu va putea fi înregistrat ca marcă același nume pentru produse identice sau similare decât dacă este însoțit de alte mențiuni care înlătură riscul de confuzie. Numele istorice sunt frecvent admise ca marcă ca exemplu mărcile NAPOLEON, RASPUTIN etc. Pseudonimele nu ridică probleme deosebite la înregistrarea lor ca mărci cu condiția ca ele să fie distinctive.

d) Numele geografice. Legea română nu enumeră denumirile geografice printre semnele susceptibile de a fi înregistrate, dar cum enumerarea semnelor nu este limitativă acest lucru conduce la concluzia că, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de validitate, pot fi înregistrate. În situația în care o denumire geografică e înregistrată ca marcă ea poate fi în continuare utilizată pentru a indica o localizare.

Desenele

Un desen chiar lipsit de originaliatate, dacă este distinctiv, poate să facă obiectul unei înregistrări ca marcă. Pentru a constitui o marcă validă desenul, în situația în care beneficiază de protecția dreptului de autor, nu trebuie să aducă atingere drepturilor autorului, astfel dacă desenul nu a fost realizat de către solicitant, acesta trebuie să dobândească dreptul de a folosi desenul ca marcă.

Literele, cifrele și inițialele

În mod frecvent literele alese ca marcă sunt inițialele numelui întreprinderii. Inițialele nu sunt nume și pot fi asimilate sub aspectul regimului juridic, mărcilor. Cifrele, fiind semne cu putere de identificare, pot constitui mărci valide. Dar cifrele folosite pentru codificarea produselor ori în scopuri funcționale nu pot fi înregistrate ca mărci.

Elementele figurative

Sunt semne susceptibile de a constitui mărci:

– emblemele, care sunt semne figurative cu o valoare simbolică, însoțite uneori de o deviză;

– vinieta, este un ansamblu de figuri, mai mult sau mai puțin artistice, de dimensiuni artistice;

– eticheta, este alcătuită dintr-un suport pe care sunt înscrise informații despre produs. Are același regim ca și vinieta. Etichetele care conțin informații despre produs sunt descriptive, așa încât nu pot constitui mărci valabile.

Portretul

Imagini alcătuite din portrete, fotografii, pot fi, în principiu, adoptate ca marcă. Poate fi folosit ca marcă portretul propriu sau portretul unui terț, în acest caz din urmă, fiind necesar acordul terțului. În cazul personajelor istorice trecerea timpului nu are ca efect căderea în domeniul public a portretelor oamenilor iluștri, astfel încât să fie posibilă folosirea imaginii lor fără autorizarea descendenților.

Formele tridimensionale

Prin forme tridimensionale legea înțelege forma produsului sau a ambalajului. Forma înregistrată ca marcă nu va fi protejată decât ca marcă, iar această înregistrare nu va împiedica utilizarea ei în alte sectoare economice.

a) Pentru produse. Forma produsului poate constitui o marcă dacă este caracteristică adică ea nu trebuie să fie nici banală, nici funcțională. Mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau necesară obținerii unui rezultat etnic sau care dă o valoare substanțială produsului, sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate. Forma ambalajului este acceptată ca marcă chiar și de autorii care resping protecția ca marcă a formei produsului.

b) Pentru servicii. Prin forma tridimensională se înțelege forma produsului sau a ambalajului, aceasta neînsemnând că forma tridimensională nu poate caracteriza și un serviciu precum forma unei clădiri pentru un restaurant care funcționează în acea clădire.

Culorile și combinațiile de culori

Legea 84/1998 enumeră expres, în art.3 lit.a), printre semnele care pot fi înregistrate ca mărci și combinațiile de culori. Referindu-se la „combinații de culori” s-ar putea trage concluzia că legea nu permite înregistrarea ca marcă a unei singure culori, scopul unei astfel de reglementări fiind acela de a nu permite crearea unui monopol asupra culorilor . Totuși enumerarea nu este limitativă așa încât din punct de vedere legal marca ce constă numai dintr-o culoare nu este exclusă de la protecție. Ceea ce se înregistrează nu e o culoare sau o combinație de culori, ci o marcă în a cărei componență intră un element ce poate fi exprimat cromatic, adică să fie o marcă figurativă, fie una combinată cu elemente figurative.

Combinațiile de elemente

Printre semnele ce pot constitui o marcă legea enumeră și combinațiile: de cuvinte, de nume, de desene, litere, cifre etc. Aceste combinații pot transforma semnele necesare sau banale în semne distinctive, apte de a fi înregistrate ca mărci. Doctrina distinge între marca complexă, alcătuită din mai multe elemente care, fiecare în sine, poate constitui o marcă și marca compusă, care este alcătuită din mai multe elemente, care împreună au caracterul distinctiv necesar.

2. Condiții de fond

2.1 Condiția reprezentării grafice

Legea română prevede în art.3 lit.a) că marca e un semn susceptibil de reprezentare grafică iar regulamentul de aplicare al legii, în regula nr. 9 (3), prevede că cererea de înregistrare va fi însoțită de” reproducerea grafică sau fotografică a mărcii”. Reprezentarea grafică poate fi înțeleasă în două moduri:

în sens restrictiv, presupune că semnul ales ca marcă este susceptibil de reprezentare prin linii, puncte, desene, culori pe un suport solid.

– în sens mai larg, se înțelege orice semn pe care suntem capabili să-l descriem prin litere, cifre, cuvinte sau desene. În acest înțeles mai larg și mirosurile și zgomotele pot fi reprezentate grafic prin cuvintele care le descriu.

Legea română realizează o enumerare exemplificativă iar nu limitativă astfel că semnele care nu sunt cuprinse în enumerare nu sunt automat excluse. În ceea ce privește semnele sonore reprezentarea lor grafică este totdeauna posibilă, în ceea ce privește semnele olfactive, gustative sau tactile, ele pot îndeplini funcția unei mărci de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător de ale celorlalți, însă condiția reprezentărilor grafice poate fi considerată îndeplinită doar printr-o interpretare foarte flexibilă și nu tocmai exactă a acestei noțiuni.

2.2 Condiția distinctivității

Rezultă din chiar definiția dată mărcii în lege. Distinctivitatea semnului ca marcă nu se confundă cu originalitatea și nu presupune nici noutate ori creativitate. Prin caracterul distinctiv al mărcii se înțelege capacitatea semnului de a identifica un obiect cu scopul de a permite consumatorilor să-l recunoască. Caracterul distinctiv nu rezultă din semnul în sine ci din perceperea lui ca atare de către consumatori. Acest semn trebuie să fie apt de a distinge un produs în cadrul aceleași categorii, de a-l deosebi de produsele identice sau similare ale altor comercianți. Apreciată în raport cu obiectul destinat a-l identifica distinctivitatea semnului este relativă și nu presupune originalitate și noutate de aceea și dreptul asupra mărcii nu este un drept de creație, ci un drept de apropiere. Semnul sau denumirea aleasă ca marcă trebuie să fie arbitrară pentru că legea nu permite înregistrarea ca mărci a semnelor care cuprind numai denumiri devenite uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrări sau servicii, ori se referă exclusiv la modul, timpul și locul fabricației sau la natura, destinația, prețul, calitatea, cantitatea și greutatea mărfurilor. Potrivit art.5. lit b) din legea nr. 84/1998 sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv. Validitatea unei mărci deci și al caracterului distinctiv al acesteia, se apreciază la data constituirii depozitului.

2.3 Condiția disponibilității

Un semn poate fi apropriat ca marcă dacă nu aparține unei alte persoane. Indisponibilitatea unui semn este generată de existența unor drepturi anterioare. Cauzele de indisponibilitate se referă la drepturile personale nepatrimoniale ale terților și la actele anterioare de apropriere, care constituie anterioritățile propriu-zise. Indisponibilitatea unui semn se poate datora :

aproprierii anterioare a semnului ca nume comercial sau emblemă,

apropierii anterioare ca indicație geografică

apropierii anterioare ca desen sau model industrial

protecției ca drept de autor

protecției ca drept al personalității.

În dreptul român, anterioritățile sunt prevăzute de Legea nr. 84 din 1998. În conformitate cu art: 6, lit. a, o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care a fost cerută înregistrarea mărcii sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată. Cu caracter derogatoriu, înregistrarea poate fi totuși admisă dacă se obține consimțământul expres al titularului mărcii anterioare. În materia mărcilor, aprecierea anteriorităților are în vedere evitarea oricăror confuzii privind originea și calitatea produselor sau serviciilor. Anterioritatea poate proveni dintr-un depozit anterior ori dintr-o folosire anterioară. Aprecierea diferită a anteriorităților în această materie, a permis elaborarea regulii specialității mărcii. În baza regulii specialității o marcă poate fi înregistrată pentru alte categorii de produse. De exemplu, denumirea Friands, utilizată ca marcă pentru siropuri, a fost admisă ca marcă pentru sardele, fară să se considere că există o anterioritate. Dispozițiile legii române admit, în mod expres, principiul specialității mărcii. Marca identică sau similară cu o marcă anterioară și destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare nu poate fi înregistrată, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Un semn protejat anterior ca marcă nu poate fi utilizat de o terță persoană, cât timp dreptul titularului nu s-a stins prin abandon sau decădere. O marcă abandonată de către titular poate fi folosită pentru produse identice sau similare. Utilizarea mărcii de catre o altă persoană presupune îndeplinirea următoarelor conditii:

– abandonul mărcii să fie cert;

– durata abandonului să permită uitarea vechiului semn distinctiv;

– să nu existe o intenție de fraudă . În acest fel, noua marcă înregistrată nu va fi confundată cu marca abandonată, care nu mai constituie o anterioritate. O marca este protejată pe întregul teritoriul țării unde a fost înregistrată. Pentru evitarea oricărei confuzii, aceeași marcă nu poate fi folosită într-o industrie identică sau similară, în două localități diferite. De la această regulă există două excepții. Protecția mărcilor se poate realiza și în alte state, dacă există o convenție internațională sau semnele sunt notorii .

Cererea de înregistrare a unei mărci trebuie să fie precedată de o verificare a anteriorităților, pentru a se stabili dacă semnul este disponibil sau a fost deja înregistrat ca marcă de un concurent. Două sunt posibilitățile de verificare a anteriorităților în sistemul nostru:

a) prima constă în verificarea semnelor înregistrate ca mărci în Registrul Național al Mărcilor. În acest scop Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează și ține Registrul Național al Mărcilor și efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci, conservă și dezvoltă colecția națională de mărci și de indicații geografice și realizează baza de date informative în domeniu.

b) a doua constă în verificarea evidențelor ținute de Camerele de Comerț și Industrie teritoriale, camere care, în temeiul art.5 din Decretul-lege nr.139/1990, țin evidența mărcilor de fabrică, de comerț și de servicii legal înregistrate .

2.4 Condiția liceității

Pentru a constitui o marcă, un semn trebuie să nu cuprindă indicații false sau înșelătoare, ori să nu fie contrar ordinii publice sau bunelor moravuri. Exigențele relațiilor comerciale exclud de la protecție mărcile deceptive, ilegale sau imorale. Mărcile deceptive sau frauduloase nu pot fi validate, deoarece urmăresc să inducă în eroare pe consumatori. Prin sancționarea mărcilor deceptive, se asigură menținerea unei anumite calități a produselor marcate.

De exemplu, a fost refuzată la înregistrare marca Yankee pentru produse care nu erau originare din S.U.A., sau marca Menthol pentru țigări ce nu conțineau mentol. În dreptul român, art. 5, lit.f) al legii nr. 84/1998 dispune că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului iar tot în art.5 lit. i) prevede că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. De exemplu, mărcile care au un conținut imoral sau mărcile care ar putea aduce prejudicii organelor sau instituțiilor de stat. Tot dispozițiile române prevăd, în mod expres, și interdicțiile stabilite din considerente internaționale. Astfel, lit. k) și l) ale art.5 enumeră semnele care nu sunt susceptibile de apropiere ca mărci, întrucât intră sub incidența art. 6 din Convenția de la Paris:

mărci care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii.

mărci care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, embleme, sigle, inițiale sau denumiri care aparțin organizațiilor interguvenamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii.

3. Condiții de formă

Condițiile de formă ale protecției mărcilor sunt distincte de modul lor de dobândire. Ele se referă la modul de folosire a mărcii. Folosirea mărcii se realizează prin aplicare sau atașare. Aplicarea sau atașarea mărcii se poate face pe fiecare produs în parte, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se oferă produsele sau serviciile, precum și pe documentele care însoțesc produsele. Mărcile mai pot fi utilizate in orice alt mod potrivit, pe insigne, reclame, anunțuri, prospecte, cataloage, facturi și, în genere, pe orice documente ale titularului.

În situația produselor complexe, aplicarea sau atașarea mărcilor se face de către întreprinderile la care se realizează produsele finite. Dacă unele elemente sau subansamble pot fi folosite independent sau în ansamblul altor produse, ele vor purta separat marca intreprinderii care le-a realizat.

Marca individuală se poate aplica sau atașa alături de marca colectivă. Tot marca poate fi însoțită de inscripția „fabricat în România”, marca înregistrată sau marca înregistrată internațional.

Marca nu este necesar să fie aderenta produsului. Marca se poate aplica și pe ambalaj, iar uneori constă chiar în forma ambalajului. De exemplu, la produsele lichide, gazoase sau de dimensiuni mici, marca se aplică pe ambalaje.

Aplicarea sau atașarea trebuie făcută în așa fel încât să împiece înlăturarea mărcii în timpul circulației. În măsura în care este posibil, marca se va menține și în timpul folosirii, permițând însâ utilizarea produselor și serviciilor.

Tot referitor la modul de folosire, marca nu trebuie să fie exterioară produsului sau aparentă. Chiar dacă locul aplicării nu este vizibil, marca

se consideră valabilă. Tot în acest sens, marca aplicată pe dopul sticlei.

Cap. III Titularul și conținutul dreptului la marcă

1. Subiectul dreptului asupra mărcii

Subiectul dreptului la marcă individuală

Dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică. Cât privește persoanele juridice și fizice străine legea dispune (art.2) că ele benificiază de prevederile legii pe baza convențiilor internaționale la care România este parte. Rezultă că titular al dreptului de marcă poate fi orice persoană juridică sau fizică, română sau străină. Pentru persoana juridică se constituie în condiție implicită a dobândirii dreptului de marcă și capacitatea acesteia. Principiul specialității capacității de folosință îi limitează acesteia sfera drepturilor pe care le poate dobândi și a obligațiilor asumate. De asemenea, persoana juridică în curs de constituire nu poate deveni titular de marcă pentru că “mica capacitate este recunoscută exclusiv pentru nevoile constituirii persoanei juridice”.

Coproprietatea asupra unei mărci poate rezulta din convenția părților ori transmisiune prin acte între vii sau pentru cauză de moarte. Coproprietatea asupra mărcii se caracterizează prin comunitatea de folosință și consimțământul tuturor copărtașilor pentru actele de administrație sau de dispoziție. Datorită acestor trăsături, coproprietatea se deosebește de dreptul de folosire simultană a unei mărci, care presupune mai multe depozite paralele.

Subiectul dreptului la marcă colectivă

Dreptul la marcă colectivă aparține persoanelor juridice care nu exercită o activitate comercială sau industrială. Asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți, de prestatori de servicii indică numai persoanele autorizate să folosească marca colectivă. Dreptul de folosință a mărcii colective este acordat în anumite condiții. Prin respectarea regulilor stabilite, marca colectivă diferențiază produsele sau serviciile unor producători diferiți, garantând o anumită calitate.

Subiectul dreptului la marcă de certificare

Dreptul la marca de certificare aparține persoanelor juridice care exercită controlul produselor sau serviciilor. Aceste persoane juridice sunt legal abilitate să exercite controlul în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație al produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici. Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele juridice care fabrică, importă sau vând produse ori prestează servicii, altele cele decât cele de control în domeniul calității.

Rezultă că titularii mărcilor pot fi:

în cazul mărcilor individuale: persoane fizice sau juridice, române sau străine;

în cazul mărcilor colective: asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți, de prestatori de servicii. Titularii acestor mărci sunt numai persoane juridice, dar folosirea lor se face nu de asociație, ci de persoanele autorizate de aceasta;

în cazul mărcilor de certificare: numai persoanele juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau serviciilor.

2. Conținutul dreptului la marcă

În sistemul legii române în vigoare dreptul la marcă are două componente:

dreptul de prioritate;

dreptul de folosire exclusivă.

2.1 Dreptul de prioritate

În sistemul atributiv, dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de înregistrare și aparține celui care a efectuat cel dintâi și în condițiile legii, depozitul unei cereri de înregistrare ca marcă a unui semn distinctiv pentru a fi recunoscut ca titular al mărcii aparține celui care a folosit cel dintâi un semn distinctiv ca marcă. Legea extinde efectele primului depozit efectuat într-o țară membră a Uniunii de la Paris sau a Organizației Mondiale a Comerțului, în toate celelalte țări membre sub singura condiție ca noua cerere de înregistrare în oricare altă țară membră a celor două convenții să fie făcută în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit. Legea instituie și o excepție de la regula priorității de înregistrare în favoarea deponentului produselor și serviciilor identificate printr-un semn ales ca marcă și introduse într-o expoziție internațională oficială sau oficial recunoscută. În acest caz deponentul beneficiază de un drept de prioritate la înregistrarea acelui semn ca marcă, începând cu data introducerii produsului sau serviciului în expoziție, sub singura condiție ca cererea de înregistrare să fie depusă în termen de 6 luni de la introducerea produsului sau serviciului în expoziție.

Dreptul de folosire exclusivă

Aceasta înseamnă că dreptul exclusiv permite titularului folosirea exclusivă pentru acele produse și servicii pentru care a fost făcută înregistrarea și că folosirea aceleiași mărci de către un terț pentru alte produse sau servicii este posibilă și nu constituie o încălcare a dreptului de marcă . Dreptul titularului mărcii de a o folosi în exclusivitate pentru produsele sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea, reprezintă latura pozitivă a dreptului protejat prin art. 83-91 din lege care sancționează actele de încălcare a dreptului la marcă și repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegală a mărcilor. Precum și prin art. 48 care recunoaște oricărei persoane interesate posibilitatea de a cere anularea unei mărci când înregistrarea acesteia s-a făcut cu încălcarea drepturilor altor titulari, ori dacă înregistrarea acesteia s-a făcut cu rea credință. Titularului mărcii individuale i se recunoaște, de asemenea, posibilitatea transmiterii drepturilor asupra mărcii în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit (art. 39-43), drept recunoscut de lege și în cazul mărcii colective (art.5l). Legea nr. 84/1998, înlăturând omisiunea legii anterioare a reglementat și natura negativă a dreptului. Astfel, titularul mărcii, potrivit art. 35 din lege, poate cere instanței judecătoarești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului:

un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, încluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără mitice întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:

aplicarea semnului pe produse sau ambalaje;

oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn;

importul sau exportul produselor sub acest semn;

utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Cap. IV Dobândirea dreptului la marcă

1. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă

Sistemul priorității de folosire

În sistemul de priorități de folosire dreptul la marcă se dobândește de către comerciantul care a oferit primul pe piață produsele identificate prin semnul ales ca marcă, dreptul la marcă dobândindu-se printr-un act de ocupațiune. Reprimarea fraudei și a concurenței neloiale este cea care justifică dobândirea dreptului la marcă prin prioritatea de folosință.

În sistemul declarativ, dreptul la marcă aparține primului ocupant, celui care folosește celui dintîi semnul distinctiv în mod legitim. Actul de folosire a mărcii este determinat și independent de orice depozit.

Pentru dobândirea dreptului la marcă, actul de primă folosire trebuie să fie public și să exprime intenția de apropiere a semnului distinctiv. Folosirea se exercită animo domini, fiind necesar să fie neechivocă. Considerată ca o condiție, continuitatea reprezintă o cerință de consolidare și nu de dobândire a dreptului la marcă.

Depozitul mărcii are un caracter declarativ. Cu toate acestea, depozitul dă naștere la unele efecte juridice. Depozitul este un mijloc de publicitate, prin care terții sunt informați despre marcă și luarea ei în stăpânire. Publicitatea mărcii se realizează prin dată și conținut. Data depozitului consemnează luarea mărcii în posesie publică și certă. Conținutul depozitului indică limitele protecției, precizând elementele mărcii și produsele pe care se aplică. Depozitul implică o prezumție de proprietate în favoarea titularului mărcii depuse. Posesorul anterior poate răsturna prezumția de proprietate asupra mărcii prin administrare probei contra. Dobândirea permite deponentului să intenteze acțiunea în contrafacere. Dreptul la acțiune al titularului mărcii este condiționat de existența depozitului, contrafacerea este o faptă ilicită civilă, care dă naștere unei acțiuni în daune. După constituirea depozitului, titularul mărcii depuse poate exercita acțiunea penală în contrafacere. Depozitul are semnificația unui act de proprietate a mărcii, în cazul în care nu există un drept anterior dobândit prin prioritate de folosire.

Sistemul priorității de înregistrare

În sistemul priorității de înregistrare, dreptul asupra mărcii se dobândește prin constituirea unui depozit și înscrierea mărcii într-un registru public, dreptul fiind atribuit în favoarea persoanei care înregistrează prima semnul distinctiv ales ca marcă și nu primei persoane care folosește acel semn. În sistemul de înregistrare, depozitul constituie o etapă a procedurii. Efectuarea formalităților stabilite de lege are un caracter atributiv. Prin constituirea depozitului se urmărește informarea publicului și stabilirea raporturilor juridice. În dreptul român, Legea nr. 84 din 1998 a consacrat sistemul priorității de înregistrare. În conformitate cu dispozițiile art. 4, dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Legiuitorul român a încercat să le corecteze introducând decăderea în cazul mărcilor de baraj (art. 45 din Legea nr. 84/1998) și anularea pentru înregistrarea facută cu rea-credință (art. 48 alin.1 lit.c) din Legea nr. 84/1998.

Sistemul mixt

Sistemul mixt îmbină trăsăturile celor două moduri, declarativ și atributiv, de dobândire a dreptului la marcă. În unele legislații, se utilizează sistemul atributiv amânat, sistemul provocator sau sistemul avizului prealabil.

Sistemul atributiv amânat este practicat de către dreptul englez. În sistemul atributiv amânat, depozitul se transformă, după o anumită perioadă de timp, într-o dovadă definitivă a dreptului titularului asupra mărcii depuse. Sistemul atributiv amânat se caracterizează prin existența publicității și controlului preventiv.

În sistemul provocator, organul competent nu efectuează un examen de fond al mărcii. După verificarea formală a depozitului, se admite publicarea mărcii. În cazul unui conflict, persoana interesată poate să facă opoziție la înregistrarea mărcii.

Sistemul avizului prealabil este consacrat de dreptul elvețian. În sistemul avizului prealabil, depunătorul este înștiințat de către organul administrativ competent de opunerile la înregistrarea mărcii. Cu toate că există anteriorități la cererea depunătorului, organul administrativ înregistrează marca.

2. Procedura de înregistrare a mărcii

Înregistrarea unei mărci cunoaște, în dreptul nostru, următoarele etape:

constituirea depozitului reglementar.;

examenul formal al cererii de depozit;

examenul de fond al cererii de înregistrare;

înregistrarea și publicarea mărcii;

opozițiile;

contestațiile.

Primele patru etape sunt obligatorii pentru înregistrarea oricărei mărci, în vreme ce ultimele două vor fi parcurse numai în măsura în care înregistrarea unei mărci aduce atingere drepturilor altor persoane. în ce privește competența de soluționare, sunt de competența examinatorului dosarului, potrivit regulii 42 din Regulament, constituirea depozitului, examenul cererii de depozit, examenul de fond al cererii de înregistrare, precum și înregistrarea și publicarea mărcii. Examinatorul dosarului dispune aceste măsuri prin decizii.

2.1 Constituirea depozitului național reglementar al mărcii

Depozitul este actul prin care solicitantul, persoană fizică sau juridică, individual sau în comun, cere autorității stabilite de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, să-i înregistreze semnul ales ca marcă, în scopul dobândirii unui drept exclusiv asupra acestuia. Dreptul la marcă se dobândește de solicitantul care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.

Depozitul este constituit din:

cererea de înregistrare care trebuie să cuprindă solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci, datele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;

– o listă a produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea mărcii este cerută;

reproducerea suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este solicitată .

Cererea de înregistrare a mărcii se redactează în limba română și are ca obiect o singură marcă. Cererea se întocmește într-un singur exemplar, pe un formular tip. Elementele cererii de înregistrare rezultă din dispozițiile art.10 alin.2-4 a legii 84/1998 și din dispozițiile regulii nr.9 alin.2-6 din Regulamentul de aplicare a legii privind mărcile și indicațiile geografice.

Cererea de depozit poate fi formulată:

– în cazul mărcilor individuale de către orice persoană fizică sau juridică, dar în cazul persoanelor juridice principiul specialității capacității de folosință exclude posibilitatea înregistrarii unei mărci cu depășirea acestei capacități;

– în cazul mărcilor colective, cererea de înregistrare se formulează de asociația de fabricanți, de producători, de comercianți sau de prestatori de servicii. În acest caz cererea de înregistrare va fi însoțită și de regulamentul de folosire a mărcii colective.

– în cazul mărcilor de certificare, cererea de înregistrare se formulează de persoanele juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor. Cererea de înregistrare a mărcii de certificare trebuie însotiță de regulamentul de folosire a acesteia și de autorizația sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.

Legea reglementează două situații în care, constituirea unui depozit conferă un drept de prioritate care se extinde dincolo de granițele naționale (prioritate unionistă) sau în care dreptul de prioritate nu se naște din depunerea cererii și constituirea depozitului ci din expunerea unui produs sub o anumită marcă într-o expoziție (prioritatea de expoziție.)

Dreptul de prioritate este dreptul recunoscut celui care a efectuat pentru prima oară depozitul unei mărci într-o țară a Uniunii de la Paris ori membră a Organizației Mondiale a Comerțului sau a prezentat anumite produse și sevicii în cadrul unei expoziții, de a depune aceeași marcă, în interval de 6 luni de la efectuarea primului depozit sau de la introducerea în expoziție, în oricare altă țară a Uniunii, fară ca depozitele sau actele de folosire săvârșite de terți în acest interval să-i fie opozabile.

2.2 Examenul formal al cererii de depozit

Cererea de înregistrare a mărcii se examinează din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor pentru constituirea depozitului național reglementar, în termen de o lună de la data depunerii cererii. Acesta este un examen al îndeplinirii condițiilor de formă ale cererii, enunțate în art. 50 alin. 1 din lege, respectiv:

dacă cererea este redactată în limba română;

dacă conține datele de identificare ale solicitantului;

dacă este reprodusă marca a cărei înregistrare se cere;

dacă sunt indicate produsele sau seviciile pentru care înregistrarea este cerută;

În cazul în care cererea întrunește condițiile prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci atribuie dată de depozit cererii. Tot Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci decide și înscrierea datelor conținute în cerere în Registrul Național al Mărcilor.

Atunci când cererea nu îndeplinește cerințele pentru constituirea depozitului național reglementar, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va notifica solicitantului lipsurile constatate. Dacă solicitantul completează lipsurile în termen de 3 luni de la notificare, data depozitului va fi aceea la care toate aceste elemente au fost comunicate Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. În caz contrar, cererea se respinge, în cazul în care taxa de înregistrare și examinare a cererii nu este platită în termenul prevăzut de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de 2 luni. Dacă solicitantul nu plătește taxa în termen, se consideră că a renunțat la înregistrarea mărcii și cererea se respinge.

Decizia de atribuire a datei depozitului național reglementar sau de respingere a cererii de înregistrare a mărcii este comunicată solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia (regula 12, alin. 5 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiile geografice).

2.3 Examenul de fond al cererii de înregistrare

Cererea de înregistrare a mărcii se examinează în fond, potrivit art.. 19 din lege, în termen de 6 luni de la data plății taxei de înregistrare și examinare a cererii. Logic era însă ca acest termen să curgă de la data examinării condițiilor de formă pentru constituirea depozitului, termenul fixat prin lege prezentând inconveniente evidente.

Examinarea în fond a cererii de înregistrare implică verificări cu privire la:

– calitatea solicitantului. Verificarea trebuie să privească însă nu aspectele formale cât cele de fond, acelea care țin de aptitudinea solicitantului de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații cu privire la semnul distinctiv ce urmează a fi înregistrat ca marcă;

– prioritatea invocată și dovezile produse in favoarea acesteia. Legea noastră, in art. 19 lit. b), obligă la verificarea priorității unionale invocate, dar și prioritatea de expoziție trebuie să facă obiectul verificării în această etapă;

– motivele de refuz pentru înregistrarea mărcii prevăzute în dispozițiile art. 5 alin.1 și art.6 din legea nr.84/1998.

Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor enunțate Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate cere de la autorități publice, instituții publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietății mărcii în România. Când un motiv de refuz pentru existența unui drept anterior la marcă se aplica numai la anumite produse sau servicii pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută, înregistrarea va fi refuzată numai pentru aceste produse sau servicii.

2.4 Înregistrarea și publicarea mărcii

În cazul în care cerea îndeplinește cerințele de constituire a depozitului național reglementar, precum și celelalte condiții prevăzute de legea, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci decide înregistrarea mărcii și o înscrie în Registrul Național al Mărcilor. În termen de 2 luni de la data deciziei de înregistrare, marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Când, examinând în fond cererea, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile de înregistrare a mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de trei luni în care să-și poată prezenta punctul de vedere ori să-și retragă cererea. La cererea solicitantului, termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni, cererea de prelungire taxându-se distinct. La expirarea termenului acordat, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, examinând și punctul de vedere al solicitantului, va decide, după caz: înregistrarea cererii, respingerea cererii ori se va lua act de retragerea acesteia. Decizia Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de înregistrare a mărcii sau de respingere a cererii de înregistrare a mărcii este comunicată solicitantului în termen de maximum 5 zile de la luarea acesteia.

Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului ori pentru alte rectificări ce nu afectează esențial marca sau nu extind lista de produse sau de servicii. Orice modificare cerută de solicitant pâna la înregistrare, care afectează substanțial marca ori lista de produse sau de servicii, trebuie să facă obiectul unei noi cereri de înregistrare a mărcii.

În termen de maximum 2 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de înregistrare a mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează titularului certificatul de înregistrare, cu condiția plății taxei prevăzute de lege. Certificatul de înregistrare conține mențiuni cu privire la marca înregistrată, înscrise în Registrul Național al Mărcilor.

2.5 Opoziția la înregistrare

Pot formula opoziție Ia înregistrarea și publicarea mărcii, potrivit art. 23 din lege și regulii 19 din Regulament:

titularul unei mărci anterioare, înregistrate;

titularul unei mărci notorii, indiferent dacă este sau nu înregistrată;

titularul unui drept anterior cu privire Ia imaginea sau numele patronimic;

titularul unui drept asupra unei indicații geografice protejate;

titularul unui drept asupra unui desen sau model industrial protejat;

titularul unui alt drept de proprietate industrialã;

titularul unui drept de autor;

orice altã persoanã interesată.

Termenul de formulare a opoziției este de 3 luni de Ia data publicării mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate lndustrială. Opozițiile trebuie să fie formulate în scris și motivat și sunt supuse taxelor prevăzute de lege. În cazul neplății taxelor legale se consideră cã opoziția nu a fost făcută. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va notifica opoziția formulată solicitantului indicând numele persoanei care a formulat-o și motivele opoziției (soluția logică ar fi fost aceea de a se comunica solicitantului copia opoziției formulate). În temen de 3 luni de Ia data notificării opoziției solicitantul poate prezenta punctul său de vedere în legătura cu opoziția formulată. Acest termen poate fi prelungit, la cererea solicitantului, cu maximum 3 luni.

Opozițiile se soluționează de o comisie de examinare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții șii Mãrci, alcătuită, potrivit regulii 19 din Regulament, din 3 specialiști desemnați de șeful serviciului mărci, dintre care unul va fi examinatorul care a întocmit raportul de examinare a mărcii. Dacă opozițiile sunt întemeiate comisia Ie va admite și va respinge înregistrarea mărcii. Decizia de respingere a înregistrării mărcii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

2.6 Contestațiile

Contestația este o cale de atac administrativă, pentru care competența de soluționare aparține comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Pot fi contestate în termenul și cu procedura prevăzută de art. 80 din Legea nr.84/1998:

– deciziile prin care, în urma examenului de formă, pentru constituirea depozitului național reglementar și atribuirea datei de depozit, cererea este respinsă pentru că: nu este redactată în limba română, nu conține datele de identificare ale solicitantului, reproducerea mărcii și indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea este cerută, nu conține datele din care să rezulte calitatea de persoană fizică sau juridică a solicitantului, ori când solicitantul nu a plătit taxele de înregistrare și examinare. În aceste cazuri cererea poate fi respinsă numai după notificarea lipsurilor și acordarea unui termen pentru acoperirea lor sau, după caz, pentru plata taxei legale. Dacă totuși o decizie de respingere a fost pronunțată, fără notificarea solicitantului și acordarea termenului, aceasta poate fi atacată cu contestație;

– decizia prin care, în urma examenului de fond, cererea de înregistrare a mărcii este respinsă;

– deciziile de respingere a cererii de înregistrare pronunțate de comisia de examinare a opozițiilor formulate.

Contestații împotriva deciziilor de respingere a cererii de înregistrare pot fi formulate în termen de 3 luni de la comunicarea deciziei. În cazul în care cererea de înregistrare a fost admisă parțial numai pentru anumite produse sau servicii, termenul de formulare a contestației curge tot de la comunicarea deciziei.

3. Durata protecției mărcii înregistrate

3.1 Valabilitatea certificatului de înregistrare a mărcii

Înregistrarea mărcii conferă titularului său, potrivit art.35, alin.1 al Legii nr.84 din 1998, un drept exclusiv asupra mărcii. Protecția dreptului exclusiv asupra mărcii este asigurată pe o perioadă de 10 ani de la data depozitului național reglementar. Împlinirea termenului de protecție determină stingerea dreptului la marcă. Dar titularul are posibilitatea de a cere reînnoirea înregistrării mărcii.

În sistemul declarativ durata de ocrotire asigurată de efectuarea depozitului implică numai încetarea garanțiilor speciale. Dacă depozitul nu este reînnoit, dreptul la marcă nu se pierde, întrucât se conservă prin folosire.

3.2 Reînnoirea înregistrării mărcii

Înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită la cererea titularului la împlinirea fiecărui termen de ocrotire de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege. Cererea de reînnoire poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate.

Când cererea de reînnoire a fost admisă reînnoirea înregistrării operează începând cu ziua următoare expirării duratei de protecție în curs. Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării cererii în cuantumul aplicabil la aceasta dată; taxa poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata taxei este sancționată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Cererea de reînnoire a mărcii trebuie să cuprindă:

– solicitarea expresă de reînnoire a înregistrării mărcii;

– datele de identificare a titularului și, dacă este cazul, numele și domiciliul, respectiv sediul mandatarului;

Dacă Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistării mărcii, notifică aceasta titularului, care poate prezenta un răspuns în termen de 3 luni de la primirea notificării. În lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a mărcii se respinge.

Când cererea de reînnoire a fost admisă, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează un certificat de reînnoire care se comunică titularului.

Reînnoirea înregistrării mărcilor se înscrie în Registrul Național al Mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 6 luni de la depunerea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a cererii de reînnoire.

3.3 Modificarea înregistrării mărcii

În tot cursul perioadei de protecție a mărcii titularul acesteia poate solicita Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu plata taxei prevăzute de lege, înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului.

Pentru remedierea neregularităților privind cererea de modificare a înregistrării mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda un termen de o lună. Dacă aceste neregularități nu sunt remediate în termenul acordat, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va respinge cererea de modificare.

În cazul în care cerințele prevăzute de lege sunt îndeplinite, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va înscrie în RegistruI Național al Mărcilor modificările introduse și va publica marca, astfel cum a fost modificată.

4. Înregistrarea internațională a mărcilor

Înregistrarea internațională a mărcilor, conform art.1, alin.1 și 2 și art.2 ale Aranjamentului de la Madrid, din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockolm în 1967 și modificat în 1979, se poate face de cetățenii țărilor care fac parte din Uniunea specială și de persoanele asimilate lor. Sunt asimilate resortisanților, persoanele care nu fac parte din Uniunea specială, dar au domiciliul sau întreprinderi industriale sau comerciale pe teritoriul uneia din țările contractante.

Problema creării unui sistem de depozit internațional al mărcilor, a unui sistem prin care să se poată obține protecția mărcilor peste granițele naționale s-au pus încă de la adoptarea Convenției de la Paris în 1883. Prin Aranjamentul de la Madrid, din 14 aprilie 1891, privind înregistrarea internațională a mărcilor s-a urmărit a se pune în practică acest obiectiv. Dar Statele Unite, Anglia și Japonia nu au aderat niciodată la acest Aranjament, câmpul său de aplicare fiind limitat la țările Europei continentale (România a ratificat Aranjamentul de la Madrid la 6 octombrie 1920, iar în forma revizuită la Stockholm, la 14 iulie 1967, a fost ratificat prin Decretul nr. 1176/1968) .

La 28 iunie 1989 s-a încheiat, tot la Madrid, Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, care a instituit un sistem ușor modificat de protecție internațională pentru mărci, permițând aderarea Statelor Unite și a Japoniei la acest sistem. România a ratificat acest protocol prin Legea nr. 5/1998 (M. Of. nr. 11/1998).

Statele membre ale Aranjamentului de la Madrid și ale Protocolului referitor Ia Aranjamentul de la Madrid (chiar dacă nu au aderat și la Aranjament) alcătuiesc Uniunea de la Madrid.

Aranjamentul de la Madrid permite cetățenilor Statelor Membre ale Uniunii să-și asigure protecția mărcilor lor, care sunt înregistrate în țara de origine, în toate celelalte țări ale Uniunii, efectuând depozitul acestor mărci la Biroul lnternațional a O.M.P.I., cu sediul la Geneva, prevăzut în Convenția care instituie Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, prin intermediul administrației țării de origine.

Sunt asimilați cetățenilor țărilor contractante și cetățenii țărilor care nu au aderat la Aranjament, care sunt domiciliați sau care au întreprinderi industriale sau comerciale reale și serioase pe teritoriul unora dintre țările Uniunii. Aranjamentul de la Madrid permite ca printr-un depozit unic la Biroul Internațional al O.M.P.I să obțină protecția unei mărci în toate țările Uniunii.

Înregistrarea națională servește, așadar, ca înregistrare de bază pentru înregistrarea internațională.

Înregistrarea internațională comportă 3 faze:

– Depozitul și înregistrarea mărcii în țara de origine. Orice persoană (fizică sau juridică) care dorește să efectueze o înregistrare internațională, trebuie să obțină mai întâi o înregistrare a mărcii în țara de origine. Prin țara de origine se înțelege țara în care solicitantul este resortisant sau oricare altă țară în care el are domiciliul (sediul) ori o întreprindere industrială sau comercială, reală și serioasă (soluție identică pentru determinarea beneficiarilor Convenției de la Paris: art. 2 din Aranjament și art. 3 din Convenția de la Paris);

– Depozitul și înregistrarea la Biroul lnternațional al O.M.P.I. Biroul Internațional al Proprietății lntelectuale primește cererea de depozit și înregistrare internațională prin intermediul administrațiilor specializate naționale (pentru solicitanții din România prin intermediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci). Cererea de înregistrare internațională se adresează, obligatoriu, administrației țării de origine. Această administrație este cea care va intocmi o cerere către Biroul lnternațional, pe formularul prescris de regulamentul de aplicare a Aranjamentului. Administrația țării de origine va certifica faptul că indicațiile care figurează în cerere corespund celor din registrul național și va menționa datele și numerele de înregistrare ale depozitului și înregistrării mărcii în țara de origine, precum și data cererii de înregistrare internațională. Marca, odată înregistrată de Biroul lnternațional, va fi publicată într-o publicație periodică (Les marques internationales) pe baza indicațiilor cuprinse în cererea de înregistrare. Biroul lnternațional va notifica fără întârziere această înregistrare administrațiilor tuturor țărilor Uniunii. Potrivit art. 3 bis din Aranjament (text introdus prin Actul de la Nisa din 1957) fiecare țară contractantă poate oricând să notifice în scris directorului general al O.M.P.I. că protecția care rezultă din înregistrarea internațională nu se va extinde la acea țara decât în cazul când titularul mărcii va cere în mod expres. Rezultă că depozitul internațional va produce efecte într-o țară care a adoptat așa numita regulă a limitării teritoriale facultative, membră a Uniunii, numai dacă s-a cerut expres acest lucru.

– Intervenția administrațiilor naționale. Problema de a ști dacă înregistrarea internațională, făcută la Geneva, se impune sau nu Statelor Uniunii restrânse sau dacă acestea pot refuza depozitul în care marca notificată lor este contrară legii naționale, ridică problema cunoașterii efectelor înregistrării internaționale.

Potrivit art.2. alin.1 al Aranjamentului, cu începerea de la înregistrarea făcută la Biroul Internațional, protecția mărcii în fiecare dintre țările contractante interesate va fi aceeași ca în cazul când marca ar fi depusă direct din țara respectivă. Rezultă că marca internațională este protejată în aceleași condiții ca atunci când ea face obiectul unui depozit direct în fiecare Stat al Uniunii. Urmarea este că dacă legislația națională prevede un examen prealabil, marca internațională i se va supune. Ea va putea fi refuzată de la înregistrare pentru aceleași motive pentru care se poate refuza înregistrarea unei mărci naționale. Această supunere a mărcii internaționale regulilor naționale de depozit comportă unele excepții, care sunt enunțate în art.6 quinquies al Convenției de la Paris. Una dintre excepții privește marca telle quelle ( „așa cum este ea” sau „ca atare”).

Potrivit art. 4 alin.2 din Aranjamentul de la Madrid, orice marcă ce a făcut obiectul unei înregistrări internaționale în termen de 6 luni de la data depozitului in țara de origine, va beneficia de prioritatea primului depozit. Cu alte cuvinte, înregistrarea internațională va retroactiva la data depozitului de bază.

Potrivit art. 6 și7 din Aranjament, durata depozitului internațional este de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii pe durată nedefinită prin reînnoiri repetate. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid, adoptat în 1989, în art. 6 și 7 stabilește durata protecției la 10 ani, cu posibilitatea reînnoirii repetate.

Până la Conferința de revizuire de la Nisa, din 1957, art. 6 al Aranjamentului prevedea că protecția rezultând din înregistrarea la Biroul Internațional nu va putea fi invocată în favoarea unei mărci care nu se mai bucură de protecție în țara de origine. Deci marca nu va putea fi protejată ca marcă internațională dacă ea nu mai este protejată în țara de origine, prin pierderea dreptului, prin anularea înregistrării etc.

Cererea de reînnoire a înregistrării internaționale se face prin simpla depunere a taxei de înregistrare de bază și, dacă este cazul, a taxelor de înregistrare suplimentare și a complementelor de taxă prevăzute de art. 8 din Aranjament, taxa care se datorează pentru cererile de extindere a protecției.

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid formulează aceleași condiții de reînnoire, dar obligă Biroul Internațional să informeze cu 6 luni înainte de data expirării, pe titularul mărcii. Prin intermediul depunerii unei taxe suplimentare va fi acordat un termen de grație de 6 luni pentru reînnoirea înregistrării internaționale.

Cap. V Transmiterea dreptului asupra mărcii

1. Modalități de transmitere

Legea nr. 84/1998 admite principiul transmiterii libere a mărcii individuale. Drepturile asupra mărcii se pot transmite total sau parțial, separat ori împreună cu fondul de comerț sau patrimoniul titularului semnului distinctiv ( art. 39 și art. 40).

Următoarele reguli privind transmiterea drepturilor asupra mărcilor pot fi formulate:

– numai drepturile cu privire la o marcă individuală, înregistrată sau reînnoită pot fi transmise (în cazul unei mărci colective transmisiunea este posibilă, dar în condiții restrictive);

– drepturile pot fi transmise în totalitate sau în parte;

– transmisiunea poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;

– transmiterea drepturilor cu privire la marcă se înscrie în Registrul Național al Mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;

– transmiterea este opozabilă terților numai de la înscrierea în Registrul Național al Mărcilor;

– beneficiarul care a dobândit prin transmitere drepturi cu privire la marcă este obligat să asigure menținerea calității produselor, lucrărilor sau serviciilor la care se referă acea marcă;

– marca se poate transmite separat sau împreună cu întreprinderea.

Cesiunea

Contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii este convenția prin care titularul unei mărci (cedentul) transferă drepturile sale asupra mărcii unei alte persoane (cesionar), contra unui preț. Transferul drepturilor se poate face și cu titlu gratuit (prin donație sau testament). Drepturile asupra mărcii, se prevede în art. 39 alin.1 din Legea nr. 84/1988, pot fi transmise prin cesiune, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii. Marca individuală, exploatată sau neexploatată poate fi cedată de către titularul mărcii, independent de transmiterea fondului de comerț. Legea noastră prevăzând că marca poate fi transmisă în cursul duratei de protecție formulează implicit o condiție: aceea că numai marca protejată prin înregistrare, marca apropriată prin prioritate de înregistrare poate fi transmisă.

În cazul mărcii înregistrate în coproprietate, transmisiunea acesteia va urma regulile aplicabile indiviziunii. Pentru mărcile colective legea prevede că regulamentul de folosire a acestor mărci poate să prevadă că ele nu pot fi transmise de către titulari decât cu acordul tuturor membrilor asociației (art. 51 alin.4). Transmisiunea prin cesiune a dreptului asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată sau numai pentru o parte a acestora. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă. Mărcile identice sau similare, aparținând aceluiași titular și care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate și către o singură persoană, sub sancțiunea nulității actului de transmitere.

Cedentul trebuie să aibă capacitatea de a face acte de dispoziție. EI trebuie să fie, pe de o parte, titularul mărcii, iar pe de altă parte să poată dispune de marca sa. Cesionar poate fi orice persoană având capacitatea de a dobândi bunuri. Dacă marca făcând obiectul cesiunii este o marcă înregistrată internațional, cesionarul va trebui să fie, potrivit art. 9 bis al Aranjamentului de la Madrid, resortisantul uneia din țările membre ale Aranjamentului. Legea nr. 84/1994 a prevăzut însă, în art. 40 alin.1, că cesiunea trebuie făcută în scris și semnată de părțile contractante sub sancțiunea nulității.

Între părți transferul drepturilor asupra mărcii se realizează în momentul în care convenția este valabil încheiată. Din acest moment, cesionarul devine titular asupra drepturilor ce fac obiectul contractului și exercită prerogativele conferite de lege. Față de terți cesiunea produce efecte de la înscrierea în Registrul Național al Mărcilor.

Cedentul are următoarele obligații:

– de a pune la dispoziția cesionarului marca cedată, ceea ce echivalează cu autorizarea de a o folosi;

– de a garanta pentru vicii marca transmisă;

– de a garanta pentru evicțiune pe cesionar (atât pentru fapta proprie, cât și pentru tulburări din partea terților).

Cesionarul este obligat:

– la plata prețului, care trebuie să fie determinat sau determinabil și poate consta într-o sumă forfetară sau proporțională cu rezultatele exploatării mărcii cedate;

– să asigure menținerea calității produselor sau serviciilor la care se referă marca.

Cesionarul se subrogă în drepturile cedentului și va profita de toate depozitele anterioare, putând exercita acțiunea în contrafacere.

Două sunt situațiile în care poate avea loc o cesiune forțată și acestea sunt:

în cazul exproprierii;

în cazul executării silite.

Problema exproprierii s-a ridicat în cazul mărcilor germane puse sub sechestru ca bunuri inamice, prin Acordul de la Postdam din iulie 1945. În România au existat peste 20.000 mărci germane înregistrate național și internațional care, după război, reprezentau bunuri germane aflate pe teritoriul României și, în consecință, erau supuse măsurilor stabilite la Conferința de la Postdam. Țara noastră a trebuit să recunoască drepturile fostei U.R.S.S asupra bunurilor germane din România și s-a obligat să ia măsurile necesare pentru transferul lor (inclusiv al mărcilor) către U.R.S.S, ulterior având loc operațiuni de predare-primire a acestor bunuri.

La 21 octombrie 1954, Guvernul fostei U.R.S.S a transmis României cu titlu gratuit mărcile de fabrică și de comerț germane, fără ca validitatea sau opozabilitatea acestora să fie condiționată de vreo formalitate. Prin H.G.nr.145/23.03.1992, s-au stabilit măsuri privind negocierea retrocedării mărcilor vechi germane de fabrică sau de comerț ce aparțin statului român. Negocierea se face de reprezentanții mai multor ministere sub coordonarea reprezentantului O.S.I.M., cu participarea reprezentanților întreprinderilor românești care utilizează astfel de mărci prin persoane abilitate să angajeze răspunderea fiecărei unități. Potrivit acestei hotărâri negocierile se puteau finaliza prin încasarea de sume constituind venituri la buget. Dar vechile mărci germane pot constitui și obiectul unor contracte de investiții sau retehnologizării cu firme germane interesate.

În cazul executării silite nu există un punct de vedere unitar asupra posibilității de a se executa silit numai marca. Dar în privința executării silite a mărcii împreună cu fondul de comerț, jurisprudența este favorabilă soluției. Doctrina privește soluția cu rezerve, excluzând-o în cazul mărcilor nominale și considerând, în celelalte cazuri, că ea trebuie să se bazeze pe o analiză a situației de fapt pentru a se stabili în ce măsură transmisiunea întreprinderii sau a fondului de comerț este suficient de completă pentru a comporta și transmisiunea mărcii. În această materie, se dovedește că soluția înstrăinării mărcii cu fondul de comerț este neinspirată, pentru că vânzarea separată (în procedura executării sau lichidării) ar putea fi mai profitabilă.

Contractul de licență al mărcii

Contractul de licență este convenția prin care titularul unei mărci (licențiator) transmite altei persoane (licențiat) dreptul de a folosi acea marcă în schimbul unui preț.

Prin contractul de licență, Iicențiatul obține dreptul ,de a folosi marca titularului pentru produsele sau serviciile sale. În consecință, licența de exploatare se deosebește de licența de folosire și de licența de reclamă.

Licența de exploatare este specifică mărcilor. Beneficiarul licenței are dreptul să aplice marca transmisă și să fabrice produsele respective. Aceeași marcă se va folosi pentru două produse, care au origine diferită, dar caracteristici identice.

Licența de folosire constă într-o autorizare de aplicare sau atașare a mărcii pe produsele livrate de licențiator. Dreptul exclusiv al titularului se exercită de către Iicențiat, prin delegație.

Licența de reclamă implică autorizarea folosirii unei denumiri care constituie obiectul unui drept personal al altei persoane. Autorizarea de folosire a unei anumite denumiri se dă în scop comercial și publicitar.

Legea noastră, urmând o linie ce are tendința de a deveni regulă generală, a sfârșit prin a admite în mod expres licența mărcilor prin art. 39, pentru care formulează câteva reguli în art. 42 și 43. Legea noastră, prevăzând că licențele se înscriu în Registrul Național al Mărcilor, pare a formula implicit condiția formei scrise a contractului de licență, dar nici o sancțiune nu este prevăzută (astfel cum s-a prevăzut în cazul cesiunii).

Licențiatorul care poate fi:

– titularul mărcii înregistrate. În caz de coproprietate este necesar acordul tuturor coproprietarilor;

– titularul unui drept de uzufruct asupra mărcii;

– licențiatul care poate deveni licențiator într-un contract de sub-licență, dacă potrivit contractului principal acest lucru este posibil.

Licențiatorul trebuie să aibă capacitatea de a face acte de administrare. Licențiatul, desemnat uneori și cu denumirea de beneficiar, poate fi orice persoană care are capacitatea de a contracta. În cazul persoanelor juridice se va respecta principiul capacității de folosință.

În funcție de întinderea drepturilor care se atribuie prin contract, licențele pot fi exclusive, neexclusive și reciproce.

Prin licență exclusivă, licențiatorul renunță la posibilitatea de a mai acorda alte licențe, iar licențiatul are un drept exclusiv de utilizare a mărcii. Renunțarea licențiatorului trebuie prevăzută în mod expres.

Prin licență neexclusivă sau simplă, licențiatorul are dreptul de a utiliza sau transmite marca, iar licențiatul de a folosi semnul distinctiv în condițiile convenite. De obicei, Iicențiatul nu are dreptul să acorde sublicențe.

Prin licența reciprocă sau încrucișată, părțile contractante își acordă reciproc dreptul de a fabrica un produs, care va fi pus in circulație cu aceeași denumire. Fiecare parte își va păstra dreptul asupra mărcii sale.

După caracterul lor, licențele se împart în două categorii: nelimitate și limitate.

În licența nelimitată, totală sau deplină, licențiatul beneficiază de exclusivitate pe toată perioada de valabilitate a contractului. Licențiatul poate acorda licențe simple sau sublicențe.

În licența limitată sau parțială, dreptul de folosire a mărcii, deși este exclusiv, prezintă unele îngrădiri. Astfel, titularul mărcii poate să autorizeze terții să folosească marca pe întreg teritoriul țării noastre sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată (art. 42, alin. 1 al Legii nr. 84 din 1998). Prin contractuI de licență se transmite numai dreptul de folosință a mărcii.

Obligațiile licențiatorului:

– licențiatorul trebuie să permită folosirea mărcii de către licențiat, potrivit cu clauzele contractului;

– să garanteze pe licențiat pentru viciile ascunse ale mărcii;

– să garanteze pe licențiat pentru evicțiune:

– în cazul licenței exclusive, licențiatorul are obligația de a nu încheia și alte contracte de licență pentru aceeași marcă;

– de a acorda licențiatului asistență tehnică;

– de a menține în vigoare marca formulând, în termen, cererile de reînnoire a depozitului;

– să ceară înscrierea licenței în Registrul Național al Mărcilor și publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Obligațiile licențiatului: pe durata contractului de licență, licențiatul este obligat, potrivit art. 42 alin.3 din lege:

– să folosească pentru produsele cărora Ii se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;

– să pună mențiunea "sub licență" alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.

În afară de aceste obligații formulate expres în lege, licențiatul mai este obligat:

– să folosească marca numai pentru produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de licență (art. 42 alin.1);

– să mențină aspectul mărcii, dar și calitatea produselor sau serviciilor pentru care folosește marca;

– să folosească marca în limitele teritoriale convenite;

– să folosească în mod efectiv marca. Obligația trebuie privită cu exigență sporită atunci când prețul licenței se plătește proporțional cu venitul realizat din exploatare;

– să plătească prețuI convenit, care trebuie să fie determinat sau determinabil.

Licențiatorul poate exercita acțiunea în contrafacere împotriva persoanelor care tulbură folosirea mărcii de către beneficiar. Dacă acțiunea în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licentiați poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 43, alin. 3 al Legii nr. 84 din 1998).

Beneficiarul licenței nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului mărcii, dacă în contractul de licență nu este stipulat altfel. Titularul unei licențe exclusive poate intenta acțiune în contrafacere, după ce a notificat actele de contrafacere de care a luat cunoștință și titularul mărcii nu a acționat în termenul solicitat de licențiat (art. 43, alin. 1 și 2 al Legii nr. 84 din 1998). Tot beneficiarul licenței are și dreptul de a exercita o acțiune în concurență neleală.

Transmiterea mărcii înregistrată internațional

În cazul în care, după înregistrarea internațională marca face obiectul unei transmisiuni sub forma de cesiune, aceasta se înscrie în registrul internațional la cererea cedentului. Cesionarul trebuie să fie o persoană având calitatea de a fi titular a unei înregistrări internaționale, cu alte cuvinte cesionarul trebuie să fie resortisantul unei țări membre a Uniunii restrânse. Licențele nu se înscriu în registrul internațional.

Cesiunile de înregistrări internaționale prezintă mai multe forme. Ele pot fi totale sau parțiale.

Transmiterile totale, în ceea ce privește țările Uniunii și produsele sau serviciile, prezintă două forme. Ele se realizează după cum părțile sunt resortisanții aceleiași țări sau ai unor state diferite.În prima situație, transmiterea se înregistrează prin înscrierea în registru a mențiunii că cesionarul a devenit titularul înregistrării internaționale: înregistrarea își păstrează numărul și data inițială. În a doua situație, dacă transmiterea a fost efectuată înainte de expirarea termenului de 5 ani socotit de la data înregistrării internaționale, Biroul Internațional va cere consimțământul administrației țării noului titular. În măsura în care este posibil, Biroul Internațional va publica data și numărul de înregistrare a mărcii în țara cesionarului.

Transmiterile totale, din punctul de vedere al țărilor Uniunii, și parțiale, în ceea ce privește produsele sau serviciile, se efectuează prin radierea înregistrării internaționale. Partea cedată este radiată pentru toate statele. Pe numele cesionarului se înscrie o nouă înregistrare internațională. Efectele ei se produc până la expirarea înregistrării cedentului. Cele două înregistrări, a cedentului și a cesionarului, se reînnoiesc independent. Țările contractante au posibilitatea să nu admită validitatea noii înregistrări, dacă produsele sau serviciile cuprinse în partea cedată sunt similare cu cele pentru care marca rămâne pe numele cedentului.

Transmiterile parțiale, din punctul de vedere al țărilor Uniunii, și totale în ceea ce privește produsele sau serviciile, se fac prin radierea înregistrării internaționale. Toate produsele sau serviciiIe sunt radiate numai pentru una sau unele dintre țările contractante. În registrul internațional se înscrie o nouă înregistrare pe numele cesionarului.

Transmiterile parțiale, în ceea ce privește țările Uniunii și produsele sau serviciile, se înfăptuiesc prin radierea înregistrării internaționale a cedentului. Noua înregistrare se înscrie în registrul internațional pe numele cesionarului, pentru statele și produsele sau serviciile care au fost transmise. Transmiterile se notifică de Biroul Internațional administrațiilor țărilor contractante și se publică în publicația oficială. Dacă transmiterea a fost efectuată înainte de expirarea termenului de 5 ani, socotit de la data înregistrării internaționale, Biroul Internațional va cere consimțământul administrației țării noului titular și va publica, dacă este posibil, data și numărul de înregistrare a mărcii în țara noului titular.

Cap. VI Stingerea dreptului la marcă

1. Motive de stingere a dreptului la marcă

Legea română în vigoare, nr.84/1998, reglementează expres stingerea dreptului la marcă pentru următoarele motive:

– renunțarea expresă a titularului la dreptul său prin declarație scrisă;

– decăderea titularului din drepturile conferite de marcă;

– împlinirea termenului de protecție fără reînnoirea înregistrării;

– anularea mărcii.

1.1 Renunțarea titularului mărcii

Renunțarea titularului mărcii la dreptul său este o modalitate de încetare a dreptului la marcă, atât în sistemul atributiv cât și în cel declarativ.

În legea română, posibilitatea renunțării la marcă este reglementată în art. 44. Această renunțare poate interveni numai după înregistrarea mărcii, întrucât anterior acestei date dreptul la marcă nu este născut. Solicitantul are însă posibilitatea ca, în conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. 1, să-și retragă cererea de înregistrare a mărcii sau să-și limiteze lista de produse sau servicii pentru care solicită protecție.

Legea prevede că renunțarea trebuie să fie expresă, prin declarație scrisă. Renunțarea poate fi totală (pentru toate produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată) sau parțială (doar pentru o parte a produselor sau serviciilor). Dar dacă renunțarea este parțială, aceasta echivalează, de fapt, cu o restrângere a listei produselor și serviciilor pentru care s-a înregistrat marca și nu reprezintă propriu-zis o pierdere a dreptului la marcă.

În conformitate cu regula 31, alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiile geografice, declarația de renunțare va conține următoarele elemente:

– numărul înregistrării mărcii;

– numele sau denumirea și adresa sau sediul titularului;

– dacă un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea și adresa sau sediul acestuia;

– dacă renunțarea la marcă vizează numai anumite produse și servicii, lista cuprinzând produsele și serviciile pentru care se declară renunțarea.

Declarația de renunțare se adresează Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, de către titularul mărcii sau de persoana împuternicită de acesta. Drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele și serviciile la care marca se referă, la data înscrierii renunțării în Registrul Național al Mărcilor. Renunțarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Expirarea duratei de protecție a mărcii

Este un mod de încetare a dreptului la marcă propriu sistemului atributiv, al priorității de înregistrare. În acest sistem dreptul la marcă se dobândește prin înregistrare, durata protecției fiecărei înregistrări fiind de 10 ani. Prin înnoiri repetate durata protecției poate fi nelimitată în timp.

Reînnoirea înregistrării poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 3 luni, înainte de expirarea acestei durate. Nedepunerea unei cereri de prelungire în intervalul de timp menționat are ca efect stingerea dreptului la marcă al titularului. Neplata taxelor legale pentru reînnoire este sancționată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

1.3 Anularea înregistrării mărcii

Legea 84/1998 în art.48 precizează că: „Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare:

– înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 aIin.1;

– înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6;

– înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;

– înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;

– înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.

Legea nr.84/1998 în art.48, alin.2 și 3 prevede, în raport de motivul pentru care se cere anularea înregistrării, că acțiunea poate fi prescriptibilă ori imprescriptibilă;

– acțiunea în anulare pentru motivul că solicitarea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credință poate fi introdusă oricând în perioada de protecție a mărcii;

– acțiunea în anulare pentru toate celelalte motive poate fi cerută în termen de 5 zile, termen care curge de la data înregistrării mărcii.

Potrivit art.48, alin.1 din Legea 84/1998, orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării unei mărci pentru motivele enunțate mai înainte.

Cererea în anulare, potrivit regulii 32, alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiile geografice, va conține următoarele elemente:

– datele de identificare ale solicitantului cererii în anulare;

– indicații privind marca înregistrată care face obiectul cererii în anulare;

– cauzele de nulitate;

– motive în susținerea cererii formulate.

Anularea înregistrării mărcii nu poate fi cerută pentru motivul existenței unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Titularul unei mărci anterioare, care cu știință a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci posterior înregistrate, nu poate să ceară anularea și nici să se opună folosirii mărcii posterioare pentru produsele și serviciile la care a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii posterioare a fost cerută cu rea-credință. Pe de altă parte, titularul mărcii posterior înregistrate nu poate să se opună folosirii mărcii anterioare, deși aceasta nu mai poate fi invocată împotriva mărcii posterioare.

Titularul unei mărci a cărei înregistrare a fost anulată nu se mai poate prevala de protecția legii mărcilor. EI nu va mai putea invoca marca sa într-o acțiune în contrafacere. Totuși, titularul mărcii a cărei înregistrare a fost anulată va putea continua să folosească același semn ca nume comercial, firmă, emblemă etc., bucurându-se de protecția acordată acestor semne, dacă ele nu încalcă drepturile unor titulari anteriori.

Marca a cărei înregistrare a fost anulată trebuie radiată din Registrul Național al Mărcilor, iar certificatul eliberat titularului, anulat de asemenea, deși soluția nu este formulată expres în legea în vigoare , astfel cum era în art. 23 din Legea nr. 28/1967. Anularea înregistrării unei mărci produce efecte retroactive, începând cu momentul constituirii depozitului național reglementar.

1.4 Decăderea din drepturile asupra mărcii

Legea din 1998, spre deosebire de reglementarea anterioară, prevede, în mod expres, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă. În conformitate cu textul art. 45, cauzele de decădere constau în următoarele:

– fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

– după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, uzuală în comerțul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată;

– după data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată;

– marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea de solicitant prevăzută de art. 3, lit. g.

Cererea de decădere poate fi formulată oricând în cursul duratei de protecție a mărcii.

În cazul prevăzut de art. 45 alin. 1 lit. a), cererea trebuie introdusă după trecerea unui interval de timp de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii, iar lipsa de folosință trebuie să se situeze după data înregistrării. De aici rezultă că, atunci când decăderea este cerută pentru nefolosirea mărcii, cererea făcută înainte de expirarea unei perioade de 5 ani calculată de la data înregistrării mărcii, va fi respinsă ca prematură, fără a se intra în cercetarea fondului. Nici împlinirea acestui termen în cursul judecății nu poate face cererea admisibilă. Termenul de 5 ani se calculează începând de la data ultimului act de folosință a mărcii. .

Conform art. 46 alin. 2, titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada de la expirarea duratei celor 5 ani, până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Art. 46 alin. 2 mai prevede că totuși, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii nu va fi luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea reluării folosirii au intervenit numai după ce titularul a cunoscut intenția de prezentare a cererii de decădere.

Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile sale. Conform regulii 32, alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiiIe geografice, cererea de decădere va conține următoarele:

– datele de identificare ale solicitantului cererii de decădere;

– indicații privind marca înregistrată care face obiectul cererii de

decădere; .

– cauzele de decădere;

– motive în susținerea cererii formulate.

Înainte de a se pronunța o hotărâre de decădere, marca, deși nefolosită, este valabilă, iar titularul poate acționa pe uzurpatori în contrafacere ori în concurență neloială. Marca pentru care s-a pronunțat decăderea devine un res nullius, inclusiv în privința mărcilor colective.

Decăderea poate fi și parțială, atunci când motive de decădere există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

Decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va publica hotărârea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și va face mențiune în Registrul Național al Mărcilor.

1.5 Pierderea notorietății

Dacă am considerat că notorietatea este un mod de dobândire a dreptului la marcă, atunci vom admite că pierderea notorietății este un mod de pierdere a dreptului la marcă. Astfel, avem în vedere ipoteza mărcii notorii neînregistrate, deoarece pot să existe și mărci notorii înregistrate.

În ipoteza la care ne referim, odată ce marca nu mai este larg cunoscută în România de segmentul de public vizat, persoana care o utilizează nu mai are nici un temei să reclame vreo protecție asupra ei. În sistemul bazat pe înregistrare , ca cel consacrat de Legea nr. 84/1998, pentru mărcile neînregistrate, singurul temei pentru acordarea protecției îl constituie, în condițiile strict prevăzute de lege, notorietatea.

Art. 35 alin.2, lit.c) instituie un alt caz de nulitate.

Este vorba aici despre mărcile care se bucură de renume, pentru titularii cărora legea le-a prevăzut posibilitatea de a se opune la folosirea unor semne identice sau asemănătoare, în anumite condiții, dar a omis să reglementeze și posibilitatea de a cere anularea unor astlel de semne, în ipoteza în care au fost înregistrate ca mărci.

2. Radierea înregistrării internaționale

Potrivit prevederilor Aranjamentului de la Madrid, privind înregistrarea internațională a mărcii din 14 aprilie 1891, revizuit la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Nisa la 15 iunie 1957 și la Stockholm la 14 iulie 1967, înregistrările internaționale pot fi radiate în următoarele cazuri:

– la cererea titularului care, potrivit art.8 bis al aranjamentului, poate oricând să renunțe la protecție în una sau mai multe dintre țările contractante, printr-o declarație remisă administrației sale, pentru a fi comunicată Biroului Internațional;

– ca urmare a unei hotărâri de invalidare a mărcii comunicată de administrația țării în care s-a pronunțat hotărârea, Biroului Internațional care, la rândul său, o va notifica țărilor la care se referă renunțarea:

– în cazul când transferul înregistrării în favoarea unui cesionar resortisant al altui stat decât cedentul n-a putut fi înscris în registrul internațional, fie pentru că administrația națională competentă nu și-a dat asentimentul, fie pentru că cesionarul nu avea calitatea să depună o marcă internațională;

– în cazul în care titularul, domiciliat într-o țară a Uniunii, fără să fie resortisant al acesteia, își schimbă domiciliul într-o țară care nu este membră a Uniunii restrânse;

– în cazul neplății în termenele stabilite a taxelor.

Radierile sunt de 3 feluri:

– radieri generale, care sunt radieri totale din punctul de vedere al țărilor sau produselor ori serviciilor;

– renunțări, care sunt radieri totale din punct de vedere al produselor sau serviciilor și parțiale din punctul de vedere al țărilor;

– limitări, care sunt fie radieri parțiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor și totale din punctul de vedere al țărilor, fie radieri parțiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor și parțiale din punctul de vedere al țărilor.

În caz de radiere voită sau din oficiu, potrivit art. 6, alin. 4 al Aranjamentului de la Madrid, administrația țării de origine cere radierea mărcii la Biroul Internațional, care va proceda la efectuarea operațiunii. În situația unei acțiuni judiciare, administrația comunică Biroului Internațional, din oficiu sau la cererea solicitantului, copia de pe actul sau documentul care justifică introducerea acțiunii, precum și de pe hotărârea rămasă definitivă. Notificarea administrației va fi menționată în registrul internațional și comunicată statelor contractante, care vor lua măsurile necesare.

Cap. VII Protecția mărcii

Drepturile solicitanților de înregistrări și ale titularilor de mărci sunt apărate prin mijloace de drept administrativ și de drept civil în perioada derulării procedurilor de înregistrare și prin mijloace de drept civil și de drept penal după înregistrare, în perioada în care se bucură de protecție.

Organele cu activitate administrativă și administrativ-jurisdicțională sunt Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci care îndeplinește atribuțiile în domeniul mărcilor prin Direcția de specialitate, comisiile de soluționare a opozițiilor și comisia de reexaminare, care soluționează contestațiile.

În ceea ce privește mijloacele judiciare, drepturile titularului unei mărci pot fi apărate printr-o acțiune civilă sau o acțiune penală.

Controlul judecătoresc se realizează de către Tribunalul București, care soluționează apelurile declarate împotriva hotărârilor comisiei de reexaminare și de către Curtea de Apel București, care soluționează recursurile declarate împotriva deciziilor date de tribunal în apel.

Soluționarea litigiilor civile rezultând din încălcarea drepturilor la marcă este de competența tribunalelor, în primă instanță, potrivit art. 2 lit. d) Cod procedură civilă, iar soluționarea cauzelor penale având ca obiect infracțiuni săvârșite în legătură cu mărcile este de competența, în primă instanță, a judecătoriilor.

Constituie mijloace de apărare la dispoziția solicitanților de înregistrări ale unor mărci și a titularilor de mărci, reglementate de Legea nr. 84/1998: opoziția și contestația, căi de atac de competența comisiilor de examinare, respectiv de reexaminare din cadrul O.S.I.M, cererile de anulare a înregistrării și de decădere din dreptul la marcă, acțiuni care sunt în competența de soluționare a Tribunalului București, și apelul împotriva hotărârii comisiei de reexaminare, apeI care este în competența exclusivă a Tribunalului Municipiului București. Cât privește căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunal, acestea sunt cele din dreptul comun.

Ca mijloace specifice de protecție a mărcii în cursul exploatării acesteia, legea noastră mai reglementează acțiunea în contrafacere, acțiunea în concurență neloială , măsurile asiguratorii și suspendarea în vamă.

1. Apărarea mărcii prin căile administrative de atac

Sunt căi de atac în competența de soluționare a comisiilor de examinare ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci: opoziția și contestația.

Opoziția

Cererea de înregistrare a unei mărci este supusă unui examen de fond, în urma căruia, dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrarea mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci decide înregistrarea mărcii și publicarea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Cererea care nu îndeplinește condițiile pentru înregistrare, după acordarea unui termen de 3 luni în care solicitantul să-și poată prezenta punctul de vedere ori să-și retragă cererea, este respinsă.

În termen de 3 luni de la data publicării mărcii admisă la înregistrare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, pot fi formulate opoziții cu privire la marca publicată de către: titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, titularul unui drept anterior cu privire la imaginea sau la numele patronimic, la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat, la orice alt drept de proprietate industrială protejat sau la un drept de autor, precum și orice altă persoană interesată.

Opoziția trebuie formulată în scris și motivat și cu plata taxei legale. Opoziția și motivele acesteia sunt notificate solicitantului, care în termen de 3 luni de la data notificării (termen care poate fi prelungit cu încă 3 luni) poate prezenta punctul său de vedere.

Soluționarea opoziției se face de către o comisie de examinare formată din trei specialiști, dintre care unul va fi examinatorul care a întocmit raportul de examinare a mărcii, conform regulii 19 din Regulament.

Dacă opozițiile sunt întemeiate, comisia de examinare (din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci) decide respingerea înregistrării mărcii.

Împotriva deciziei de respingere a înregistrării, ca efect al admiterii opoziției, solicitantul înregistrării poate face contestație.

Contestația

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca organ administrativ de specialitate, dispune, în legătură cu operațiunile privind protecția mărcilor, prin decizii motivate, în fapt și în drept. Deciziile pot fi de admitere sau de respingere.

Potrivit art. 80, deciziile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci privind înregistrarea mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în termen de 3 luni de la comunicare.

Potrivit art. 25, în cazul în care împotriva înregistrării și publicării unei mărci în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a fost formulată o opoziție, iar aceasta a fost admisă, decizia de respingere a înregistrării mărcii poate fi contestată de solicitantul mărcii, în termenul și cu procedura prevăzută de art. 80 din lege.

Calea de atac a contestațiilor, conform regulii 42, alin.1 din Regulament, poate fi folosită în cazurile care privesc:

– cererea de înregistrare a unei mărci;

– modificarea cererii sau a înregistrării mărcii;

– modificarea numelui sau a adresei titularului ori a mandantului;

– reînnoirea înregistrării;

– transmiterea drepturilor asupra mărcilor;

– radierea sau modificarea înregistrării licențelor sau a altor drepturi;

– înscrierea renunțării la o marcă;

– orice decizii cu privire la cereri de înregistrare sau la mărci înregistrate, în situația în care nu a fost formulată o opoziție.

Contestațiile se fac de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de titularul mărcii, împotriva deciziilor privind înregistrarea mărcii.

Persoanele care pot formula contestații sunt:

– solicitantul a cărui cerere de înregistrare a fost respinsă, fie în urma examenului de fond, fie în urma examinării și soluționării opoziției formulate împotriva înregistrării și publicării mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;

– titularul unei mărci înregistrate căruia i s-a respins cererea de reînnoire.

Orice alte persoane interesate pot formula contestații împotriva deciziilor privind înscrierea cesiunii sau a licenței în Registrul Național al Mărcilor.

Termenul de formulare a contestației este de 3 luni de la comunicarea deciziei.

Contestația se face în scris și va conține, potrivit regulii 46, alin.1 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiile geografice, următoarele elemente:

– numele și domiciliul sau denumirea și sediul persoanei care a formulat contestația;

– obiectul contestației;

– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

– prezentarea dovezilor pe care se sprijină contestația;

– semnătura persoanei care a formulat contestația.

Contestația se soluționează de către o comisie de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci care, potrivit regulii 45 din Regulament, este alcătuită din președinte și doi membri, respectiv un examinator care nu a luat parte la decizia contestată și un consilier juridic. Comisia de reexaminare pronunță o hotărâre care se motivează și se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare.

În soluționarea contestației, comisia de rexaminare, potrivit regulii 45, alin. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și indicațiile geografice poate lua una din următoarele măsuri:

– admiterea contestației, dispunând desființarea sau modificarea deciziei Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;

– respingerea contestației și menținerea deciziei Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

1.3 Căi de atac împotriva hotărârilor O.S.I.M.

Împotriva hotărârii comisiei de reexaminare se poate declara apel de către părți în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Părți pot fi doar cele din cadrul contestației.

Din nici o dispoziție a legii nu rezultă că, în fața instanțelor, litigiile născute în legătură cu înregistrarea mărcilor se judecă în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci ori că această autoritate administrativă ar putea, ea însăși, exercita vreo cale de atac. Mai mult, regula 17 din Regulament prevede că, atunci când o decizie a OSIM de respingere a unei cereri de înregistrare a unei mărci a fost desființată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, partea interesată comunică la OSIM hotărârea, în vederea publicării ei în B.O.P.I.

Competența de soluționare a apelurilor împotriva hotărârilor comisiei de reexaminare aparține conform art. 81 alin. 1 Tribunalului Municipiului București. Deciziile Tribunalului București pot fi atacate cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, recurs care este în competența de soluționare a Curții de Apel București, așa după cum prevede art. 81 alin. 2 din Legea nr. 84/1998.

Tribunalul București are, de asemenea, competența exclusivă de a soluționa cererile de anulare a unor mărci ori indicații geografice și de decădere din drepturile asupra mărcilor. Potrivit art. 81 alin. 3 din lege, hotărârile pronunțate în cererile de anulare și decădere de către tribunal pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Legea nu conține nici o altă dispoziție privind posibilitatea atacării cu recurs a deciziilor Curții de Apel, dar această posibilitate rezultă din completarea cu dispozițiile de drept comun ale Codului de procedură civilă (art. 4 pct.1 și art. 299 C. proc. civ.).

2. Apărarea mărcii prin acțiunea în contrafacere

Înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii și conferă acestuia o acțiune împotriva oricărei persoane care, cu bună sau cu rea-credință și în orice formă, aduce atingere dreptului său.

Încălcarea drepturilor asupra mărcilor constituie fenomene care provoacă titularilor prejudicii considerabile, deoarece contrafacerile au ca efect dereglarea comerțului și denaturarea regulilor .

Mărcile contrafăcute nu mai au rolul de a certifica autenticitatea și de a garanta calitatea pe care consumatorii sunt îndreptățiti să o pretindă, iar producătorilor o astlel de marcă Ie provoacă pierderi la vânzarea bunurilor și serviciilor, în același timp, mărcile contrafăcute dezorganizează piața. Legea nr. 84/1998 vorbește despre contrafacere și concurență neloială numai ca infracțiuni. Este însă evident că atât contrafacerea, cât și concurența neloială pot atrage și o răspundere exclusiv civilă (delictuală sau contractuală), victima contrafacerii sau concurenței neloiale putându-și valorifica pretențiile fie prin acțiunea penală sau civilă, când ne aflăm în fața unor acte de încălcare care constituie infracțiuni, fie prin acțiunea civilă, atunci când actul de încălcare nu îmbracă forma licitului penal.

Prin contrafacere se înțelege reproducerea în scop fraudulos a unui obiect, falsificarea acestuia.

Legea noastră, incriminând contrafacerea în art. 83, nu o definește, dar enunță actele de încălcare ce reprezintă latura obiectivă a infracțiunii, modalitățile în care această infracțiune poate fi săvârșită. Astfel, potrivit art. 83 din lege, constituie infracțiune:

– contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produselor sau serviciilor la care se referă marca;

– punerea în circulație fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;

– punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.

Constituie, de asemenea, infracțiunea de contrafacere săvârșirea, fără consimțământul titularului mărcii înregistrate a următoarelor acte:

– folosirea unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

– folosirea unui semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora Ii se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

– folosirea unui semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, prin folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Nici unul dintre aceste acte nu constituie infracțiunea de contrafacere dacă a fost săvârșit înainte de data publicării mărcii.

Dispozițiile art. 83 nu trebuie privite izolat de restul Legii nr. 84/1998, o interpretare corectă a acestora putându-se face numai în concordanță cu prevederile art. 35:

– legea nu condiționează existența infracțiunii de contrafacere de producerea vreunei pagube;

– există infracțiune de contrafacere numai dacă actele ce intră în conținutul laturii obiective a infracțiunii au fost săvârșite cu intenție;

– legea impune o situație premisă: marca nu poate fi protejată prin acțiunea în contrafacere decât după înregistrarea mărcii în Registrul Național aI Mărcilor (art. 83 alin. 3). Actele "prevăzute de art. 35 alin. 2 nu constituie contrafacere, dacă au fost efectuate înainte de publicarea mărcii".

În sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de folosință, depozitul declarativ este un mijloc de publicitate care creează în favoarea depunătorului o prezumție de proprietate și are valoarea unui act de apropiere a mărcii, făcând actul de apropiere opozabil tuturor. În acest sistem conservarea dreptului și reînnoirea lui se realizează prin folosirea neîntreruptă a mărcii. Efectuarea depozitului declarativ în sistemul priorității de folosință nu este obligatorie, dar, atunci când a fost făcută, prezintă avantajul de a deschide, și în acest sistem, calea acțiunii în contrafacere.

În sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritate de înregistrare, deși este recunoscut retroactiv de la data cererii de înregistrare, aceasta nu dobândește opozabilitate decât din momentul publicării mărcii. Actele anterioare publicării cererii de înregistrare nu pot fi considerate ca aducând atingere drepturilor titularului mărcii.

2.1 Contrafacerea propriu-zisă

Legea enunță limitativ actele care constituie contrafacere. Potrivit legii noastre, actele de încălcare a dreptului la marcă sunt: contrafacerea propriu-zisă și actele asimilate acesteia, însă de regulă toate actele de încălcare a unui drept la marcă sunt avute în vedere în doctrină și jurisprudență sub denumirea generală de contrafacere.

Contrafacerea propriu-zisă constă în reproducerea identică sau quasi-identică a unei mărci protejate. Orice fel de marcă poate fi contrafăcută. Există contrafacere prin reproducere independent de folosirea acesteia, folosința unei mărci reproduse constituind un act distinct.

Contrafacerea este, în general, o reproducere servilă sau brutală a mărcii altuia, chiar și în situația în care această reproducere este folosită în combinație cu alte semne.

Tot contrafacerea se consideră reproducerea incompletă sau parțială.

Nu este necesar pentru a urmări ca totalitatea semnelor ce figurează la depozit să fie reproduse. Este suficient ca anumite elemente depuse și protejabile să fie reproduse; în caz contrar, contrafăcătorii nu ar risca nimic reproducând doar o parte din marca altuia. Este necesar ca elementul reprodus să fie distinctiv.

Art.38, alin. 2 din Regulamentul privind marca comunitară pare a consacra teoria contrafacerii parțiale: „ Atunci când marca comportă un element care este lipsit de caracter distinctiv și includerea acestui element în marcă poate creea îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, Oficiul poate cere drept condiție a înregistrării mărcii ca solicitantul să declare că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Această declarație este publicată în același timp cu cererea sau, după caz, cu înregistrarea mărcii comunitare.”

Există contrafacere și în cazul reproducerii parțiale, dacă aceasta poartă asupra elementelor esențiale sau caracteristice ale mărcii, ori când marca este reprodusă în alte semne distinctive, cum sunt: numele comercial sau firma ori în publicitate. Stabilirea existenței contrafacerii este o problemă de fapt, dovada ei putând fi făcută prin orice mijloc de probă.

2.2 Actele asimilate contrafacerii

Imitarea frauduloasă a mărcii altuia.

Legea asimilează contrafacerii și sancționează și imitarea mărcii altuia. Imitarea este o contrafacere deghizată, care reproduce doar trăsăturile esențiale ale mărcii uzurpate, imitatorul urmărind:

– inducerea în eroare a consumatorilor pe baza asemănărilor de ansamblu;

– ascunderea imitației în scopul de a se sustrage represiunii, pe baza elementelor care deosebesc marca sa de marca anterioară.

Prin imitație se înțelege reluarea elementelor vizuale sau fonetice ale unor mărci în condiții susceptibile de a crea un risc de confuzie pentru consumatori.

A. Bertrand a formulat elemente ce trebuie avute în vedere la aprecierea riscului de confuzie în materie de imitare:

– gradul de asemănare a mărcilor în cauză (asemănarea de pronunție, de ortografie și/sau de concept exprimat);

– gradul de asemănare a produselor și serviciilor desemnate de aceste mărci;

– gradul de distinctivitate a mărcii (o marcă slabă nu poate pretinde decât o protecție redusă);

– vechimea mărcii reclamantului;

– nivelul de cunoaștere a mărcii reclamantului în rândul consumatorilor;

– specificul clientelei produselor sau serviciilor (o clientelă profesională este mai puțin susceptibilă de a fi indusă în eroare);

– probabilitatea extinderii listei produselor sau serviciilor pentru care marca reclamantului a fost înregistrată, în scopul anticipării eventualului risc de confuzie:

– existența unui element de rea-credință din partea pârâtului (în mod special prin recunoașterea mărcii reclamantului anterior înregistrării mărcii sale).

Imitarea poate îmbrăca și forma traducerii, aceasta constituind ceea ce doctrina numește imitarea prin echivalent.

Folosirea mărcii imitate fraudulos:

Reproducerea și imitarea frauduloasă sunt sancționate independent de folosirea mărcii contrafăcute sau imitate. Dar atât reproducerea, cât și imitarea sunt făcute în scopul folosirii și ar fi ilogic ca rezultatul contrafacerii să fie considerat licit sau nesancționabil. Mai mult, legea noastră asimilează contrafacerii folosirea fără drept a unei mărci de către altă persoană fără acordul titularului. În fapt, folosirea mărcii contrafăcute sau imitate reprezintă realizarea în întregime a acțiunii de contrafacere, realizarea concordanței depline între acțiune și rezultatul urmărit. Din punctul de vedere al dreptului penal, contrafacerea prin folosirea mărcii reproduse sau imitate reprezintă infracțiunea consumată.

Pentru existența contrafacerii prin imitație nu este necesar să se fi produs o confuzie în spiritul consumatorilor, iar titularul mărcii nu este obligat să facă dovada producerii unor astfel de acte de confuzie; este suficient să existe posibilitatea teoretică a confuziei.

Folosirea fără drept a mărcii altuia:

Folosirea fără drept a mărci altuia este similată contrafacerii și sancționată de art.83 lit.a) din Legea nr. 84/1998. Este o formă distinctă de contrafacere, în care marca nu este nici reprodusă, nici imitată fraudulos. Dimpotrivă, presupune folosirea ei așa cum este, sancțiunea intervenind ca urmare a folosirii mărcii fără acordul titularului, fără acordul celui care are drept exclusiv asupra mărcii. Uzurpatorul poate fi persoana care a reprodus marca protejată ori altă persoană. Folosirea poate avea loc și în străinătate, dar sancționarea faptei în România, în temeiul regulii teritorialității, nu este posibilă decât în măsura în care produsele pe care s-a aplicat o astfel de marcă ar fi produse în România. De asemenea, folosirea fără drept, a unei mărci străine în România poate fi sancționată numai dacă marca străină se bucură de protecție echivalentă pentru o marcă înregistrată în România.

Folosirea fără drept constituie contrafacere, indiferent dacă este făcută cu titlu comecial sau privat.

Pentru promovarea unei acțiuni în contrafacere, titularul mărcii ori al dreptului de exploatare exclusivă nu trebuie să fi suferit vreo pagubă și nici nu este necesar ca prejudiciul să fie actual. Dreptul la marcă este un drept privativ și orice violare a acestuia trebuie sancționată. Obiectul acțiunii în contrafacere poate fi nu doar repararea prejudiciului material încercat de către titularul mărcii, ci și obligația uzurpatorului să înceteze actele sale de afirmare, prin publicitate a mărcii sale. În privința prejudiciului legea se limitează, în art. 85, la formularea regulii că pentru prejudiciile cauzate prin actele de contrafacere persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri potrivit dreptului comun.

O acțiune în contrafacere poate fi pornită de către:

– solicitantul cererii de înregistrare, dar numai după publicarea mărcii, în temeiul art. 36;

– titularul mărcii, după data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor;

– cesionarul unei mărci, chiar atunci când cesiunea este parțială;

– titularul unei licențe exclusive.

Atât în cazul licențiatului, cât și în cel al cesionarului, ei nu pot acționa în contrafacere decât după înscrierea licenței sau, după caz, a cesiunii în Registrul Național al Mărcilor. Acțiunea penală în contrafacere se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate.

Existența contrafacerii este o problemă de fapt, pe care instanța o apreciază prin prisma unor reguli distincte:

– contrafacerea se apreciază ținându-se seama de asemănări și nu de deosebiri. Elementele esențiale și caracteristice ale mărcii vor fi supuse de către instanță unei aprecieri analitice.

– contrafacerea implică existența unui risc de confuzie. Acest risc se examinează în funcție de reacția unui consumator obișnuit sau mijlociu.

– contrafacerea nu necesită dovada relei-credințe. Intenția delictuoasă a făptuitorului fiind prezumată, în cauză este suficientă simpla dovadă a actului de contrafacere.

– contrafacerea trebuie să creeze confuzie, fără a fi necesar să se realizeze în mod concret. Se cere numai ca inducerea în eroare a consumatorilor să fie posibilă.

Protecția împotriva concurenței neloiale

Concurența nu este, în general, nici dorită, nici acceptată de cei care au vederea scurtă și de aceea ea este vulnerabilă, iar existența ei trebuie asigurată de autorități (legiuitoare, administrative, judiciare).

Această intervenție are ca obiect menținerea și păstrarea loialității în concurență, reprimarea actelor de concurență neloială.

Clientela aparține comerciantului care se dovedește abil în atragerea clientelei și diligent în menținerea ei. De aceea, pierderile cauzate prin concurența loială, fiind licite, nu dau dreptul la reparații.

În mod excepțional, concurența poate fi interzisă prin lege sau convenții ale comercianților. În aceste cazuri, orice act de concurență este ilicit, chiar dacă procedeul utilizat este corect. Dar în sfera concurenței libere, neîngrădite prin lege sau convenții, se produc adesea abuzuri. Dacă prin concurență loială, concurența protejată în interesul comun al comercianților și consumatorilor se înțelege exercitarea activității de comerț cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite, concurența este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale sau contrare uzanțelor comerciale.

Recurgerea la acțiunea în concurență neleală este foarte frecventă în materie de mărci. Lucrul se explică pentru că semnele distinctive în general și mărcile în special sunt adesea utilizate pentru a creea confuzie cu privire la originea sau proveniența unui produs și a profita în acest fel de reputația legală, de semnul distinctiv al altuia.

În accepțiunea art. 86, se consideră, în mod special, ca fiind acte de concurență neloială următoarele:

– orice fapte de natură să creeze o confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;

– afirmațiile false în exercitatea comerțului, de natură să discrediteze întreprinderea, produsele sau activitatea industrială ori comercială a unui concurent;

– indicațiile sau afirmațiile a căror utilizare, în exercitatea comerțului, pot induce în eroare publicul cu privire la natura, la modul de fabricație sau la caracteristicile mărfurilor.

Procedeele care caracterizează concurența neloială sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii și uzanțele cinstite pot fi grupate în:

– infracțiuni;

– convenții;

– delicte civile.

În ceea ce privește formele de manifestare a actelor și faptelor de concurență neloială, acestea au fost grupate în:

– acorduri și practici monopoliste discriminatorii;

– alte acte și fapte comise în dauna altui comerciant;

– acte și fapte de exercitare a propriului comerț contrar uzanțelor cinstite.

Legea nr. 11/1991 instituie pentru comercianți obligația de a-și exercita activitatea cu bună credință și potrivit uzanțelor cinstite. Orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite constituie concurența neloială. Încălcarea obligației de exercitare a activității cu bună credință și potrivit uzanțelor cinstite atrage, potrivit art. 3 din Legea 11/1999 răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz. Art. 4 din Legea 11/1991 care definea actele și faptele de concurență neloială considerate contravenții a fost abrogat prin art. 73 din Legea 21/1996 ( legea concurenței), așa încât nu se mai poate vorbi de o răspundere contravențională în domeniul concureței neloiale.

Potrivit art. 5 din Legea 11/1991, constituie infracțiunea de concureță neloială și se pedepsește cu inchisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei:

– întrebuințarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de un alt comerciant;

– producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în vânzare sau vânzarea unor mărfuri, purtând mențiuni false privind brevetele de invenție, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și cu privire la numele producătorului sau comerciantului în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți sau beneficiari.

Art. 86 din Legea 84/1998 prevede că orice utilizare a mărcilor sau a indicațiilor geografice contrară practicilor loiale în activitatea comercială sau industrială, în scopul de a induce în eroare consumatorii constituie un act de concurență neloială și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de 15 milioane lei vechi.

Concurența neloială prin mărci și indicații geografice poate îmbrăca mai multe forme de manifestare. Oricum s-ar manifesta concurența neloială va constitui infracțiune numai în măsura în care uzurpatorul a acționat cu intenție calificată, în scopul inducerii în eroare a consumatorilor și dacă utilizarea acestora este contrară practicilor loiale în activitatea comercială sau industrială. Lipsa intenției calificate plasează actul de concurență neloială în sfera ilicitului civil și antrenează răspunderea civilă delictuală a uzurpatorului.

Confuzia

Confuzia reprezintă actul de concurență neloială care constă în disimularea credibilă a propriei activități de piață a autorului sub aparența semnelor distinctive ale concurentului lezat sau ale unui colectiv de concurenți. Confuzia cu o întreprindere rivală poate fi provocată prin crearea de similitudini cu firma, emblema, ambalajele, marca sau alte semne de identificare ale acestora.

Cât privește ambalajele, întrebuințarea lor poate constitui un fapt de concurență neloială în conexiune cu marca numai dacă forma specială a ambalajului face obiectul unei mărci protejate. Forma ambalajului ar mai putea fi protejată ca model industrial, caz în care folosirea de către terți poate constitui fapt de concurență neloială. Dar folosirea unor ambalaje, chiar având o formă specială, care nu a obținut protecție ca marcă sau model industrial nu poate constitui fapt de concurență neloială .

Pentru ca utilizarea unei mărci în scop de a crea confuzie să fie un fapt de concurență sancționabil, trebuie să întrunească următoarele condiții:

marca concurentă să fie protejată;

întrebuințarea unei mărci de natură de a crea confuzie să provină de la un concurent;

modul de folosire a mărcii să fie de natură a produce în mintea consumatorului o confuzie între cei doi comercianți și produsele lor;

fapta să fi fost comisă cu intenție.

Denigrarea

Denigrarea este actul de concurență neloială care constă în comunicarea sau răspândirea de afirmații depreciative sau comparative făcute de autor (agent economic agresiv), în detrimentul unui competitor de pe piață, în scopul de a-i știrbi reputația sau de a-i discredita întreprinderea ori produsele.

Denigrarea nu se confruntă cu critica obiectivă a produselor altui comerciant, legea noastră impunând, în textul care sancționează denigrarea (art.4 lit.g), condiția ca afirmațiile să fie mincinoase. Obiectul denigrării îl poate constitui comerciantul (competența, onorabilitatea, viața personală a comerciantului) sau a mărfurilor sale, acestea putând privi și marca comerciantului vătămat.

Alte modalități de concurență neloială

Suprimarea sau modificarea mărcii aplicate

Prin suprimare se înțelege retragerea sau ștergerea unei mărci legal aplicate pe un produs sau pe un ambalaj. Prin modificare se înțelege alterarea unei mărci în orice fel și indiferent de motivele pentru care a fost făcută. Dar suprimarea mărcii este licită, dacă nu chiar obligatorie atunci când produsul este în mod substanțial transformat și nu mai are caracteristicile originale.

Substituirea mărcii

Prin substituire se înțelege faptul de a livra unui consumator un alt produs decât cel comandat. Pentru a ne afla în fața unei substituiri sancționabile trebuie ca actul de substituire să se facă fraudulos, ca înlocuirea produsului autentic comandat de cumpărător să se fi făcut fără știrea consumatorului. Nu constituie un fapt de substituire ilicită, de exemplu, faptul de a propune o băutură PEPSI COLA de către ospătar în locul băuturii COCA-COLA comandate.

Parazitarea unei mărci notorii

Mărcile notorii se bucură de o protecție cu depășirea principiului specialității, considerându-se că este anormal ca terții să beneficieze de renumele unei mărci în promovarea căreia nu au nici un merit. Legea noastră sancționează în mod expres copierea, traducerea sau imitarea unei mărci notorii.

Denigrarea directă sau indirectă a unei mărci

Denigrarea directă sau indirectă a unei mărci, putând îmbrăca cele mai diverse forme, are ca efect slăbirea mărcii protejate, de aceea este sancționabilă ca delict civil. Dar parodierea unei mărci nu constituie un act de denigrare.

Citarea unei etichete într-un context generic

Constituie, prin efectele pe care Ie produce, o modalitate de slăbire a mărcii. În această materie, într-o decizie din 1985, Curtea de Apel din Paris a considerat că "principiul libertății presei nu-l exonerează pe jurnalist de obligația de prudență, în scopul evitării echivocului generator de confuzii în spiritul public și de natură a prejudicia interesele comercianților titulari de mărci".

Apărarea care poate fi formulată este aceea de degenerare a mărcii, de pierdere a caracterului distinctiv.

În privința concurenței neloiale, jurisprudența străină a formulat câteva idei care ni se par demne de reținut. Astfel:

– utilizarea mărcii altuia constituie, fără îndoială, un mijloc necinstit, a cărui folosire este interzisă de lege;

– utilizarea unei etichete (Levy – Strauss) în scopul da a se da pantalonilor produși și vânduți un aspect asemănător cu articolul original (desemnat prin marca protejată) constituie act de concurență neloială;

– adăugarea unor cuvinte nu este de natură a înlătura riscul de confuzie;

– riscul de confuzie se apreciază prin raportare la consumatorul mediu;

– afirmațiile care aduc atingere reputației unui concurent pot forma obiectul unei acțiuni în concurență neloială, chiar dacă s-ar putea dovedi că sunt conforme adevărului;

– pentru existența denigrării este esențial ca formulările critice să desemneze pe concurent sau să permită recunoașterea celui vizat;

– atunci când este destinată publicului, orice comparație făcută cu produsele unui concurent desemnat nominal, de natură să denatureze clientela, este un act ilicit; este irelevant faptul că termenii acestei comparații nu sunt nici exacți, nici tendențioși;

– faptul de a indica sursa informației nu pune pe autor la adăpost de urmărire.

4. Repararea pagubei cauzate prin nerespectarea mijloacelor de protecție a mărcii

Pentru repararea pagubei cauzate prin nerespectarea mijloacelor de protecție a mărcii există două categorii de măsuri:

măsuri pentru prevenirea și asigurarea reparării pagubei, respectiv măsurile asiguratorii și suspendarea activității vamale la importul și exportul produselor purtând mărci contrafăcute;

măsuri care pot fi dispuse de instanță pentru repararea prejudiciilor cauzate prin contrafacere și concurență neloială.

4.1 Măsuri pentru prevenirea și asigurarea reparării pagubei

a) Măsuri asiguratorii

Potrivit art. 87-90 din Legea nr. 84/1998, instanța judecătorească poate să dispună măsuri asiguratorii atunci când se consideră că există un risc de încălcare de către terți a drepturilor cu privire la marca sau la indicația geografică protejată și dacă această încălcare amenință să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă.

Măsurile asiguratorii pot privi:

– încetarea actelor de încălcare a drepturilor cu privire la marca sau indicația geografică protejată;

– conservarea probelor pentru dovedirea provenienței produselor sau serviciilor purtând în mod ilicit o marcă sau o indicație geografică protejată;

– sechestru asigurator asupra bunurilor mobile ale uzurpatorului.

Cererea de măsuri asiguratorii poate fi formulată:

– de către titularul mărcii, atunci când cererea are în vedere încălcări ale dreptului la marcă;

b) Suspendarea activității vamale de import și export a produselor purtând mărci contrafăcute:

În prezența unui act de contrafacere care constituie infracțiune potrivit art. 83 din Legea nr. 84/1998, autoritățile vamale pot dispune, în temeiul art. 91 din aceeași lege, "fie din oficiu, fie la cererea titularului dreptului, suspendarea activității vamale la importul sau la exportul produselor care poartă mărci sau indicații geografice. Competențele vamale cu privire la asigurarea respectării drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice protejate aparțin Direcției Generale a Vămilor, potrivit legii".

Actualmente aceste dispoziții legale se completează cu dispozițiile Legii nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire care conțin o procedură specială de reținere a mărfurilor contrafăcute în cadrul operațiunilor de vămuire.

Procedura presupune o cerere adresată de titularul dreptului către Direcția Generală a Vămilor, menționând calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuală, solicitând suspendarea vămuirii și reținerea mărfurilor suspectate de a aduce atingere dreptului protejat (art. 4 alin. 1). Cererea trebuie să conțină mențiunile special prevăzute în art. 6. In termen de 10 zile de la înregistrarea cererii autoritatea vamală soluționează în sensul admiterii sau respingerii; de asemenea, autoritatea poate solicita informații suplimentare.

În cazul în care cererea a fost respinsă solicitantul va putea formula plângere la judecătoria competentă.

În situația în care cererea a fost admisă, ea nu devine efectivă (adică nu poate fi pusă în aplicare deoarece conform art. 10 numai cererile efective vor fi puse în aplicare) decât începând cu data depunerii de către solicitant la Direcția Generală a Vămilor a dovezii privind achitarea în contul acesteia a echivalentului în lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb stabilit conform prevederilor Codului vamal al României (art. 8).

După suspendarea operațiunilor de vămuire și reținerea mărfurilor suspectate de încălcarea unui drept de proprietate intelectuală autoritatea vamală va comunica luarea măsurii solicitantului și proprietarului mărcii. În termen de 10 zile de la primirea comunicării solicitantul mai trebuie să îndeplinească două condiții:

– să constituie o garanție în favoarea Direcției Generale a Vămilor, echivalentă cu valoarea în vamă a mărfurilor reținute;

– să facă dovada formulării unei plângeri în justiție; credem că pot fi avute în vedere aici nu numai acțiunile civile în instanță, ci și plângerile penale prealabile care se adresează poliției.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite există două posibilități:

a) fie autoritatea vamală prelungește (dar numai cu titlu excepțional) perioada de reținere cu încă 10 zile (art. 11 alin. 4);

b) fie procedează la vămuirea mărfurilor .

4.2 Măsuri dispuse pentru repararea prejudiciilor cauzate prin contrafacere și concurență neloială

în acțiuni penale:

Instanța de judecată sesizată cu o acțiune penală în contrafacere ori în concurență neloială poate dispune, dacă sunt îndeplinite elementele constitutive ale acestor infracțiuni:

– condamnarea persoanei fizice vinovate de săvârșirea infracțiunii de contrafacere (în dreptul francez, sancțiuni cu caracter penal pot fi aplicate și persoanelor juridice, iar în caz de recidivă pedeapsa poate fi dublată);

– restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art. 348 Cod procedură penală). Pe acest temei pot fi dispuse măsuri de anulare a înregistrării mărcii contrafăcute, desființarea unor înscrisuri, retragerea din circulație a produselor purtând mărci sau indicații contrafăcute etc.;

– confiscarea lucrurilor care au servit ori au fost destinate să servească la săvârșirea infracțiunii, a lucrurilor produse prin infracțiune, a lucrurilor date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni, a lucrurilor dobândite în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, în măsura în care nu servesc la despăgubirea victimei, precum și a lucrurilor deținute contra dispozițiilor legale.

în acțiunea civilă

În acțiunea civilă instanța va dispune măsuri pentru repararea, în întregime, a daunelor morale și materiale suferite de victimă. În acest scop poate hotărâ:

– obligarea la încetarea faptelor care aduc atingere dreptului la marcă;

– obligarea pârâtului (inculpatului și a părții responsabile civilmente) să plătească despăgubiri titularului mărcii sau titularului dreptului la folosință unei indicații geografice;

– publicarea hotărârii pronunțate pe cheltuiala pârâtului (inculpatului);

– obligarea pârâtului (inculpatului) să îndeplinească orice alte fapte destinate să restabilească dreptul atins;

– reglementarea modului de folosire a unei mărci.

Cap. VIII Protecția mărcii în dreptul convențional

Regimul mărcii în absența oricărui tratat

Pentru resortisanții țărilor care nu fac parte din Uniunea de la Paris ori Uniunea de la Madrid ori cu care România nu este legată prin acorduri bilaterale sau multilaterale, regimul mărcilor acestora va fi supus regulilor dreptului internațional privat.

Dreptul la marcă este reglementat de legea statului unde aceasta a fost înregistrată. Această lege este cea care stabilește condițiile de validitate, întinderea și durata protecției. Ea se aplică teritorial: mărcile înregistrate în mai multe țări sunt independente unele de altele.

Pentru străinii (persoane fizice sau juridice) domiciliați sau cu sediul în România, înregistrarea unei mărci se face în condițiile stabilite de legea română. Legea anterioară (nr. 28/1967) permitea numai întreprinderilor străine să înregistreze mărci în România. Legea în vigoare nu face, în ce privește pe solicitanți, nici o distincție între străinii cu domiciliul în România și naționali.

Pentru străinii care au domiciliul sau sediul în țări cu care România nu este legată prin convenții, nașterea, conținutul și stingerea dreptului la marcă sunt supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul sau înregistrarea sau unde s-a depus cererea de depozit sau de înregistrare (art. 61 din Legea nr. 105/1992), atunci când marca nu este înregistrată în România. Drepturile titularului mărcii sunt ocrotite pe teritoriul României conform legii române, dar protecția în România este subordonată depunerii sau înregistrării ei regulate în țara de origine a titularului. Condiția este firească, pentru că nu s-ar putea recunoaște protecție în România unui drept aparținând unui străin, care nu este recunoscut și protejat în țara de origine. Cât privește contractele având ca obiect drepturi asupra mărcilor, validitatea acestora și obligațiile părților sunt supuse legii autonomiei, legii alese de părți. Dar validitatea și întinderea protecției mărcii sunt reglementate de legea locului depozitului sau înregistrării, iar această lege poate fi alta decât cea aplicabilă contractului.

Regimul Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale

Tratamentul național

Presupune asimilarea străinului resortisant al Uniunii, naționalului, fără nici o condiție de reciprocitate. Cetățenii fiecărei țări a Uniunii se vor bucura în toate celelalte țări ale Uniunii, în ceea ce privește protecția proprietății industriale, de avantajele pe care legile respective Ie acordă în prezent sau Ie vor acorda în viitor naționalilor.

Principiul tratamentului național, al asimilării unioniștilor naționalilor este consacrat în art. 2 din Legea nr. 84/1998, potrivit căruia de dispozițiile acestei legi beneficiază și persoanele fizice și juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, în condițiile convențiilor internaționale privind mărcile și indicațiile geografice la care România este parte. Un străin unionist va putea,invocând art. 2 al Convenției de la Paris și art. 2 al Legii nr. 84/1998, deveni titularul unei mărci înregistrate în România în aceleași condiții ca și un român. Unioniștilor Ie sunt asimilați și cetățenii altor țări, care sunt domiciliați ori care au în una din țările Uniunii o întreprindere industrială sau comercială reală și serioasă, prin aceasta înțelegându-se orice întreprindere (ex.: chiar și o sucursală sau o filială), iar nu principala întreprindere.

Unioniștii asimilați se vor bucura de aceeași protecție ca și naționalii și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților impuse naționalilor.

b) Tratamentul unionist:

Regula tratamentului unionist este necesară pentru acele cazuri în care legea națională nu asigură în suficientă măsură protecția proprietății industriale. De aceea, Convenția de la Paris a stabilit o serie de reguli care, peste reglementarea națională, se impun tuturor țărilor membre ale Uniunii și este de natură a asigura un minim de protecție. Această protecție poate fi invocată de un unionist în oricare din țările Uniunii, regulile protecției minime completând, unde este cazul, regimul național. Conveția de la Paris conține un număr de reguli de bază, al căror scop este uniformizarea legislațiilor naționale, precum și reguli apreciate ca reprezentând dreptul uniform al mărcii. Ne vom opri în continuare asupra celor pe care Ie considerăm mai importante:

Aceste reguli sunt formulate în art. 5 lit. c) alin. 1), 2), 3) și d) și ele sunt următoarele:

– În țările care au consacrat obligația de folosire a mărcii, înregistrarea nu va putea fi anulată decât după un termen echitabil și numai dacă titularul nu justifică motivele inacțiunii sale. Regula formulată în art. 5 lit. c) alin.1) din Convenție este preluată în art. 45 din legea noastră (decăderea pentru lipsa de folosință);

– o marcă poate fi utilizată într-o altă țară a Uniunii sub o formă care nu diferă substanțial în raport cu înregistrarea din țara de origine, caracterul nesubstanțiaI al modificărilor urmând a fi apreciat potrivit sistemului național al fiecărei țări [art. 5 lit. c) alin. 2];

o marcă poate fi utilizată simultan de mai mulți coproprietari cu condiția ca această utilizare să nu fie contrară ordinii publice sau de natură a induce în eroare consumatorii. O astfel de folosire nu va avea ca urmare invalidarea înregistrării și nu va restrânge protecția acordată mărcii [art. 5 lit. c) alin. 3];

– pentru recunoașterea dreptului asupra mărcii nu se va pretinde pe produsul pe care îl identifică nici un fel de semn sau de mențiune a înregistrării mărcii (art. 5, lit. d). Dispoziția are ca efect protejarea mărcii și în țările în care mențiunea „marcă înregistrată" este obligatorie.

Condițiile de depunere și de înregistrare a mărcilor de fabrică sau de comerț vor fi stabilite în fiecare țară a Uniunii de legislația națională. Totuși, o marcă depusă de un cetățean al unei țări a Uniunii nu va putea fi refuzată sau invalidată pentru motivul că ea nu ar fi fost depusă, înregistrată sau reînnoită în țara de origine. Cu alte cuvinte, odată înregistrată într-o țară a Uniunii, marca devine independentă ca marcă de origine sau de mărcile înregistrate în alte țări ale Uniunii.

Mărcile notorii sunt protejate prin art. 6 bis al Convenției, text introdus cu ocazia Conferinței de revizuire de la Haga din 1925. Textul prevede ca din oficiu sau la cerere, va fi refuzată sau invalidată înregistrarea și se va interzice folosirea unei mărci care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci notorii în țara în care se cere înregistrarea. Notorietatea va prevala timp de 5 ani asupra oricărui act de înregistrare, chiar de bună-credință și va putea fi opusă oricând unui depozit sau act de folosință cu rea-credință.

Astfel, va fi refuzată sau invalidată înregistrarea ca mărci sau elemente ale acestor mărci, a stemelor, drapelelor și altor embleme de stat ale țărilor Uniunii, a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție, precum și a oricăror imitații de blazoane. Interdicția a fost extinsă și la însemnele organizațiilor internaționale interguvernamentale și se justifică prin respectul datorat însemnelor puterii, dar și prin preocuparea de a nu crea consumatorilor ideea greșită că produsele purtând aceste semne s-ar bucura de o garanție oficială.

Articolul 6 quarter al Convenției dispune ca atunci când, potrivit legii naționale, cesiunea unei mărci nu este valabilă decât dacă este efectuată în același timp cu transferul întreprinderii sau al fondului de comerț căruia Ie aparține marca, va fi suficient pentru a se admite valabilitatea cesiunii, ca partea din întreprindere sau din fondul de comerț situată în acea țară să fie transmisă cesionarului, cu dreptul exclusiv de a fabrica sau de a vinde în țara respectivă produsele însemnate cu marca cedată.

Potrivit art. 6 quinquies o marcă regulat înregistrată în țara sa de origine trebuie să fie admisă și protejată așa cum este ea, în toate celelalte țări ale Uniunii.

Țările Uniunii se obligă să protejeze mărcile de servicii. Ele nu sunt obligate să prevadă înregistrarea acestor mărci (art. 6 sexies). În temeiul acestei dispoziții, legea în vigoare în România nu mai reglementează, cum s-a procedat în sistemul Legii nr. 28/1967, mărcile de servicii.

Potrivit art. 4 din Convenția de la Paris orice persoană care a făcut, în condiții reglementare, într-una din țările Uniunii depozitul unei mărci, va beneficia pentru efectuarea depozitului aceleiași mărci în celelalte țări ale Uniunii de un drept de prioritate de 6 luni din ziua efectuării depozitului reglementar.

Pe lângă prioritatea unionistă, reglementată și în legea noastră în art. 11 alin. 2. sunt recunoscute aceleași efecte și priorității de expoziție. Legea noastră face aplicația acestei priorități de expoziție în art. 12.

Problema creării unui sistem de depozit internațional al mărcilor, a unui sistem prin care să se poată obține protecția mărcilor peste granițele naționale s-a pus încă de la adoptarea Convenției de la Paris în 1883. Prin Aranjamentul de la Madrid, din 14 aprilie 1891, privind înregistrarea internațională a mărcilor s-a urmărit a se pune în practică acest obiectiv. Dar Statele Unite, Anglia și Japonia nu au aderat niciodată la acest Aranjament, câmpul său de aplicare fiind limitat la țările Europei continentale .România a ratificat Aranjamentul de la Madrid la 6 octombrie 1920, iar în forma revizuită la Stockholm, la 14 iulie 1967, a fost ratificat prin Decretul nr. 1176/1B68.

La 28 iunie 1989 s-a încheiat, tot la Madrid, Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, care a instituit un sistem ușor modificat de protecție internațională pentru mărci, permițând aderarea Statelor Unite și a Japoniei la acest sistem. România a ratificat acest protocol prin Legea nr. 5/1998 .

Statele membre ale Aranjamentului de la Madrid și ale Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid (chiar dacă nu au aderat și la Aranjament) alcătuiesc Uniunea de la Madrid.Aranjamentul de la Madrid permite cetățenilor Statelor Membre ale Uniunii să-și asigure protecția mărcilor lor, care sunt înregistrate în țara de origine, în toate celelalte țări ale Uniunii, efectuând depozitul acestor mărci la Biroul Internațional at O.M.P.I., cu sediul la Geneva, prevăzut în Convenția care instituie Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, prin intermediul administrației țării de origine.

Sunt asimilați cetățenilor țărilor contractante și cetățenii țărilor care nu au aderat la Aranjament, care sunt domiciliați sau care au întreprinderi industriale sau comerciale reale și serioase pe teritoriul unora dintre țările Uniunii.

Aranjamentul de la Madrid permite ca printr-un depozit unic la Biroul Internațional al O.M.P.I. să se obțină protecția unei mărci în toate țările Uniunii.

Bibliografie selectivă

Căpățână, Octavian – Dreptul concurenței comerciale. Concurența neloială pe piața internă și internațională., Editura „Lumina Lex”, București, 1994

Cocoș , Ștefan – A, b, c- ul protecției și valorificării proprietății industriale , Editura „Rosetti” , București, 2004

Dicționarul Explicativ al limbii române, Editura „Univers enciclopedic”, București, 1998

Eminescu , Yolanda – Mărcile de fabrică, de comerț și de servicii, Editura „Academiei Republicii Socialiste România”, București, 1974

Eminescu , Yolanda – Concurența neleală. Drept român și comparat , Editura „Lumina Lex”, București, 1993

Legea nr. 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1998

Legea nr. 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I‚ nr. 161 din 23 aprilie 1998

Macovei , Ioan – Dreptul proprietății intelectuale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2004

Mitrache , Constantin – Drept penal român, Editura „Șansa” București, 1994

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicat în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998

11. Roș, Viorel – Dreptul proprietății intelectuale.Curs universitar, Editura „Global Lex”, București, 2001

Roș, Viorel; Spineanu-Matei, Octavia; Bogdan, Dragoș – Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice, Editura „All Beck”, București, 2003

Turcu , Ioan – Dreptul afacerilor, Editura „Fundația Chemarea”, Iași, 1992

World Intellectual Property Organization (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale), Introducere în proprietatea intelectuală, Editura “Rosetti”, București, 2001