Dreptul Proprietatii Intelectuale. Know How

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIȚIE “AL. I. CUZA”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – PROIECT

TEMA : ‘KNOW-HOW’

Profesor coordonator :

Prof. dr. comisar-șef Cosmin CERNAT

Realizator :

Std. Marius Vlăduț GĂITĂNARU

GRUPA 302

NOȚIUNE ȘI DEFINIȚIE

Pentru o bună înțelegere a acestui termen exprimat într-o limbă străină, dar utilizată în mod curent ca atare , voi porni de la urmatoarea speță :

‘ Printr-un contract incheiat la 16 noiembrie 1957 firma italiana ‘ Bottonificio Fossanesse’ concedase firmei franceze ‘ Almes’ pentru o perioada de 10 ani un procedeu de fabricat nasturi pe baza de poliester acordandu-i si asistenta tehnica in acest scop. Societatea franceza a executat contractul cativa ani platind redeverentele convenite dar la un moment dat a incetat plata acestora argumentand ca procedeul era cunoscut in ramura de activitate si ca era folosit de mult timp de catre concurenta , si prin urmare, era lipsit de noutate contractual fiind astfel lipsit de noutate. Instant competenta sesizata cu aceasta problema a considerat ca pretentia firmei franceze nu putea fi luata in considerare pentru ca procedeul care I-a fost concedat ii era necunoscut la momentul incheierii contractului si astfel nu ar fi putut sa procedeze imediat la fabricarea produsului respectiv fara ajutorul firmei concedente . in consecinta firma franceza a dobandit un avantaj in urma executarii contractului si astfel plata redeventelor nu era lipsita de cauza.

Prin urmare rezulta ca obiectul contractului il forma transmiterea unui procedeu tehnic , complementar cu asistenta tehnica , fara a fi vorba de licenta unui brevet. Iar in ceea ce priveste procedeul , nu este luata in considerare valoarea absoluta a acestuia pe plan mondial a noutatii ci valoarea relativa , concreta in raport cu contractrul respectiv.

Aseamena cunostiinte tehnice, nebrevetate , dar care in mod facil pot fi transmise , prezentand o noutate relativa si subiectiva , se numesc know-how’.

Asa cum am putut observa in speta de mai sus , intr-o economie în permanentă dezvoltare s-a simțit nevoia ca anumite cunoștințe care ușurează o muncă și care în cele din urmă produc mai ușor profitul financiar, să fie protejate. Ele nu sunt nici invenții,nici inovații, ci doar cunoștințe dobândite din experiența proprie de către o anumită persoană (in mod normal juridică) și care apreciază că datorită importanței nu trebuie făcute publice. Aceste informații au fost numite „savoire-faire”, „know-how” sau, ‘confidential information’.

Definirea juridical a know-how-ului a fost consemnata atat in reglementari internationale cat si in cele nationale.

Astfel , in Regulamentul nr.772/2004 al Comunitatii Europene , de aplicare a art. 85(3) din Tratatul de la Roma , anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie , know-how-ul este definit ca fiind ‘ un pachet de informatii tehnice , care sunt secrete, substantiale si identificare.’

Pe de cealalta parte , in legislatia nationala , Ordonanta Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei , defineste know-how ul ca ‘ansamblul formulelor, definițiilor tehnice, documentelor, desenelor și modelelor, rețetelor, procedeelor și altor documente analoage, care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs’.

Deasemenea, se poate aprecia că legiuitorul a avut în vedere și know-how-ul atunci când în Legea nr. 11/1991 a definit secretul comercial ca fiind ‘informația care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obișnuit cu acest gen de informație și care dobândește o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar deținătorul a luat măsuri rezonabile pentru a-l menține’.

CARACTERISTICI SI MODALITATI DE DOBANDIRE

La o primă vedere know-how-ul nu este altceva decât un pachet de informații și cunoștințe. În analiza know-how-ului, Comisia Comunităților Europene a stabilit că acesta trebuie să fie:

transmisibil( referitor la cunostinte le care il alcatuiesc ; in masura in care nu sunt indisolubil legate de persoana detinătorului);

secret si deasemenea sa prezinte character de noutate;

sa nu fie vreodata brevetat – brevetarea implica divulgarea sa

valoare lui este reprezentata intocmai de monopolul de fapt exercitat de al sau detinatorul, asigurat de interzicerea accesului tertelor persone la cunostintele respective (de aici rezulta caracterul fragil si aleatoriu al valorii lui, care depinde demodul in care este pastrat secretul);

sa se refere nu numai la tehnicile efectiv utilizate ci si la cele aflate in stadiul experimental;

poate fi valorificat prin transmitere – si prin aceasta priveste comertul international.

Identificat ( descris de așa natura încât să poată fi utilizat și verificat).

Având în vedere aceste caracteristici, know-how-ul a fost definit ca fiind

creația intelectuală care cuprinde toate cunoștințele și soluțiile

noi, secrete, substanțiale și ce pot fi identificate ,pe care o persoană le deține și datorită utilității lor în industrie, comerț sau servicii le transmite terților, de regulă în schimbul unei sume de bani.

Condiția noutății se impune la modul relativ, fiind privită din punctual de vedere al celui care dorește dobândirea know-how-ului. Acesta poate căuta să ajungă singur la soluția respectivă, dar poate constata că e mai eficient s-o achiziționeze de la cei care o au deja.

Dobândirea know-how-ului are loc prin acumularea de cunoștințe și soluții din experiența proprie sau dintr-o activitate creativă. Cel care obține aceste soluții decide să le mențină confidențiale și să le transmită altora pe cale confidențială. Pentru ca un drept să existe, el trebuie recunoscut de lege, or, atâta timp cât aceasta nu conține prevederi cu privire la drepturi privative sau exclusive asupra know-how-ului, nici măcar doctrina nu a reușit să impună idea unui drept de proprietate asupra acestuia. În schimb, deținătorii originari ai know-how-ului pot pretinde confidențialitatea o dată cu transmiterea lor către terți, aceștia din urmă dobândind un drept de folosință a know-how-ului.

Rezervarea la modul privativ a know-how-ului este imposibilă atât timp cât nu se obține un brevet de invenție, deoarece nimeni nu este împiedicat să atingă acel nivel de cunoștințe singur, fără a apela la cele deja dobândite de alții. În schimb dacă sunt îndeplinite condițiile de brevetare ale unei invenții se poate obține o rezervare a exclusivității, dar deja soluțiile respective nu mai au statut de know-how, ci de invenție.

Singura modalitate de rezervare a exclusivității asupra know-how-ului

rămâne cofidențialitatea. În acest mod multe soluții și rețete au rămas secrete pentru secole, exemplul clasic fiind cel al băuturii Coca-Cola.

PROTECTIA ‘know-how-ului’

Secretul

După cum s-a statuat secretul ce invaluie notiunea de know-how este mijlocul cel mai sigur de a preveni utilizarea lui de către alții. Din momentul în care acesta a devenit cunoscut prin publicare în reviste ziare, carti sau prezentări științifice, originalul deținătorul al know-how-ului nu-I poate împiedica pe cei care l-au dobandit ulterior pe nedrept să-l utilizeze.

În doctrină s-a făcut diferență între know-how și secretul de fabrică, pornindu-se de la ideea că acesta din urmă nu este dezvăluit niciodată, întreprinderea dorind să fie singura care beneficiază de el, pe când cel dintâi are chiar scopul de a fi transmis. Diferențierea nu este esențială însă, eventual formală, deoarece este vorba doar de manifestarea unilaterală de voință a întreprinderii: dacă dorește, secretul de fabrică poate deveni oricând know-how.

Clauza de confinedțialitate

În caz de transfer al know-how-ului clauza de confidențialitate este subînțeleasă deoarece simpla cesiune a folosinței nu echivalează cu transmiterea dreptului la divulgare.

Sancționarea divulgării know-how-ului

Sunt pedepsite de Legea nr. 11/1991, modificată prin Legea nr. 298/2001, ca acte neloiale și contravenții:

• „dezvaluirea, cumpararea sau utilizarea unui secret comercial de către un comerciant ori un salariat al acestuia, fără consimțământul deținătorului legal al respectivului secret comercial și într-un mod ce contravine uzanțelor comerciale cinstite”;

• „propunerea, fagaduirea sau darea – direct sau indirect, de cadouri ori alte avantaje salariatului unui comerciant ori reprezentanților acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, (…)”;

• „utilizarea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări a căror obținere a insemnat depunerea unui efort considerabil sau a altor date secrete în legătură cu acestea, transmise autorităților competente in cauza ,în scopul obținerii autorizațiilor necesare pentru comercializarea produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, ce prezinta in component lor compuși chimici noi”;

• „dezvaluirea, cumpararea sau folosirea secretului comercial de către terți, fără a avea consimțămâtul deținătorului său legitim; actiuni ce reprezinta rezultatul unei acțiuni de spionaj comercial ori industrial”.

Articlolul 298 C. Pen. reglementează infracțiunea de divulgare a secretului economic care constă în divulgarea unor date ori informații, care nu sunt menite a fi date publicității, de către cel care le cunoaște in baza sarcinilor, sau de oricare altă prsoană. Protecția secretelor de fabrică este asigurată în principal prin

dispozițiile conținute de legislația penală sau a muncii, dar și de prevederile de mai sus ale Legii privind combaterea concurenței neloiale.

Legea nr. 11/1991, modificată prin Legea nr. 298/2001, definește secretul comercial ca fiind „informația care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obișnuit cu acest gen de informație și care dobândește o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar deținătorul a luat măsuri rezonabile, ținând seama de circumstanțe, pentru a fi menținută în regim de secret; protecția secretului comercial operează atâta timp cât condițiile enunțate anterior sunt îndeplinite”.

FORMA SI EFECTELE CONTRACTULUI DE ‘know-how’

FORMA

Contractul de know-how este un contract consensual daca acesta se încheie in mod valabil printr-un simplu acord de voință al părților, cu titlu oneros, sinalagmatic, creator de drepturi de creanță, nenumit, cu executare succesivă sau imediată, principal.

În legătură cu forma contractului de know-how, deoarece nu există reglementări legale special care sa faca referire la acest tip de contract, părțile care il incheie sunt cele care hotărăsc forma sub care se concretizeaza exprimarea acordului lor de voință.

Cu toate acestea , consider, că sarcina probei referitor la existența și întinderea know-how-ului este mult ușurată de existența unui înscris care să dovedeasca materialitatea acordului de voință, precum și de existența unui suport scris de transmitere a datelor și cunoștințelor care compun know-how-ul.

EFECTE

OBLIGATIILE FURNIZORULUI

1. Obligația de transmitere a know-how-ului.

Aceasta este o obligație de “a face” care se execută prin transmiterea know-how-ului către beneficiar. Se concretizeaza fie într-o formă tangibilă, fie într-o formă intangibilă.

2. Obligația de transmitere a perfecționărilor.

Este de la sine înțeles că, în situația în care părțile contractului (furnizorul și beneficiarul) precizeaza in mod expres în inrelegerea lor că în sarcina furnizorului revine și obligația de a transmite către beneficiar dezvoltarea și perfecționarea know-how-ului, toate acestea fiind ulterioare încheierii convenției, furnizorul, în executarea contractului, va transmite beneficiarului și toate adaugirile aduse know-how-ului care reprezinta obiectul acestui contract.

Problema inexistenței sau existenței acestei obligații apare doar în cazul în care în contract nu este mantionata nici o astfel de clauză în acest sens. În doctrină a fost exprimata opinia conform careia , în situatia enunțată mai sus, obligația de comunicare a know-how-ului nu implică și comunicarea perfecționărilor aduse in urma încheierii contractului.

Într-o altă viziune , o asemenea clauză de trasnmitere a perfecționărilor este pareri, chiar dacă în contract nu se mentioneaza o clauză expresă în acest sens, prin simpla încheiere a contractului se va naște în sarcina furnizorului,impreuna cu obligația de transmitere a know-how-ului, și obligația de comunicare a îmbunătățirilor precum și a perfecționărilor ocazionate ulterior.

3. Obligația de garantare pentru vicii.

În stransa conexiune cu obligația mai sus mentionata se ridica problema dacă furnizorul know-how-ului este obligat să răspundă față de beneficiar în cazul în care conglomeratul cunoștințelor transmise nu produc efectele pentru care au fost dezvoltate , efectele pe care le-a avut în vedere beneficiarul atunci când a negociat și a încheiat contractul.

O instanță de judecată insarcinata cu soluționarea unei asemenea probleme va trebui să analizeze clauzele prevazute in contract, să identifice voința internă si initial a părților dar și unde sunt descrise mijloacele (ansamblul de cunoștințe ce trebuie transmise) precum și efectele ce ar trebuie să se producă raportandu-ne la aceste mijloace. Daca aceste efecte nu s-au realizat ca o directa consecinta a unor vicii in procesul de concepție, se poate angaja răspunderea contractuală pentru vicii a furnizorului. Sarcina probei pentru existența unui asemenea viciu de concepție aparține în mod clar beneficiarului.

Deasemenea , in ceea ce privește nerealizarea efectelor dorite în urma aplicării know-how-ului transmis (nu a crescut profitul, nu s-au redus costurile,etc.), aceasta situatie de fapt nu poate constitui un temei juridic pentru invocarea de către beneficiar impotriva furnizorului a răspunderii pentru vicii ascunse.

4. Obligația de exclusivitate.

Prin contractul de know-how, cel care asigura transmiterea cunostiintelor poate lua asupra sa obligația de a nu mai comunica și unor terte persoane know-how-ul care reprezinta obiectul contractului; astfel beneficiarul o să fie singura persoană care utilizeaza informatiile si cunoștințele ce alcătuiesc know-how-ul transmis. Această exclusivitate poate fi una generală sau se poate referi la o anumita zona.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

1. Obligația de plată a prețului.

Prețul pe care urmează să îl plătească beneficiarul know-how-ului pentru cunostiintele transmise poate fi stabilit in mai multe moduri ,după cum urmează:

o sumă de bani fixă, plătită in mod integral la momentul încheierii contractului ori ulterior, chiar în rate;

sub forma unor redevențe (sume de bani proporționale cu beneficiile realizate din exploatarea conglomeratului de cunostiinte transmise), redevente care urmează a fi plătite periodic;

o combinatie intre primele doua modalitati : o sumă fixă, urmată de plata la anumite interval de timp a unor redevențe.

În cazul în care prețul nu a fost determinat, în contract se va expres mentiune de acest lucru precizandu-se deasemenea care este criteriul și modalitatea dupa care el va fi determinat ulterior, de către părți ori, în caz de existent a unor neînțelegeri, de către chiar instanța de judecată.

2. Obligația de păstrare a secretului.

Cum legea nu protejează in mod expres know-how-ul oferind titularului său un drept real asupra acestui conglomerat de cunoștințe, așa cum se întâmplă în cazul invențiilor, desenelor și modelelor industriale dar si asupra mărcilor, furnizorul know-how-ului este nevoit să se protejeze singur, pe calea contractuală, de posibilele tentative ale beneficiarului de a dezvălui know-how-ul unor terțe persoane.

Așadar, singura modalitate a furnizorului de know-how de a se proteja este de a introduce în contractul de know-how clauze prohibitive ce i-ar garanta dreptul real conferit in mod legal ( neconcurență, limitare a exploatării în timp și spațiu, confidențialitate). Aceste clauze fiind singurele care îl obligă pe beneficiar sa respecte contractul, el putând fi astfel sancționat numai pe tărâm contractual pentru eventuala divulgarea know-how-ului către terți fără a beneficia de acordul prealabil al furnizorului.

Pe langa cele mentionate mai sus tot pe cale contractuală , furnizorul poate impune anumite măsuri ce trebuie in mod obligatoriu luate de către beneficiar, în timp ce se executa contractul, astfel încât informatiile si cunoștințele transmise să nu devina publice și in consecinta orice terț să fie in masura de a le folosi.

Cu toate acestea este posibil sa apara și situația în care o terța persoana ajunge să cunoască și să utilizeze cunoștințele precum și elementele know-how-ului prin experiența si forțele proprii, situatie în care beneficiarul know-how-ului nu poate fi tinut raspunzator și in consecinta obligat la plata unor daune interese pentru nerespectarea obligațiilor mentionate in contract.

3. Obligația de neconcurență.

In aceasta situatie este vorba de o obligație de „a nu face” cunoscuta si asumată de beneficiar și nu de o obligația generală negativă de a nu face absolut nimic in masura de a aduce atingere dreptului real, întrucât furnizorul nu beneficiază in exclusivitate de un drept real asupra componentei know-how-ului, drept ce i-ar acorda toate garanțiile împotriva oricăror eventuale atingeri aduse de beneficiar sau de terți .

Posibila incălcarea a acestei obligații specific acestui tip de contract poate conduce la rezilierea contractului cu plata de daune-interese către furnizor, dar totodata poate determina și tragerea la răspunde a beneficiarului pentru fapte de concurență neloială.

BIBLIOGRAFIE

Gheorghe Gheorghiu, Adrian Țuțuianu – Contracte comerciale special

Ordonanta Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei

Regulamentul nr.772/2004 al Comunitatii Europene , de aplicare a art. 85(3) din Tratatul de la Roma

Tudor R. Popescu – Dreptul comertului international

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

Legea nr. 298/2001 pentru modificarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

Noul Cod Penal