Conditii DE Validitate ALE Marcilor. Conditia Reprezentarii Grafice, Conditia Distinctivitatii Si Conditia Disponibilitatii Semnului Ales Ca Marca
CONDIȚII DE VALIDITATE ALE MĂRCILOR. CONDIȚIA REPREZENTĂRII GRAFICE, CONDIȚIA DISTINCTIVITĂȚII ȘI CONDIȚIA DISPONIBILITĂȚII SEMNULUI ALES CA MARCĂ
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE LEGATE DE MĂRCI
Secțiunea I. Introducere
Apariția și evoluția mărcilor și a sistemelor de protecție a acestora
O problemă controversată o reprezintă momentul apariției mărcilor. Există autori care susțin că ,,semnele aplicate pe vasele de ceramică greco-romane nu permit a se da acestora semnificația de marcă și că, de altfel, din lucrările jurisconsulților romani lipsesc mențiunile care să indice existența unor semne cu funcție de marcă”.
Totuși, unii autori consideră că încă din Antichitate existau semne cu funcție de marcă. Potrivit lui I. Macovei, originea mărcilor se confundă cu semnele de proprietate și cu semnele folosite de păstori pentru a-și marca turmele. Trecerea de le semnele de proprietate la cele figurative se pare că o constituie semnele de pe vasele egiptene.
Deși existența mărcilor încă din Antichitate rămâne un subiect controversat, prezența lor în Evul Mediu este recunoscută fără excepție. Un factor important ce a determinat dezvoltarea mărcilor a fost activitatea corporațiilor. Cu titlu de exemplu, emblemele cu funcție ornamentală ale editurilor sunt transformate în semne distinctive; de asemenea, semne distinctive se aplică pe multe produse-fabricate sau naturale.
Pe lângă mărcile produselor corporațiilor, au apărut și mărcile de comerț ale distribuitorilor de produse. Această perioadă cunoaște două categorii de mărci: marca individuală și marca corporativă.
Prima categorie se aplică pe obiectele produse de fiecare meșteșugar în parte. Aceasta permitea individualizarea produselor meșteșugarilor în cadrul corporației. Cea de-a doua categorie era folosită de corporație și avea ca scop certificarea calității produsului.
Cele două tipuri de mărci -individuală și colectivă- devin obligatorii conform statutelor unor corporații. Totodată, folosirea mărcii reprezenta un privilegiu acordat de rege, care permitea să se asigure poliția în cadrul corporației și într-o oarecare măsură protecția clientelei împotriva falsurilor grosiere. Începe, astfel, să ia ființă regimul juridic al mărcilor.
În 1534, în Franța, o ordonanță a regelui Francisc I statua că mărcile trebuie să se distingă între ele; printr-un edict al lui Carol Quintul din 16 mai 1544 era prevăzută o pedeapsă pentru cel ce falsifica marca unui terț: tăierea mâinii. Această pedeapsă a fost înlocuită apoi cu amendă iar, în caz de recidivă, cu munca obligatorie în galerie. Odată cu abolirea privilegiilor în Franța, la 4 august 1789, corporațiile au fost desființate. Tot atunci s-a proclamat libertatea comerțului și industriei, însă efectele acestei mișcări nu au fost întru totul pozitive. Actele de concurență, sălbatică” au fost înlăturate printr-o lege din 1803 care avea ca scop revigorarea mărcii și plasarea ei sub un regim uniform. Cu acest prilej s-a introdus depozitul mărcilor și s-a prevăzut că marca este de aplicație generală, iar contrafacerea mărcii individuale era pedepsită precum falsul în acte private. Această nelegiuire dă dreptul la o acțiune în daune; dispoziția a fost preluată 7 ani mai târziu, în codul penal francez din 1810.
Însă drasticele prevederi ale legii, care urmăreau să intimideze frauda, nu au avut efectul dorit. În 1824, legea din 1803 a fost amendată, pedeapsa pentru încălcarea acesteia reprezentând un simplu delict pedepsit contravențional. Ca urmare a acestei măsuri, represiunea a devenit posibilă și eficace.
La 23 iunie 1857, în Franța, a fost adoptată noua lege a mărcilor și, din acest moment, „dreptul mărcilor face parte din condițiile generale ale vieții economice”. Adoptarea legii a fost o consecință a faptului că cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a caracterizat prin liberalism economic. Mișcarea pentru reglementarea mărcilor a avut loc în mai multe țări. În afara Statelor Unite ale Americii, unde o astfel de lege a fost adoptată în anul 1845, în celelalte țări au fost adoptate legi în acest domeniu abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, legea franceză reprezentat un model, o sursă de inspirație pentru legile adoptate în Olanda, Elveția, Belgia, Italia și Spania.
Legea franceză din 1857 prevedea felul în care o marcă beneficia de protecție din partea statului. Conform acesteia, dreptul la marcă ia ființă odată cu prima folosință, însă, pentru a beneficia de opozabilitate față de țeri, marca trebuie înregistrată. Deși neînregistrată, marca era protejată ca orice proprietate. Înregistrarea mărcii se făcea la grefa tribunalului de comerț sau a tribunalului de mare instanță de la domiciliul deponentului. Depozitul oferea protecție pe durata a 15 ani, iar acesta putea fi reînnoit .
Legile adoptate în Anglia și Germania au avut caracteristici diferite. În Anglia, dreptul la marcă a fost inițial protejat prin passing off- o acțiune de drept comun, asemănătoare cu o acțiune în concurență neloială. Protecția de drept comun a mărcii a fost completată prin legea din 1875- TRADE MARK- care a oferit o protecție mai eficientă mărcilor înregistrate. În Germania, a fost instituit un regim strict de înregistrare odată cu adoptarea legii din 1874. Astfel, o marcă germană ce nu era înregistrată nu se bucura de nicio protecție.
Istoricul protecției mărcilor în dreptul român
Prima lege română referitoare la mărci datează din 15 aprilie 1879 și se numea ,,Lege asupra mărcilor de fabrică și de comerciu”. Adoptarea acestei legi, așa cum reiese din expunerea de motive, a avut ca scop protejarea mărcilor comercianților austro-ungari. Așadar, aceasta a fost adoptată pentru a îndeplini obligațiile asumate prin Convenția comercială încheiată cu Austro-Ungaria în 1875. Patru ani mai târziu, la 30 mai 1879, a fost adoptat și Regulamentul asupra mărcilor de fabrică și de comerciu, conținând dispoziții relative la competența și modul de constituire a depozitului mărcilor.
Legea asupra mărcilor de fabrică și de comerciu statua caracterul facultativ al mărcilor. Excepție făceau produsele farmaceutice și cele de igienă și salubritate publică, produse pentru care Guvernul putea declara, printr-un decret, ca marca să fie obligatorie. Legea prevedea că marca, odată adoptată de un comerciant ori de un fabricant, nu mai putea fi întrebuințată de un altul și nimeni nu avea dreptul de a-și însuși această marcă. Legea recunoștea comerciantului un drept de proprietate exclusivă asupra mărcii, pe timp de 15 ani, dacă aceasta (marca) era depusă la grefa tribunalului de comerț. Termenul de 15 ani se putea prelungi prin constituirea unui nou depozit.
De asemenea, legea conținea dispoziții referitoare la străini; acestora li se recunoșteau aceleași drepturi, însă era necesară îndeplinirea condiției ca toate formalitățile stabilite de legea română să fie satisfăcute. Legea din 1879 prevedea o serie de dispoziții penale dar și alte sancțiuni. Cu titlu de exemplu, aceasta incrimina ca infracțiuni contrafacerea unei mărci, fabricarea unei mărci contrafăcute sau false, imitarea unei mărci care înșeală cumpărătorul, folosirea unei astfel de mărci, vânzarea de produse nemarcate, dacă marcarea era obligatorie. Totodată, ca sancțiune, instanța putea să-l priveze pe cel care se folosea de astfel de mijloace ilegale de dreptul de a lua parte la alegerile pentru camerele de comerț, îi putea confisca produsele, instrumentele și uneltele folosite pentru săvârșirea faptelor, precum putea să-l oblige la despăgubirea părții vătămate.
Asemenea înregistrării depozitelor, acțiunile civile referitoare la mărci erau de competența tribunalelor de comerț.
Abia în cea de-a doua jumătate a secolului XX a fost adoptată o nouă lege în acest domeniu, Legea asupra mărcilor de fabrică, de comerț și de servicii nr. 28/1967, care a abrogat legea din 1879. Noua lege a extins aria mărcilor și la semnele sonore; totodată, este introdusă regula conform căreia dreptul la marcă se dobândește prin prioritatea înregistrării.
Pentru unele considerente legate de formalitățile complicate prevăzute pentru înregistrarea și soluționarea unor căi de atac, de lacunele acestei legi, de nevoia armonizării dreptului intern cu cel european, a fost adoptată o nouă lege- nr. 84/1998. Odată cu aceasta, se reglementează, în premieră în dreptul nostru, regimul indicațiilor geografice.
Scurt istoric al dreptului convențional al mărcilor
Convenția internațională pentru protecția proprietății industriale de la Paris din 1883
Un factor important al internaționalizării comerțului și a practicilor sale l-a reprezentat dezvoltarea transporturilor, și în special, a transportului pe calea ferată. În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au desfășurat câteva expoziții importante ce au avut ca obiect stabilirea unui sistem internațional privitor la mărci și la protecția acestora. Prima și cea mai celebră dintre expoziții a fost ținută la Londra, în 1851, însă expoziția de la Viena, din 1873, este una dintre cele mai importante deoarece a oferit juriștilor oportunitatea de a pune în discuție un sistem internațional de protecție a proprietății industriale.
În 1878, la Paris, juriștii s-au întâlnit din nou, într-un congres, iar lucrările acestora au reprezentat fundamentul ,,Convenției internaționale pentru protecția proprietății industriale”. Această convenție a fost semnată la Paris în 1883 și a fost revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 2 iunie 1943, la Lisabona la 31 octombrie 1958 și la Stockholm la 14 iulie 1967. Țara noastră a aderat, în 1920, la Convenția de la Paris; forma revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată prin Decretul nr. 1177/1968. Până la adoptarea Acordului TRIPS, această convenție a avut o importanță esențială în materia proprietății industriale.
Meritul convenției este acela că a definit proprietatea industrială prin crearea unui inventar al bunurilor necorporale ce reprezintă obiectul ei. Articolul 1.2 spune că, protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale”. Un alt merit al Convenției îl reprezintă crearea principiului tratamentului național potrivit căruia străinul, resortisant al Uniunii, este asimilat naționalului în ceea ce privește protecția mărcilor sale. De asemenea, Convenția a prevăzut că statele semnatare au obligația de a respecta proprietatea industrială și de a se conforma regulilor statuate în Convenție.
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor a fost adoptat la 14 aprilie 1891. Scopul acestuia a fost dat de organizarea unui depozit internațional al mărcilor care să confere protecție mărcilor la nivel internațional, pornind de la înregistrarea de origine.
Conform Aranjamentului, înregistrarea internațională se face la Biroul Internațional al OMPI. Aceasta produce efectele unui depozit internațional, în fiecare dintre statele membre ale Aranjamentului. Marca înregistrată internațional rămâne supusă cauzelor de nulitate și de decădere prevăzute de legislațiile naționale iar acestea (nulitatea și decăderea) vor produce efecte în limitele teritoriale ale țării în care s-a pronunțat nulitatea sau decăderea.
Întrucât Anglia, Irlanda, Danemarca, Japonia și Statele Unite ale Americii nu au semnat Aranjamentul de la Madrid, acesta are o aplicație limitată la o parte a Europei continentale.
Asemenea Convenției internaționale pentru protecția proprietății industriale de la Paris din 1883, și Aranjamentul de la Madrid a fost revizuit în repetate rânduri la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 mai 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Nisa la 15 iunie 1957 și la Stockholm la 14 iulie 1967. În 1920, România a devenit parte la Aranjamentul de la Madrid; forma revizuită de la Stockholm a fost ratificată prin Decretul nr. 1176/1968.
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor
În scopul de a permite aderarea Statelor Unite și a Japoniei la Aranjamentul de la Madrid, la 28 iunie 1989 s-a semnat Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, protocol care instituie un sistem de protecție pentru mărci ușor modificat.
Acesta a fost ratificat de România prin Legea nr. 5/1998.
Alte convenții internaționale având ca obiect protecția mărcilor și indicațiilor geografice
Alte trei convenții internaționale prezintă interes pentru materia mărcilor și a indicațiilor geografice. Acestea sunt:
– Tratatul privind dreptul mărcilor adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994; România a aderat la acesta prin Legea nr. 4/1998;
– Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957; Acesta a fost revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 și la Geneva la 13 mai 1977; a fost modificat la 2 octombrie 1979; România a aderat prin Legea nr. 3/1998;
– Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internațională a elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 și modificat la 1 octombrie 1985; România a aderat la acesta prin Legea nr. 3/1998.
De asemenea, România a semnat, la 26 noiembrie 1993, un Acord cu Comunitatea Europeană privind protecția reciprocă și controlul denumirii vinurilor. Acest Acord a fost ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 16/1994 (aprobată prin Legea nr. 120/1994).
Marca comunitară
Regulamentul nr. 40/94, din 20 decembrie 1993, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și intrat în vigoare la 15 martie 1994, creează ,,marca comunitară” și instituie o procedură unică de dobândire a acesteia. Aceasta se bucură de o protecție uniformă pentru că înregistrarea mărcilor produce efecte pe teritoriul țărilor comunității. Folosința mărcii comunitare nu poate fi interzisă decât pentru toate țările membre ale Comunităților Europene; de asemenea, ea nu poate fi înregistrată, transferată și nu poate face obiectul renunțării, a unei decizii de decădere sau de nulitate. Așadar, putem spune că marca comunitară are un caracter unitar. Din preambulul Regulamentului rezultă că mărcile naționale subzistă și pot coexista cu mărcile comunitare.
Oficiul de armonizare în piața interioară”17, cu sediul în Alicante, Spania, este instituția care administrează sistemul mărcii comunitare. În fața acestuia se derulează procedura de înregistrare a mărcilor comunitare.
Directiva nr. 84/104 din 1988 a Consiliului Comunităților Europene prevede condițiile de fond pentru înregistrarea mărcilor comunitare. Aceste condiții sunt identice cu cele reglementate în dreptul francez.
Secțiunea II. Obiectul
Definiția mărcii
,,Marca este un semn distinctiv servind la diferențierea de către public a produselor și serviciilor unui comerciant de produsele și serviciile de același fel ori de produsele și serviciile similare ale altor comercianți.”
Diferențierea de către public a produselor și serviciilor poate fi atât obiectivă cât și subiectivă. În măsura în care marca reflectă calitățile produsului-corespunde caracteristicilor produsului- diferențierea este obiectivă. Atunci când semnul distinctiv are ca scop atragerea cumpărătorilor, fără a sugera calitățile produsului, diferențierea este de ordin subiectiv. Există cazuri în care puterea de atracție este foarte mare, marca devenind mai mult decât un semn distinctiv, transformându-se într-o denumire generică, uneori globală, pentru un produs sau pentru o categorie de produse. Spre exemplu, copiatoarele sunt recunoscute prin denumirea de, ,,xerox”, încălțămintea sportivă ca ,,adidași”, medicamentele antipiretice ca ,,aspirina”, iar mașina de gătit în bucătărie drept ,,aragaz".
Referitor la definiția dată mărcii în dreptul intern, legea română din 1967, în articolul 2, prevedea o legătură între marcă și scopul acesteia de stimulare a îmbunătățirii calității produselor. Legislația în vigoare exclude de la protecție mărcile care pot induce în eroare cumpărătorii în ceea ce privește calitatea produsului. Pentru aceste considerente, marcă a mai fost definită ca fiind, un semn distinctiv, menit să diferențieze produsele, lucrările și serviciile unei persoane fizice sau juridice, garantând o calitate definită și constantă a acestora, un semn susceptibil de a forma în condițiile legii obiectul unui drept exclusiv, care aparține categoriei drepturilor industriale”.
Caracterele mărcii
Caracterul individual la mărcii
În principiu, dreptul asupra mărcii este individual; poate aparține unei persoane fizice sau juridice. Însă acest drept poate fi unul colectiv, legiuitorul român nu exclude coproprietatea asupra mărcii. Deși legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice prevede că dreptul la marcă aparține persoanei fizice sau juridice care a depus prima cererea de înregistrare a mărcii și că marca este un semn servind la deosebirea produselor unei persoane fizice sau juridice, art. 13 statuează faptul că „înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană”. Rezultă că mărcii astfel dobândite i se vor aplica normele dreptului comun în materie de indiviziune întrucât înregistrarea în coproprietate este permisă legal și, în urma acestei înregistrări, se dobândește un drept de proprietate comună.
Mai mult, aceeași lege (nr. 84/1998) permite înregistrarea mărcilor colective de către asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți și de prestatori de servicii, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Mărcile colective servesc la deosebirea produselor sau serviciilor membrilor unei asociații de produsele sau serviciile aparținând acestor persoane. Titulară a mărcii este asociația. Categoriile de persoane enumerate mai sus sunt autorizate a folosi marca, în anumite condiții.
Marca colectivă se distinge de marca individuală printr-o serie de caracteristici. Astfel, în ceea ce privește subiectul, marca colectivă aparține unei asociații, nu celor care o folosesc. Asociația reglementează, printr-un regulament, modul de folosire a mărcii colective. De asemenea, acest tip de marcă nu poate fi folosit decât de membrii asociației. Putem spune că aceștia au un drept exclusiv de folosință asupra mărcii colective, drept care nu poate fi transmis decât cu acordul tuturor membrilor asociației.
Reglementarea folosirii unei mărci colective și autorizarea folosirii acesteia nu constituie o activitate lucrativă. De aceea, autorizarea folosirii mărcii colective nu poate fi condiționată de plata unei redevențe, după cum acordarea autorizației nu poate fi nici ea condiționată de plata vreunei taxe.
Caracterul facultativ al mărcii
Comercianții au un drept de alegere între a-și apropria și folosi sau nu un semn ca marcă, pentru a-și desemna produsele și a oferi clienților posibilitatea de a distinge produsele respective de cele ale altor comercianți. Astfel, titularul unei mărci are libertatea de a folosi sau nu o marcă pentru produsele pe care le oferă, așa cum poate opta pentru a-și valorifica produsele și serviciile fără o marcă.
Cu toate acestea, în vechea Lege nr. 28/1967, legiuitorul român a prevăzut obligativitatea mărcii pentru unele produse și servicii. Rațiunea impunerii era dată de cazurile în care s-a apreciat că folosirea mărcii era necesară pentru a asigura securitatea, sănătatea publică- în cazul medicamentelor- sau din motive de poliție economică. În unele țări numărul produselor și serviciilor ce trebuiau marcate era foarte mare; erau incluse aici produsele farmaceutice, produsele explozive, carburanții, conservele, obiectele vândute în scop filantropic. Deoarece scopul mărcilor obligatorii era de a garanta calitatea produselor și de a permite controlul acestora, putem spune că mărcile obligatorii erau prevăzute mai întâi în interesul consumatorilor și apoi în cel al fabricanților și prestatorilor de servicii.
Vechea lege (nr. 28/1967) statua o soluție neoportună în sensul că, pe de o parte, prevedea obligativitatea folosirii mărcilor de fabrică pentru produsele destinate consumului intern iar pe de altă parte, caracterul facultativ al mărcilor de comerț și de serviciu. S-a creat astfel un regim diferențiat pentru produsele destinate consumului intern în raport cu produsele destinate exportului.
Yolanda Eminescu a criticat soluția Legii nr. 28/1967 arătând că, introducând marca obligatorie pentru produsele destinate pieței interne, legiuitorul a imprimat mărcii o funcție străină naturii ei, făcând-o inaptă de a îndeplini funcțiile ei proprii, care prin natura lor sunt selective”. Aceeași autoare arăta că, este desigur evident, că dispozițiile privitoare la marca obligatorie, trebuie considerate în prezent, așa cum am arătat, abrogate implicit, ca fiind în contradicție cu principiile ce guvernează economia de piață”.
Această opinie a fost împărtășită și de către legiuitorul român. În Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, acesta nu a mai folosit marca ,,obligatorie”.
Funcțiile mărcii
Funcțiile mărcii sunt multiple, nu toate fiind reglementate în mod expres de lege. De altfel, în literatura străină de specialitate nu există un punct de vedere unitar, funcțiile mărcilor variind ca număr sau conținut de la un autor la altul. A. Chavanne și J. J. Brust consideră că, în ceea ce privește dreptul mărcilor, există o orientare consumeristă sau corporatistă și una liberală.
Conform viziunii consumeriste, rolul mărcii este de a indica originea produselor, fiind mai degrabă un instrument de poliție economică. Scopurile identificării originii pot fi diferite: pentru a servi la ameliorarea proceselor de producție, pentru a servi interesului politicii economice a statului, pentru orientarea consumatorilor sau pentru stimularea muncitorilor. Între aceste obiective, scopuri, nu există incompatibilitate. Potrivit acestei concepții, marca apare ca o ramură a dreptului consumatorilor, un complement al legislației anti-fraudă. Se susține, așadar, caracterul obligatoriu al mărcii.
Orientarea liberală susține rolul de garanție a provenienței produsului sau serviciului prin folosirea mărcii. Cu excepția mărcilor colective de certificare, celelalte tipuri de mărci nu reprezintă o garanție juridică a calității produsului; legislația asupra fraudelor sau publicității mincinoase asigură protecția consumătorului în ceea ce privește calitatea produselor.
Andre Bertrand susține că funcția mărcii de indicare a originii produselor și serviciilor pe care le desemnează, funcție originară și esențială a mărcii, a evoluat în timp și că în prezent mărcile îndeplinesc patru funcții: de indicare a originii produselor și serviciilor; de garantare a calității produselor și serviciilor; de a permite publicitatea produselor și serviciilor; de atragere a clientelei.
Thierry van Innis este de părere că marca îndeplinește o singură funcție obligatorie, aceea de indicare a provenienței bunurilor și serviciilor și o funcție implicită, aceea de publicitate, dar recunoaște că mărcii i se atribuie și alte funcții, cum sunt aceea de garanție a calității, de publicitate, dar și alte funcții care pot fi asociate folosirii ei.
Conform autorilor români, marca îndeplinește și alte funcții, pe lângă cele patru stabilite de A. Bertrand. Printre acestea se numără funcția de organizare a pieței, de monopol și de protecție a consumatorilor.
În reglementarea actuală a dreptului mărcilor, legea conferă mărcii o singură funcție cu sancțiune juridică, funcția de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii acestora. Aceasta poate fi calificată drept funcția juridică a mărcii, în vreme ce celelalte funcții ale mărcii sunt de natură economico-socială.
Doar pentru că unele funcții nu au o reglementare juridică, nu înseamnă că trebuie să le ignorăm. În cele ce urmează vom analiza patru funcții importante ale mărcii.
Funcția de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii acestora
Deși, la început, marca a avut rolul de a diferenția subiectele dreptului, în timp aceasta s-a obiectivat, a ajuns să diferențieze obiectele asupra cărora poartă. A devenit astfel o funcție de diferențiere a produselor, de indicare a originii acestora. În acest sens, legislația română definește marca astfel: ,,marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane”. Pentru a argumenta același punct de vedere, esențiale sunt și dispozițiile Directivei comunitare nr. 84/104/CEE din 21 decembrie 1988, care, în art. 2 prevăd că, pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică… cu condiția ca acele semne să fie apte de a diferenția produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”. Așadar, marca se definește prin natura sa și nu prin funcția sa.
Este de remarcat faptul că legea vorbește despre capacitatea mărcii de a diferenția produsele sau serviciile unui comerciant de cele ale concurenților săi.
Expresia ,,indicarea provenienței” trebuie înțeleasă în sensul că este suficient ca publicul să aibă sentimentul că produsul sau serviciul provine de la o anumită întreprindere și că aceasta este identificabilă.
Marca poate fi privită ca o ,,semnătură” care, odată ce a fost aplicată pe un produs, permite consumatorilor identificarea originii acestuia, deosebindu-l de alte produse identice sau similare.
Funcția de diferențiere oferă producătorilor protecție împotriva utilizării mărcii sale de către alți producători. Consumatorii pot deosebi produsele, în ceea ce privește originea lor, datorită informației pe care marca le-o furnizează.
Funcția de garanție a calității
Discuția referitoare la această funcție trebuie făcută după cum mărcile sunt de certificare sau obișnuite, individuale.
În primul caz, nu există dubii deoarece mărcile certificate sunt reglementate expres în articolul 3 litera f) din Legea nr. 84/1998. Astfel, marca de certificare este marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia, ori alte caracteristici”. Prin urmare, pentru anumite mărci, funcția de garantare a calității este primordială, poate chiar mai importantă decât funcția de diferențiere.
În cazul mărcilor individuale însă, trebuie făcută o discuție în ceea ce privește funcția de garanție a calității. Aceasta nu este reglementată și nici sancționată juridic, spre deosebire de categoria mărcilor de certificare.
Autorii care recunosc mărcii doar funcția de indicare a provenienței sunt de părere că aceasta îndeplinește și alte funcții, secundare, de ordin socio-economic. Autorii care admit că, din funcția principală a mărcii- aceea de diferențiere- rezultă și o funcție de garanție a calității, subliniază caracterul moral al legăturii pe care marca o stabilește între producător și consumator. Potrivit acestei idei, sancțiunea ce intervine în cazul în care producătorii nu mențin calitatea produsului nu este una juridică, ci una de fapt; cumpărătorul renunță la produsele acelui producător și își îndreaptă cererea către produsele altui producător. În concluzie, funcția de garanție a calității pentru mărcile individuale nu este de ordin juridic, ci mai degrabă social, ea fiind lipsită de sancțiune juridică.
O altă mențiune referitoare la funcția despre care se face vorbire prezintă interes: atunci când se revendică pentru un produs o calitate pe care acesta nu o are, fapta constituie infracțiunea de înșelăciune dacă subiectul activ este producătorul- sau contrafacere- dacă fapta este săvârșită de un terț.
Funcția de protecție a consumatorilor
Nu se identifică niciun temei legal care să reglementeze și să sancționeze această funcție. Yolanda Eminescu menționa că, funcția de protecție a consumatorului derivă din funcția de garanție a calității și din cea de garanție a provenienței, semnificația fiind că aceeași proveniență implică o calitate constantă a produsului marcă”. Este de necontestat ideea conform căreia consumatorul are dreptul la o corectă informare asupra calității produselor pe care le achiziționează, informare ce trebuie să fie completă pentru a-i înlesni, astfel, alegerea.
Putem afirma, așadar, că nici funcția de protecție a consumatorului nu este una juridică. Întrucât nici funcția de garanție a calității nu are o sancțiune juridică, a fortiori, nici funcția de protecție a consumatorului nu poate avea una. Dacă marca încalcă niște drepturi ale consumatorului, nu dreptul mărcilor este cel chemat să asiste consumatorul la repararea prejudiciului suferit.
Pentru rezolvarea acestei probleme, atât legislația internă, cât și cea internațională au adoptat norme speciale de protecție a consumatorului; nu se merge, așadar, pe linia unei adaptări a legislației în materie de proprietate industrială.
Consider că cel mai important ,,element patrimonial” al unei societăți îl reprezintă clientul. Acesta ,,trage” produsele în consum și generează vânzările. Prin urmare, cred că funcția de protecție a consumatorilor joacă un rol esențial, fiind la fel de exponențială ca și celelalte funcții ale mărcilor.
Funcția de reclamă
Scopul acestei funcții în reprezintă impactul major pe care marca trebuie să îl producă în rândul clientelei. Marcă a devenit pentru consumator un simbol legat de reputația unui produs, astfel că, ceea ce se impune atenției consumatorului, în primul rând, este marca și nu proveniența în sine sau calitatea produsului.
Marca, detașându-se de produsul individualizat, devine un bun independent, cu o valoare economică proprie, devine persuasivă prin ea însăși.
Pe piață se vor impune și vor supraviețui acele produse care îndeplinesc condițiile de calitate care satisfac consumatorul, iar comercianții vor produce acele bunuri pentru care există vânzare.
Trecutul arată că vânzările unui produs cresc direct proporțional cu volumul reclamei făcute. Așadar, impunerea unui produs sau a unui serviciu pe piața este legată de condiția esențială că reclama să fie adecvată.
CAPITOLUL II. REPREZENTAREA GRAFICĂ, DISTINCTIVITATEA ȘI DISPONIBILITATEA. CONDIȚII ESENȚIALE
Secțiunea I. Condiția reprezentării grafice
Spre deosebire de celelalte două condiții de validitate ale mărcilor care sunt prezentate în această lucrare (disponibilitate și distinctivitate), condiția reprezentării grafice nu este enunțată unanim în doctrină.
Un susținător al acestei condiții este Thierry van Innis care afirmă că reprezentarea grafică este o condiție de validitate a mărcilor întrucât este prevăzută în articolul 2 al Directivei comunitare iar în practică semnele trebuie să îndeplinească exigența reprezentării grafice. Mai mult, Acordul TRIPS prevede, în teza finală a articolului 15.1, că ,,membrii vor putea solicita drept condiție de înregistrare ca semnele să fie perceptibile vizual”.
Legea română a urmat exemplul Directivei comunitare din 21 decembrie 1988, însă nu a exclus de la înregistrare semnele sonore, olfactive, gustative, tactile, semne a căror reprezentare grafică s-ar dovedi a fi mai dificilă.
În Legea nr. 84/1998 întâlnim frecvent sintagma, semn susceptibil de reprezentare grafică”, sintagmă identică cu cea folosită în Directiva 89/104/EEC/21 decembrie 1988. În Acordul TRIPS, însă, condiția ca semnul să fie perceput vizual este una facultativă (,,membrii vor putea solicita”).
Cele două formulări nu sunt sinonime, deoarece există semne care pot fi văzute, dar și reprezentate grafic, ca de pildă, un ,,gest”, dar și semne care nu pot fi văzute însă pot fi, totuși, reprezentate grafic.
Legea nr. 84/1998, în articolul 2, prevede că ,,poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică”; Regulamentul prevede că cererea de înregistrare trebuie însoțită de reproducerea grafică sau fotografică a mărcii. Deși condiția reprezentării grafice a semnului apropriat ca marcă este impusă în majoritatea sistemelor, acolo unde această condiție nu este imperativ formulată, trebuie subînțeleasă (cu titlu de exemplu- Legea nr. 28/1967).
Marca, spre a-și putea îndeplini funcțiile și pentru a putea fi protejată, trebuie să fie constituită dintr-un semn a cărui percepție este obiectivă, iar reprezentarea grafică a semnului ales ca marcă conferă acesteia calitatea de a fi percepută în mod obiectiv. Dacă reprezentarea grafică permite obiectivizarea acesteia de către consumatori, nu mai puțin aceasta permite și înregistrarea ei, constituirea depozitului. Or, înregistrarea constituie modalitatea de a se face publică și opozabilă aproprierea unui semn ca marcă. Reprezintă așadar condiția recunoașterii mărcii, a drepturilor titularului, a protecției legale a mărcii.
Semnele sonore
Spre deosebire de Legea anterioară (nr. 28/1967), Legea nr. 84/1998 nu mai enumeră semnele sonore printre cele ce au vocația de a fi înregistrate ca mărci. Însă nu se poate concluziona în sensul că mărcile sonore sunt excluse de la protecție întrucât enumerarea cuprinsă în articolul 2 al legii actuale este una exemplificativă, iar nu limitativă.
Se poate înregistra o marcă exclusiv sonoră, atâta timp cât sunetele ce o alcătuiesc pot fi reproduse pe portativ. Modul de reprezentare grafică a semnelor sonore poate diferi după cum acestea sunt reprezentate prin onomatopee (, miau”, ham”, bum”, poc”), semne muzicale care împreună formează o partitură sau printr-o oscilogramă.
În cele mai multe cazuri, mărcile sonore sunt folosite de către televiziune sau radiouri. Cu titlu de exemplu, postul NBC a fost primul care a folosit o marcă sonoră înregistrată. Aceasta cuprindea notele muzicale sol, do și mi, reproduse de clopote. De asemenea, alte două mărci sonore s-au remarcat de-a lungul deceniilor: urletul leului de la MGM sau sunetele de la 20th Century Fox.
De fiecare dată când se cere înregistrarea unei astfel de mărci, trebuie analizat și caracterul distinctiv al sunetelor în cauză; publicul trebuie sa distingă produsele sau serviciile protejate de această marcă de alte produse sau servicii doar prin perceperea acestor sunete.
Din cele expuse mai sus rezultă că o marcă sonoră poate fi reprezentată grafic si, prin urmare, poate fi înregistrată. Un aspect care vizează folosirea mărcii ci nu aptitudinea acesteia de a fi reprezentată grafic este enunțat de Yolanda Eminescu: ,,ceea ce este esențial, este ca marca sonoră sau auditivă să însoțească comercializarea produsului, cu alte cuvinte, nu este suficient ca utilizarea ei să se limiteze la publicitate”.
Semnele olfactive
Legea nr. 84/1998 nu enumeră semnele olfactive printre cele care pot fi înregistrate ca mărci, dar, așa cum am precizat în cadrul analizei semnelor sonore, enumerarea din articolul 2 al legii este una exemplificativă, nu limitativă. Prin urmare, pentru ca un semn olfactiv să poată fi înregistrat ca marcă, acesta trebuie sa îndeplinească condiția reprezentării grafice.
Într-un sens mai larg, reprezentarea grafică se poate realiza și prin descriere; în cazul mărcilor olfactive, descrierea se poate concretiza în cuvinte sau într-o formulă chimică., Nu este sigur, deoarece dacă se pare că un parfum se poate exprima prin formula sa, aceasta din urmă se aseamănă mai mult cu descrierea parfumului decât cu reprezentarea sa grafică. Or, descrierea nu poate în mod evident să se substituie reprezentării grafice”.
Totodată, consumatorii percep mirosul într-un mod subiectiv, fiind un simț care prezintă nuanțe de la o persoană la alta, acesta fiind încă un impediment, un argument contra posibilității înregistrării unui semn olfactiv ca marcă.
Însă există unele sisteme de drept care acceptă o astfel de înregistrare., SUA este prima țară care a admis la înregistrare o marcă olfactivă – parfumul proaspăt al florii de Plumeria pentru ață de cusut și pentru fir de broderie (TTAB 1990)… iar în Marea Britanie a fost admis la înregistrare mirosul specific al parfumului Chanel no. 5”. Regulamentul nr. 40/1994 privind marca comunitară statuează faptul că înregistrarea unui semn ca marcă este condiționată de posibilitatea reprezentării sale grafice. Folosind această reglementare, Oficiul European pentru Mărci de la Alicante, prin decizia din 14.04.2000, a admis înregistrarea ca marcă a, mirosului de iarbă proaspăt tăiată” pentru mingile de tenis.
Dilema reprezentării grafice este o chestiune de actualitate, încă dezbătută de teoreticieni; esențial este a se stabili dacă reprezentarea grafică este posibilă doar în cazul semnelor care pot fi reprezentate direct în formă vizuală (stricto sensu) sau dacă este posibilă și în cazul semnelor care nu pot fi văzute- zgomote, mirosuri- dar care pot fi reprezentate prin alte moduri (lato sensu). Dacă se acceptă sensul larg, trebuie stabilit în ce constă reprezentarea grafică a unui miros: formula chimică, descrierea mirosului, un depozit al mirosului, o combinație a primelor trei variante.
Thierry van Innis este de părere că simțul olfactiv se alătură celui vizual, dar și celui auditiv, fiind la fel de important ca acestea din urmă. Prin urmare, mărcile olfactive pot fi apte a distinge un produs sau un serviciu; Impedimentul la înregistrare apare în momentul reprezentării grafice. Cum descrierea nu se poate substitui reprezentării grafice (pentru motivele deja arătate), rezultă că această modalitate de reprezentare grafică nu poate fi admisă pentru propriul produs.
Pentru a clarifica problema înregistrării semnelor olfactive ca marcă, crucială este opinia avocatului general al Curții de Justiție a Comunităților Europene în cazul Sieckmann vs. Deutsches Patent und Markemamt
. Urmează a fi redată pe larg o parte din această decizie:
<< 3. Imposibilitatea de a, reprezenta grafic” mesaje olfactive
35. Conform art. 2 al Directivei, pentru a constitui o marcă nu este suficient ca semnele ,,să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”, ci mai trebuie de asemenea ca ele să fie susceptibile de ,,reprezentare grafică”.
36. Această condiție este impusă de principiul securității juridice. O marcă înregistrată conferă un monopol titularului său, care utilizează exclusiv semnele ce o constituie, cu excluderea oricărei alte persoane. Consultarea registrului trebuie să permită cunoașterea, în măsura inerentă publicității prin registre, natura și întinderea semnelor, indicațiilor și simbolurilor înregistrate și în acest scop este cerută înregistrarea lor grafică. Dacă o întreprindere își apropriază anumite semnale și indicații determinate, în scopul de a distinge produsele și serviciile sale de cele ale altora, trebuie să se cunoască cu o precizie detaliată simbolurile pe care și le-a apropriat pentru ca ceilalți să știe de la ce să se abțină. Deci pentru nevoile securității juridice cerința reprezentării grafice se adaugă la funcția distinctivă, funcție primară și esențială a mărcilor.
37. A reprezenta grafic înseamnă a descrie ceva utilizând simboluri susceptibile să fie desenate. Aceasta înseamnă că la vocația originală de diferențiere a unui semn oarecare se adaugă capacitatea sa de a fi, pus pe hârtie”, și, în consecință, de a fi perceptibil vizual. Cum este vorba despre a diferenția, această prezentare trebuie să se facă de o manieră comprehensibilă, deoarece înțelegerea este supoziția discernământului.
38. În consecință, o reprezentare grafică oarecare nu este suficientă. Trebuie ca ea să îndeplinească două condiții. Reprezentarea trebuie mai întâi să fie clară și precisă, pentru a se putea ști, fără cea mai mică îndoială, ceea ce face obiectul exclusivității. Ea trebuie în plus să fie inteligibilă celor ce ar dori să consulte registrele, adică celorlalți producători și consumatori. Capacitatea de diferențiere și de a face obiectul unei reprezentări grafice sunt două criterii care urmăresc același obiectiv, acela ca produsele de pe piață să poată fi selecționate de către cumpărătorii potențiali în funcție de proveniența lor. Semnele care constituie o marcă sunt reprezentate grafic în scopul de a proteja și a da o anumită publicitate aproprierii lor de către o întreprindere care le-a dobândit, în scopul de a individualiza produsele sale, ca și serviciile pe care le furnizează.
39. Poate fi ,,desenat” un miros? Un semn olfactiv poate să fie reprezentat grafic cu precizie și claritate pentru toți? După părerea mea, răspunsul este negativ. Răspunsul pare să fie de asemenea negativ și pentru M. Sieckmann care, în intervenția sa orală din cursul audierilor publice, a recunoscut că mirosurile nu puteau fi reprezentate de o manieră grafică. Pentru a ajunge la această concluzie, este suficient să analizăm alternativele propuse de către Bundespatentgericht în cea de-a doua întrebare.
40. Formula chimică nu reprezintă mirosul unei substanțe, ci substanța însăși. Numai componentele chimice și proporțiile precizate pentru obținerea unui produs determinat ar face obiectul înregistrării, și nu semnul olfactiv. O asemenea reprezentare ar fi de asemenea lipsită de claritatea și precizia totuși necesare. Puține persoane ar fi capabile să interpreteze un miros plecând de la formula chimică reprezentând produsul din care emană, adică de la elementele care îl compun și cantitățile care trebuie amestecate pentru obținerea sa. Trebuie adăugat că un același produs este susceptibil să emită semne olfactive diferite în funcție de factori aleatori cum ar fi concentrația sa, temperatura ambientă sau suportul pe care este aplicat.
41. Descrierea unui semn sau semnal prin limbajul scris constituie o reprezentare grafică, dar nu îndeplinește, ea însăși, cerințele de claritate și precizie solicitate. Pentru motivele pe care le-am expus mai sus, descrierea unui desen prezintă dificultăți mai mici decât descrierea unei bucăți muzicale, a unei culori sau a unui miros. Forma care acompaniază desenul permite o obiectivare a caracteristicilor sale, ceea ce nu este cazul pentru semnele care nu sunt figurative. Descrierea unui miros are o mai mare subiectivitate și prin urmare, o mai mare relativitate, caracteristică opusă preciziei și clarității. Cazul care este la originea prezentei întrebări constituie o bună ilustrare a punctului meu de vedere. Solicitantul cere înregistrarea unui miros, balsamic – cu aromă de fructe proaspete cu ușoare note de scorțișoară”. Ce înseamnă, balsamic”? Ce înseamnă caracterul cu arome de fructe proaspete? Care este intensitatea unei note de scorțișoară? Această descriere nu ar permite cunoașterea semnului olfactiv pentru care petentul solicită exclusivitatea. Chiar dacă era mai lungă, descrierea nu ar fi câștigat în precizie și ar fi imposibil să se determine, fără să persiste nici o îndoială, în ce constă mirosul în chestiune. Pare evident că descrierea unui miros nu înseamnă o reprezentare grafică adecvată în sensul art. 2 al Directivei.
42. În sfârșit, depozitul la registru al unui eșantion din produsul chimic de la care emană mirosul nu este o, reprezentare grafică” a semnului olfactiv. Chiar dacă s-ar admite depunerea unui eșantion, dificultăților de înregistrare legate de claritatea și precizia sa li s-ar adăuga inconvenientele relative la publicarea sa, precum și efectul scurgerii timpului. Datorită volatilității componentelor sale, un miros se modifică în timp, până la dispariție.
43. Dacă nici una din variantele propuse nu este susceptibilă să îndeplinească individual exigențele proprii unei, reprezentări grafice” care permite să se determine cu claritate și precizie semnul sau semnele care constituie marca, suma lor ar putea crea o incertitudine și mai mare. Înregistrarea unei formule chimice, acompaniată de un eșantion și de o descriere a mirosului produs, mărește numărul de mesaje care ar permite să se cunoască semnalul și, în consecință, riscul de interpretări diferite, într-un caz dat.
44. Nu pretind în niciun fel să neg că mesajele olfactive pot fi reprezentate grafic prin scris. Există diferite sisteme, puse la punct de știință, pentru a, desena” mirosurile, dar, în stadiul actual al cunoștințelor, toate aceste sisteme suferă de dificultățile expuse mai sus, și suferă de lipsa de claritate și de precizie necesare expresiei vizuale ale unui semn distinctiv asupra căruia se speră să se rezerve exclusivitatea prin intermediul unei mărci.
45. Nu este necesar să se excludă de o manieră expresă anumite semne prin legea mărcilor. Unele dintre ele se exclud singure prin faptul că nu îndeplinesc exigențele proprii dreptului mărcilor. >>
Precizări finale privind condiția reprezentării grafice
Având în vedere că enumerarea din articolul 2 al Legii nr. 84/1998 este una exemplificativă, semnele care nu sunt cuprinse în enumerare nu sunt excluse în mod imperativ de la înregistrare. Unele dintre acestea, se exclud” singure de la înregistrare deoarece n uîndeplinesc cerințele proprii dreptului mărcilor., Toate semnele trebuie să îndeplinească condiția reprezentării grafice pentru a putea fi mărci; reprezentarea grafică este diferită de perceptibilitatea vizuală; nu există un semn care datorită naturii sale să fie exclus expres, în mod abstract, de lege, dar în fiecare caz, în mod concert, semnul a cărui înregistrare se solicită trebuie să poată fi reprezentat grafic”.
Reprezentarea grafică a unei mărci are drept consecință perceperea acesteia de către publicul vizat în același fel, nu diferit de la un consumator la altul pentru că, în acest ultim caz, nu s-ar mai putea vorbi despre același semn.
Reprezentarea grafică este cea mai obiectivă formă de reprezentare a unei mărci, dar și reprezentarea sonoră are un impact asemănător celei grafice, fiind considerată, la rândul ei, o reprezentare obiectivă, fiind, așadar, posibilă. De asemenea, reprezentarea olfactivă, cât și cea tactilă prezintă un anumit grad de obiectivitate, însă lucrurile diferă de la marcă la marcă, de la precepția unui individ, la percepția altuia.
Secțiunea II. Condiția distinctivității
Definiția distinctivității. Aspecte importante referitoare la aceasta
Definiție
Distinctivitatea este o condiție de fond, esențială pentru înregistrarea unui semn ca marcă. Protecția semnului ca marcă este condiționată de existența distinctivității.
Un semn are caracter distinctiv dacă nu este necesar, uzual sau descriptiv.
Această definiție este dată de Legea nr. 84/1998 care definește marca astfel: ,, marca este un semn… servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane”. Așadar, legea română din 1998 prevede cerința obligatorie a distinctivității mărcii. Însă această definiție poate fi desprinsă și din articolul 15 alineat 1 teza I din Acordul TRIPS care statuează că ,, orice semn sau orice combinație de semne, capabile să deosebească un bun sau un serviciu al unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi, va putea să constituie o marcă”. Prin urmare, capacitatea semnelor de a deosebi produsele diferiților producători este numită distinctivitate.
Aspecte importante
Semnul trebuie să distingă în privința provenienței bunului, iar nu bunul în sine de alte bunuri
Caracterul distinctiv al unui semn nu trebuie confundat cu originalitatea, cu noutatea și nici cu creativitatea.
Un semn, pentru a putea constitui o marcă valabilă, nu trebuie să fie original, pentru că dreptul asupra mărcii nu este un drept de creație, ci un drept de apropriere.
Pentru că nu se confundă cu noțiunile enumerate mai sus, distinctivitatea le înglobează într-o oarecare măsură. Astfel, originalitatea nu este absolută în timp și spațiu. Drepturile care iau naștere sunt mai puțin complete decât cele decurgând din creațiile noi.
Trebuie făcută o distincție între capacitatea de a distinge un produs de altul și aptitudinea de a distinge originea produsului, faptul că acesta provine de la o anumită întreprindere. O marcă ce oferă distinctivitate produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată este considerată ca având caracter distinctiv. Nu este obligatoriu ca marca ce se înregistrează să transmită informații despre identitatea producătorului bunului ori al serviciului. Este de ajuns ca, prin intermediul acesteia, publicul să cunoască faptul că produsul sau serviciul respectiv provine de la un anumit producător/prestator de servicii și să concluzioneze că produsele pe care marca le reprezintă sunt fabricate, comercializate sau furnizate sub controlul titularului mărcii, acesta din urmă fiind răspunzător pentru calitatea lor.
În ceea ce privește sfera persoanelor care pot fi titulare ale mărcilor, Legea nr. 84/1998 și Acordul TRIPS prezintă o diferență. Acordul TRIPS vorbește despre semne aparținând unei întreprinderi, pe când Legea nr. 84/1998, despre persoane fizice sau juridice. Astfel, în dreptul român, noțiunea de întreprindere este interpretată într-un sens mai larg, orice persoană care produce bunuri sau prestează servicii are dreptul de a le identifica prin marcă; interpretarea utilizată în legea română este de preferat.
Aprecierea puterii distinctive nu se realizează decât în raport cu produsul sau serviciul
Distinctivitatea nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea acestuia de către public. Marca se află în relație atât cu publicul, cât și cu produsul sau serviciul. O caracteristică a relației marcă-produs o reprezintă faptul că, la aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci, se are în vedere nu semnul în sine, ci raportul semn-produs. Specificitatea, caracterul distinctiv, trebuie evaluate în legătură cu produsele cărora li se aplică.
Așadar, este de reținut faptul că distinctivitatea nu este o trăsătură a semnului însuși, ci a relației semn-produs.
Întrebarea dacă un semn luat izolat, adică făcând abstracție de produsele și serviciile pe care le vizează, are sau nu putere distinctivă este o întrebare fără sens; singura chestiune relevantă este de a ști dacă semnul este apt să distingă, în privința originii, un produs sau serviciu determinat”.
Reprezintă un subiect important teoria conform căreia semnele ,,prea simple” sunt lipsite de distinctivitate. Această teorie a fost împărtășită de doctrină și jurisprudența mai veche; cu titlu de exemplu, erau considerate prea simple sau banale semne precum o linie, un pătrat, un cerc, o culoare, literele, cifrele. Voi reproduce câteva opinii exprimate în acest sens:
,, Suntem de acord să excludem de o manieră absolută de la beneficiul mărcilor legale pe acelea care nu au o formă a lor, care sunt de o asemenea simplitate, după d-l. Rendu, încât ele nu constituie un veritabil semn caracteristic. Astfel un cerc, un pătrat sau o linie. Literele inițiale, imprimate în caractere ordinare, fără a avea o formă anume, nu ne par suficiente, ele singure, pentru a specifica un produs. La fel și despre cifre… ori medaliile onorifice”.
,,Prin mărci lipsite de caracter distinctiv trebuie să înțelegem mărcile care, prin chiar natura lor, independent de orice dispoziție legală și fără a avea în vedere particularitățile produsului pe care sunt chemate să-l distingă, apar unui observator de bun-simț ca inapte să servească drept marcă”.
Într-o opinie contrară se remarcă faptul că, ,, atunci când spunem, pe drept cuvânt, că dreptul la un semn distinctiv este un drept de apropriere și nu de creație, admitem implicit, dar clar, că ceea ce, în sine, se găsește în domeniul public, adică ceea ce este adesea banal, poate servi foarte bine ca marcă. Gradul de banalitate a semnului considerat în sine nu are nici o incidență asupra puterii de a distinge un produs sau un serviciu determinat… Numai eventuala sa banalitate raportată la un anumit produs sau serviciu determinat va influența capacitatea sa de a servi ca marcă pentru acest produs sau serviciu” . Așadar, conform celei de-a doua opinii, aprecierea distinctivității trebuie făcută, în concret, doar în raport cu produsul ori serviciul pe care semnul are menirea de a-l individualiza, distinge.
Pe lângă relația marca-produs (analizată anterior), există și o relație între marcă și public. Este esențial ca publicul să perceapă marca drept un indicator al anumitor produse sau servicii. Astfel, văzând semnul, publicul vizat trebuie să fie capabil să atribuie produsul sau serviciul respectiv unei întreprinderi anume. Există posibilitatea ca un semn distinctiv în raport cu produsul să ducă, prin modul de folosire, la pierderea puterii sale distinctive. Spre exemplu, o frunză stilizată, folosită ca marcă, poate să se confunde cu o colecție de haine dacă, aplicată pe acestea, nu se distinge, lăsa impresia că face parte din modelul hainei respective. Așadar, semnul nu poate fi perceput decât ca element decorativ și nu își poate îndeplini funcția de indicație a provenienței bunului. În cazul acesta sancțiunea va fi decăderea titularului din dreptul la marcă întrucât semnul nu este folosit ca marcă.
Puterea distinctivă a unei mărci variază în timp
Distinctivitatea unei mărci este o calitate variabilă, nu este constantă. ,, Caracterul distinctiv al unui semn nu este un factor absolut și imuabil. Este o chestiune pur circumstanțială. În funcție de pașii urmați de utilizatorul semnului sau de terți, poate fi dobândit, accentuat sau chiar pierdut. Circumstanțele că utilizarea semnului (eventual de lungă durată și intensivă) trebuie avute în vedere atunci când cel care face înregistrarea este de părere că semnului îi lipsește caracterul distinctiv, adică este privit ca nefiind, în mod ineret, distinctiv”.
Această concepție a fost însușită parțial de către legiuitorul român care, în articolul 5 alineatul 2 din Legea nr. 84/1998 apreciază că poate fi înregistrat ca marcă un semn care, deși inițial era lipsit de caracterul distinctiv, a dobândit acest caracter prin folosirea înainte de data cererii de înregistrare. Însă este posibilă și ipoteza contrară, cunoscută sub denumirea de ,,degenerarea mărcii” sau ,,diluarea mărcii”, conform căreia, deși la dată înregistrării marca avea caracter distinctiv, ulterior marca și-a pierdut această calitate. Această ipoteză este consacrată de articolul 46 alineat 1 litera b) din Legea nr. 84/1998. Câteva exemple sunt relevante: Aspirină, Frigidaire, Thermos, Bretelle, Telex, Cellophane, Vaselină.
Sunt însă cazuri în care, deși marca este notorie, nu și-a pierdut caracterul distinctiv. În cazul mărcii Xerox, deși numele acesteia este folosit des pentru a desemna copiatoarele, este posibil ca majoritatea consumatorilor să știe că acesta este doar numele mărcii, iar nu produsul în sine.
Pentru a reduce degenerarea mărcii, sunt folosite o serie de metode, remedii în acest sens. Astfel, marca este însoțită de aplicarea unui semn care are semnificația de ,,marcă înregistrată”; marca este folosită împreună cu termenul generic corespunzător produsului; marca este aplicată pe un alt produs decât pe cel pentru care a fost folosită inițial( în cazul Bic, aceasta a fost folosită inițial pentru pixurile cu bilă; ulterior a fost aplicată pe brichete și aparate de ras).
Aprecierea distinctivității se face în două momente. Primul, la momentul depozitului. Atunci se examinează de către OSIM posibilitatea înregistrării mărcii. Dacă la acest moment se constată că nu există distinctivitate, se dispune respingerea cererii de înregistrare. Dacă se constată ulterior înregistrării lipsa caracterului distinctiv al mărcii, sancțiunea va fi anularea înregistrării.
Al doilea moment la care se apreciază distinctivitatea mărcii este momentul când are loc încălcarea dreptului la marcă. Dacă se constată că marca a pierdut caracterul distinctiv prin faptul că aceasta a devenit uzuală, titularul pierde dreptul la marcă prin decădere.
Puterea distinctivă variază de la o marcă la alta: mărci notorii și mărci celebre
Mărcile notorii
Mărcile notorii sunt recunoscute pentru prima dată prin Convenția de la Paris, revizuită în cadrul Conferinței de la Haga din 1925. Astfel, în articolul 6 bis alineat 1 din Convenție se statuează faptul că ,, țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare”.
Acordul TRIPS extinde aplicarea mărcii notorii și la servicii și produse diferite. În articolul 16.3 prevede că articolul 6 bis al Convenției de la Paris (menționat mai sus) se aplică și produselor sau serviciilor ,,care nu sunt similare cu cele pentru care o marcă este înregistrată, dacă folosirea acelei mărci cu privire la acele produse sau servicii ar putea să indice o legătură între acele produse sau servicii și proprietarul mărcii înregistrate, iar interesele proprietarului mărcii înregistrate ar putea fi prejudiciate de o asemenea folosire”.
Această extindere trebuie să țină cont de câteva condiții: marca notorie să fie o marcă înregistrată; folosința mărcii notorii pentru aceste produse și servicii să indice o legătură între ele și titularul mărcii înregistrate; folosința mărcii să riște a dăuna intereselor titularului mărcii înregistrate.
În dreptul intern, marca notorie își găsește definiția în articolul 3 litera d) din Legea nr. 84/1998. Potrivit acestui articol, ,, marca notorie este marca larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere; pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în vedere notorietatea acestei mărci, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România”. Conform acestei legi, o marcă poate fi refuzată de la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse identice sau similare, la data cererii de depunere a mărcii. Conform aceleiași legi, dacă prin folosirea nejustificată a unei mărci similare cu o marcă notorie din România s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele acestei mărci notorii ori dacă această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii, este prevăzut același refuz de înregistrare menționat mai sus pentru marca respectivă.
O importanță deosebită prezintă identificarea criteriilor de apreciere a notorietății. Acestea sunt consacrate în Legea nr. 84/1998, în articolul 24. Astfel, notorietatea se apreciază în funcție de gradul de distinctivitate, inițială său dobândită, a mărcii notorii în România; durata și întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele și serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată; durata și întinderea publicității mărcii notorii în România; aria geografică de utilizare a acestui tip de marcă; gradul de cunoaștere a mărcii notorii pe piața românească de către segmentul de public căruia i se adresează; existența unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparținând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.
Însă aceste criterii, așa cum rezultă din formularea art. 20, au un caracter orientativ, putând fi identificate și altele. Atunci când examinează motivele de refuz, pentru a aprecia notorietatea unei mărci, OSIM poate cere documente instituțiilor publice, autorităților publice precum și persoanelor juridice de drept privat.
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 prevede două condiții esențiale pentru a se aprecia dacă o marcă este notorie. Astfel, este suficient ca marca să fie larg cunoscută pe teritoriul României; a doua condiție se referă la subiect; marca trebuie să fie larg cunoscută segmentului de public din România căruia i se adresează produsele sau serviciile la care se referă aceasta.
Însă mărcile notorii produc și anumite efecte. Din interpretarea Legii nr. 84/1998, putem trage câteva concluzii:
Marca notorie se bucură de protecție chiar fără a exista un depozit înregistrat în România.
Un terț își poate înregistra semnul atât pentru produse sau servicii diferite, cât și pentru produse sau servicii identice ori similare atât timp cât are consimțământul expres al titularului mărcii notorii.
În lipsa acestui consimțământ, o cerere de înregistrare a unui semn identic sau similar cu marca notorie va fi respinsă.
Conform articolului 47, dacă este admisă o înregistrare, titularul mărcii notorii poate cere anularea acesteia în termen de 5 ani de la data înregistrării cererii respective.
Mărcile celebre
Nu au o consacrare legislativă, însă, în practică, protecția lor este asigurată de articolul 6 bis al Convenției de la Paris. O definiție a mărcilor celebre poate fi desprinsă din doctrina franceză. Astfel, mărcile celebre ,,sunt cunoscute de o foarte mare majoritate a marelui public nu numai în Franța, ci și în străinătate și care au dobândit o valoare autonomă independent de produsul sau serviciul pe care ele le desemnează în mod curent, în măsura în care funcția de reclamă a acestor mărci a trecut înaintea funcției de indicare a provenienței”.
Dacă marca notorie este protejată fără a fi necesară înregistrarea, cu atât mai mult mărcii celebre trebuie să i se recunoască o protecție adecvată.
Semne lipsite de distinctivitate
Într-o opinie, Yolanda Eminescu afirmă că ,, marca este, în primul rând, un semn distinctiv, care reflectă și permite o diferențiere a produselor. Această diferențiere poate fi obiectivă- în măsura în care corespunde unor deosebiri în calitatea produsului, bazate pe compoziție, procedeu de fabricare etc- sau subiectivă- când se realizează prin specificul culorii, ambalajului ori altor elemente exterioare, menite să exercite o acțiune de ,,seducție”asupra cumpărătorilor”.
În ceea ce privește distinctivitatea, există autori care susțin ideea conform căreia semnul trebuie să îndeplinească două condiții: să fie, concomitent, distinctiv și arbitrar. Într-o altă opinie, se apreciază că o condiție a distinctivității este ca însăși marca să fie arbitrară.
Denumirea aleasă că marca trebuie să fie arbitrară deoarece legea nu permite înregistrarea unor denumiri generice care se referă la prețul, calitatea, cantitatea, modul și locul fabricației produselor întrucât acestea sunt semne uzuale sau descriptive, oferă informații generale despre produsul respectiv. Interzicerea lor are o justificare, altfel admiterea acestora ar însemna recunoașterea unui monopol asupra produsului. ,,Pentru a fi distinctiv semnul trebuie să fie independent de elementele care constituie desemnarea obișnuită a obiectului marcat”.
Prevederile articolului 5 din Legea nr. 84/1998 enumeră tipurile de mărci care sunt excluse de la protecție și care nu pot fi înregistrate. Printre altele, se numără și mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora; marcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului său este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului.
Prin urmare, semnele uzuale, necesare sau descriptive ale produsului sau serviciului ce reprezintă motivul cererii de înregistrare, nu pot fi înregistrate. Referitor la acești termeni, doctrina este unitară numai în anumite privințe. Conform doamnei Yolanda Eminescu, termenii ,,uzual”și ,,generic”sunt identici, desemnând categoria semnelor care, printr-o întrebuințare generalizată, au devenit curente, uzuale.
De asemenea, și pentru profesorii Chavanne și Burst există identitate între termenii ,,necesar”și ,,generic”. Aceștia au semnificația de denumire uzuală a produsului sau serviciului desemnat.
După cum putem observa, distincția dintre termenii ,,uzual” , ,,necesar” și ,,generic” nu este esențială. Chiar dacă au semnificații diferite, în mare, acoperă aceeași arie de cuvinte lipsite de distinctivitate. Pentru a aprecia caracterul necesar, uzual, descriptiv sau generic al termenilor pentru care se cere înregistrarea, trebuie să ne raportăm la limbajul curent sau la cel profesional, după cum produsele sau serviciile se adresează publicului larg ori unui grup restrâns de persoane.
Nu subscriu în totalitate opiniior mai sus enunțate. Prin urmare, în următoarele rânduri voi clarifica semnificația fiecărui atribut al semnelor- necesar, generic, uzual și descriptiv.
Semnele necesare
În funcție de natura sau de funcția produsului pe care trebuie să îl individualizeze, semnele necesare sunt singurele semne care îl pot desemna. Referitor la caracterul necesar, A. Bertrand afirma că ,, acesta decurge din lipsa unei alternative, absența de dihotomie între cuvânt și produsul sau serviciul pe care îl desemnează”. Autorul nuanțează afirmația de mai sus printr-o serie de explicații. Astfel, caracterul necesar poate fi înlăturat doar de o alternativă viabilă. Atunci când alternativa obligă pe concurenți să folosească termeni mai puțin conciși ori preciși și, din această cauză, să depună eforturi publicitare suplimentare, existența unei astfel de alternative nu duce la pierderea caracterului necesar. O denumire care nu este exclusiv necesară poate fi uzuală, deci nedistinctivă din această cauză.
Alți autori sunt de acord că ,, o denumire este necesară, atunci când folosirea sa este cerută pentru desemnarea obiectului în cauză, sau este impusă de natura sau de funcția acestui obiect.”
Conform articolului 5 litera e) din Legea nr. 84/1998, sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau dă o valoare substanțială produsului. Semnele ce aparțin acestei categorii nu pot dobândi distinctivitatea prin folosință; este singura categorie de acest fel. Așadar, în cazul celorlalte categorii de semne nedistinctive, se poate dobândi distinctivitatea prin folosire, iar excepțiile de la categoria amintită la articolul 5 litera e) sunt de strictă interpretare.
Semnele generice
Semnele generice nu desemnează un anume produs sau serviciu. Ele reprezintă categoria, specia căreia aparțin. Acesta desemnează o categorie de produse sau de servicii, un anumit tip, nefiind esențial ca publicul să asocieze produsele unei anumite origini. Cu titlu de exemplu, termenul de ,, vin”este folosit pentru produsele vinicole, ,,cola”pentru produsele pe bază de cola.
În ceea ce privește mărcile figurative, protecția nu se extinde asupra genului deoarece protecția privește forma în sine. Spre exemplu, într-o marcă este reprezentat un animal într-o anumită postură. Asta nu înseamnă că nu mai poate fi folosită aceeași specie de animal și în altă marcă, însă într-o postură diferită, pentru a nu exista riscul confuziei. Așadar, trebuie protejată forma, iar nu genul.
În practica Curții de Apel din Torino a existat o speță referitoare la o marcă formată dintr-un termen generic la care s-a adăugat numele producătorului:
,, Societatea Martini Rossi cheamă în judecată societatea Cinzano spre a fi obligată să nu mai întrebuințeze denumirea de ,,Martini Cocktail”, pentru cocktail-urile preparate de ea, întrucât această denumire e proprietatea sa exclusivă, iar marca este înregistrată conform legii.
Curtea constată că ,,Martini Cocktail” e compus dintr-un nume generic, cocktail, ce corespunde unei băuturi alcoolice, o mixtură care din cauza culorilor variate date de diversele ingrediente ale amestecului a căpătat denumirea de ,,Coadă de Cocoș”.
Acest nume nu este monopolul nimănui, deoarece este o denumire generică a băuturii sus arătate, întocmai ca și ,,Wermuth”-aperitivul cu absint- ce-și ia numele după aromatul principal ce-l conține.
În aceste condiții, spre a se distinge diversele fabricate de cocktail-uri, fiecare fabricant adaugă la denumirea generică diverse nume sau adjective, că Brandy, Martini, Cinzano etc.
De asemenea, Curtea constată că numele de Martini este un nume patronimic al fabricantului, de aceea ansamblul ,,Martini Cocktail” servește a distinge produsul fabricii Martini de al celorlalte fabrici.
Curtea respinge susținerea societății Cinzano că numele Martini ar fi căzut în domeniul public, deoarece acest nume comercial a fost reținut și uzat întotdeauna ca un bun propriu al societății Martini&Rossi și înlătură posibilitatea de a cădea în domeniul public.”
Semnele uzuale
Termenul care, printr-o întrebuințare generalizată, a devenit curent, se numește uzual. ,,Un semn este uzual atunci când este de obicei folosit pentru a desemna obiectul însuși, datorită naturii sau proprietăților sale”.
În articolul 5 alineatul 1 litera c) al Legii nr. 84/1998, legiuitorul român statuează următoarea regulă: ,,sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante”. Însă textul nu lămurește dacă semnele despre care se face vorbire trebuie să fi devenit uzuale în genere ori raportat la produsele sau serviciile pe care trebuie să le protejeze. Dilema a fost rezolvată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene; acesteia i s-a solicitat să se pronunțe cu privire la felul de interpretare a articolului 3(1)(d) din Directivă, articol identic cu cel din Legea nr. 84/1998 -5 alineat 1 litera c).
,,Întrebarea a fost prilejuită de cererea de înregistrare în Germania a mărcii BRAVO, pentru instrumente de scris, cerere respinsă pe considerentul că ,, BRAVO” este un termen care exprimă încurajarea, folosit deseori ca slogan de reclamă și lipsit de orice caracter distinctiv.
Reclamantul a recunoscut că acest termen este folosit atât în Germania, cât și în numeroase alte țări, ca semn de încurajare pentru un lucru bine făcut, pentru o mulțime de produse și servicii. Cu toate acestea, nu a fost în măsură să identifice nici o întrebuințare a acestuia în legătură cu instrumentele de scris.
Curtea a remarcat că, spre deosebire de legea daneză și de cea suedeză, legea germană, ca și Directiva, nu menționează că semnul sau indicația trebuie să fi devenit uzuale pentru produsele sau serviciile cărora le sunt destinate. De aici nu se poate însă concluziona că, în examinarea cererii de înregistrare a mărcii, nu trebuie să se țină seama de legătura dintre semnul ales și produsele sau serviciile protejate, câtă vreme scopul mărcii este de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător de ale celorlalți.
Având în vedere și scopul Directivei, care este acela de armonizare a legislației privind mărcile, Curtea a decis că art. 3(1)(d) trebuie interpretat ca interzicând înregistrarea unei mărci doar când semnul sau indicația respectivă au devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile loiale și constante pentru a desemna produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii.”
Concluzionând, putem afirma faptul că un semn este considerat uzual dacă este larg cunoscut pentru o anumită categorie de produse sau servicii, iar nu atunci când acesta (semnul) este cunoscut în alte arii, domenii străine produsului sau serviciului la care se face referire.
Semnele descriptive
Sunt definite în articolul 5 litera d) din Legea nr. 84/1998 astfel: ,, mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”. Semnul care este format exclusiv din termeni descriptivi nu poate fi susceptibil de înregistrare. Dar dacă un termen descriptiv este alăturat altor termeni-descriptivi sau nu- ansamblul astfel format poate fi o marcă valabilă.
Necesită clarificări situația termenilor care sunt necesari sau descriptivi într-o anumită limbă străină. Având în vedere caracterul eminamente internațional al comerțului, al liberei circulații a bunurilor, datorită faptului că România este legată prin unele tratate internaționale pe care trebuie să le respecte, nu se pot înregistra, pe plan național, termeni care, pe plan internațional, se dovedesc a fi necesari ori descriptivi. Înregistrarea poate însemna o frână pentru libera circulație a bunurilor. Pentru a nu se ajunge la o astfel de situație, aprecierea distinctivității se face ținându-se cont de toate limbile vorbite în Uniunea Europeană, fiind imposibil de acceptat ca pentru mărcile interne să aplicăm unele criterii iar pentru cele străine, altele.
Curtea de Justiție a Comunității Europene folosește pentru determinarea termenilor descriptivi criteriul asocierii directe și concrete: un termen este descriptiv atunci când el permite unui consumator mediu din segmentul relevant de public, rezonabil de bine informat și rezonabil de circumspect și de atent să stabilească o asociere directă și concretă, fără nicio reflecție în plus, între termenul folosit și bunurile sau serviciile în legătură cu care acesta este folosit.
Dobândirea distinctivității prin folosință
Având în vedere că puterea distinctivă a unei mărci variază în timp, legiuitorul român a statuat că, pentru unele semne, distinctivitatea poate fi dobândită prin folosință. Totodată, acesta a stabilit că următoarele prevederi nu se aplică dacă marca a dobândit un caracter distinctiv înainte de data cererii de înregistrare și ca urmare a folosirii acesteia:este vorba despre literele b), c), d) ale articolului 5 din Legea nr. 84/1998- mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea georgrafică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.
Simpla folosire a mărcii nu este de ajuns. Este important ca, în urma folosirii, semnul să dobândească caracter distinctiv, publicul căruia i se adresează să fie apt a distinge în baza sa produsele și serviciile pe care este aplicat semnul de alte produse de pe piață în ceea ce privește proveniența acestora de la o anumită întreprindere. ,, Semnul sau denumirea nu poate dobândi un caracter distinctiv prin folosire decât dacă publicul ajunge să-i recunoască efectiv capacitatea de a identifica originea unui produs sau serviciu. Pentru aceasta trebuie deci în mod imperativ ca termenul sau semnul să fi dobândit prin folosire o semnificație secundară care permite distingerea produselor sau serviciilor pe care le desemnează de cele ale concurenților”.
,,Ca regulă generală, se poate spune că un termen descriptiv este specific pentru bunurile avute în vedere dacă a dobândit un sens secundar, cu alte cuvinte, dacă cei cărora le este adresat au ajuns să-l recunoască drept indicând faptul că bunurile pentru care este utilizat provin dintr-o anumită sursă comercială”.
Nu importă cât de mult timp folosește un comerciant o marcă; dacă aceasta nu a căpătat caracter distinctiv, atunci semnul rămâne în continuare descriptiv sau sugestiv. Este important ca, pentru o parte importantă a publicului vizat, semnul să aibă capacitatea de a indica proveniența produsului.
Următoarele rânduri sunt dedicate consacrării parțiale a dobândirii distinctivității prin folosință în dreptul român.
După cum rezultă din Legea nr .84/1998, legiuitorul român nu aplică în totalitate teoria dobândirii caracterului distinctiv prin folosință. Dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv, punctele b), c) și d) ( enunțate mai sus) nu se vor mai aplica.
Luăm în considerare următoarea ipoteză: marca nu avea caracter distinctiv la înregistrare, dar a fost înregistrată; în baza articolului 48 se cere anularea mărcii, dar la momentul cererii marca dobândise caracter distinctiv prin folosire. Legea română nu acoperă această situație, prevăzând posibilitatea dobândirii caracterului distinctiv numai înainte de înregistrare, nu și după înregistrare.
Pe de altă parte, în dreptul francez se statuează ( în articolul 711-2 CPI) ,,caracterul distinctiv poate … să fie dobândit prin folosire”. Prin urmare, doctrina franceză interpretează această dispoziție legală admițând că se poate dobândi caracterul distinctiv și la un moment ulterior depunerii cererii, înlăturându-se astfel cauza de nulitate.
În Germania și Benelux, deși nu există o prevedere specială în acest sens, se folosește teoria numită ,,inburgering” . Potrivit acesteia, caracterul distinctiv poate fi dobândit prin folosirea intensivă ori prelungită a semnului dacă acesta era absent la momentul înregistrării.
Având în vedere lipsa dispozițiilor legale din dreptul intern în acest sens, oportună este interpretarea articolului 3 punctul 3 din Directiva Comunitară: ,,O marcă nu va fi refuzată de la înregistrare sau declarată invalidă conform paragrafului 1 lit. b), c) și d) dacă, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare și în urma folosirii care s-a făcut de ea, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. Orice Stat Membru poate, pe lângă aceasta, să prevadă că această prevedere se va aplica de asemenea când caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de înregistrare sau după data înregistrării”.
În legea română nu a fost transpusă decât prima teză, conform căreia distinctivitatea se poate dobândi prin uz doar înainte de data cererii de înregistrare a mărcii. Nu a fost reținută ipoteză conform căreia distinctivitatea să poată fi dobândită și ulterior introducerii cererii de înregistrare a mărcii. Ipotetic, dacă ar fi acceptată și în dreptul intern teoria folosită în Germania și Benelux (inburgering), momentul aprecierii distinctivității ar coincide cu momentul încălcării dreptului la marcă.
Precizări finale referitoare la condiția distinctivității
,,Un semn este distinctiv dacă se deosebește prin anumite trăsături proprii de alte semne de același fel sau asemănătoare”.
Caracterul distinctiv al mărcii trebuie să ajute la deosebirea produselor sau serviciilor unei întreprinderi sau ale unei persoane fizice, de produsele altor asemenea persoane. Din moment ce noțiunea de distinctivitate este strâns legată de funcțiile mărcii, și cum acestea din urmă servesc consumatorului, putem spune că cel care interpretează noțiunea de distinctivitate este însuși consumatorul. Așadar, condiția distinctivității este una esențială, primordială care vizează toate tipurile de mărci, în măsuri diferite. Cu toate că atât în doctrina românească, cât și în cea internațională punctele de vedere nu sunt unitare, în linii mari, distinctivitatea este o noțiune întâlnită și utilizată frecvent în literatura de specialitate. ,, Marca constituie un fel de mesaj adresat publicului. Acest mesaj nu trebuie să fie prea direct, prea brutal ci trebuie codat dacă putem spune așa”. După cum am convenit în acest capitol, puterea distinctivă a mărcii variază în timp și de la o marcă la alta. Așadar, când discutăm despre condiția distinctivității, trebuie să avem în vedere faptul că reprezintă un subiect delicat, esențial, plin de nuanțe ce trebuie analizate și clarificate, pentru ca, la finalul analizei, să ne formăm imaginea corectă despre această condiție de fond a obiectului protecției mărcilor.
Secțiunea III. Condiția disponibilității semnului ales ca marcă
O condiție esențială ce trebuie întrunită pentru ca un semn să poată fi înregistrat ca marcă este condiția disponibilității. Semnul nu trebuie să fi fost apropriat anterior de o altă persoană și nici nu trebuie să aducă atingere drepturilor anterior dobândite de persoana respectivă. Rezultă de aici că dreptul la marcă este un drept de ocupațiune.
Pot exista mai multe motive din cauza cărora un semn să fie indisponibil. Este oportună o enumerare a acestor motive. Astfel, indisponibilitatea se poate datora:
Aproprierii anterioare a semnului ca nume comercial (firmă) sau emblemă;
Aproprierii anterioare ca indicație geografică;
Aproprierii anterioare ca desen sau model industrial;
Protecției ca drept de autor;
Protecției ca drept al personalității;
Pe lângă cele cinci ipoteze se mai adaugă și indisponibilitatea determinată de aproprierea anterioară a semnului ca marcă.
Voi detalia, în cele ce urmează, conținutul și condițiile fiecărei ipoteze în parte.
Indisponibilitatea determinată de aproprierea anterioară ca nume comercial sau emblemă
Numele comercial este numele sau denumirea sub care un agent economic își exercită comerțul și sub care care semnează, iar emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul de același gen.
Putem spune că numele și emblema au ca scop diferențierea comercianților între ei, pe când scopul mărcii este de a diferenția produsele sau serviciile de aceeași natură a comercianților.
Dreptul comerciantului de a a-și folosi numele comercial sau emblema ca marcă – atunci când acestea îndeplinesc condițiile legale de înregistrare – nu poate fi îngrădit de către altă persoană. Însă un comerciant nu poate folosi ca marcă emblema și numele altui comerciant deoarece legea interzice acest lucru, statuând că sunt anulabile mărcile care încalcă un alt drept de proprietate protejat.
În cazul în care se va pune problema riscului de confuzie, la evaluarea acestuia va trebui avut în vedere faptul că numele comercial este de regulă de rază locală, spre deosebire de marcă, care are întotdeauna caracter teritorial.
O speță din jurisprudența Curții de Apel București atrage atenția în acest sens:
,,În apel, firma Socec &. Co. s. a. susține că motivarea tribunalului este eronată în drept și în fapt, deoarece, din spiritul și economia legii mărcilor de fabrică și comerț din 15 aprilie 1879, rezultă că nu conferă drepturi de proprietate asupra mărcii anterior adoptate, ci consideră că acest depozit are numai un efect declarativ de proprietate de marcă, iar nicidecum atributiv, principiu care a fost stabilit în mod constant de jurisprudență. După legea mărcilor de fabrică, tribunalul nu are căderea de a examina condițiile intrinseci de noutate și valabilitate a mărcii ce se cere a fi înregistrată, întrucât această înregistrare se face, fără nici un examen prealabil și fără nici o răspundere din partea autorității judiciare, întocmai ca și brevetele de invenție, de către Ministerul de industrie, iar legea pentru organizarea camerelor profesionale nu a modificat prin nimic regimul legal al mărcilor în vigoare.
Apelanta pretinde că dânsa a adoptat de mulți ani această marcă denominativă ,,Pelișor” pentru distingerea produselor sale de tocuri rezervor, creioane etc. și a întrebuințat-o de îndelungată vreme, punând în comerț aceste produse, iar printre clienții săi, cărora le-a vândut asemenea articole revestite cu marca ,,Pelișor”, figurează și firma ,,Editura Națională Ciornei” București, care în urmă și prin surprindere s-ar fi grăbit să-și înregistreze marca la începutul acestui an, ceea ce nu poate să constituie nici un drept exclusiv și în niciun caz opozabil apelantei, care este creatoarea și proprietara mărcii; apelanta mai invocă dispozițiile art. 4, 6 și urm. din legea mărcilor de fabrică și comerț din 15 aprilie 1879, cât și art. 89 și urm. din legea pentru organizarea camerelor profesionale.
După dispozițiile art. 4 din legea asupra mărcilor de fabrică și de comerț de la 15 aprilie 1879, marca adoptată de un comerciant sau de un fabricant nu se poate întrebuința de un alt comerciant sau fabricant, pentru a deosebi produse de aceeași natură, iar prin art. 6 legiuitorul prevede că nimeni nu are dreptul a-și însuși marca adoptată de un alt comerciant sau fabricant.
În speță, apelanta cerând avizul Camerei de comerț și industrie din București, conform art. 90 din legea pentru organizarea camerelor profesionale, pentru intabularea mărcii de fabrică ,,Pelișor”, aceasta a dat avizul nr. 6644 din 25 august 1937, aviz care este defavorabil, pe considerațiunea că aceeași Cameră de comerț și industrie, prin avizul nr. 711 din 29 ianuarie 1937, a opinat favorabil pentru intabularea mărcii de fabrică ,,Pelișor” și pentru protejarea acelorași produse-tocuri rezervor, creioane, etc.- în favoarea Societății ,,Editura Națională Ciornei”. Stabilindu-se că marca ,,Pelișor” a fost adoptată de un alt comerciant, și anume de societatea ,,Editura Națională Ciornei” și aceasta a obținut anterior aviz favorabil pentru intabularea ei la tribunalul de comerț, Curtea găsește că bine prima instanță a respins cererea apelantei, fiindcă o marcă de fabrică sau comerț, odată intabulată de un fabricant sau comerciant, nu mai poate fi intabulată și de alte persoane pentru protejarea acelorași produse.
În ceea ce privește obiecțiunea că înregistrarea unei mărci se face de tribunal fără nici un examen prealabil, aceasta este lipsită de temei, față de dispozițiile legii asupra mărcilor de fabrică în vigoare.
Decizând altfel, ar însemna ca dispozițiile cuprinse în art. 4 și 6 din sus zisa lege nu-și pot avea aplicațiunea decât numai în cazul comiterii de infracțiuni; or, pentru evitarea unor asemenea infracțiuni, tribunalul comercial poate refuza înregistrarea unei mărci, atunci când constată că marcă a fost adoptată sau intabulată de un alt comerciant sau fabricant.
În ce privește susținerea apelantei, că dânsa ar fi adoptat de mulți ani marca ,,Pelișor” și că în urmă firma ,,Editura Națională Ciornei” a înregistrat-o, nu poate fi discutată pe această cale grațioasă, ci numai pe calea unei acțiuni contradictorii cu zisa firmă”.
Această decizie a fost luată într-o perioadă în care legiuitorul român atribuia depozitului mărcii un rol declarativ.
Indisponibilitatea determinată de aproprierea anterioară ca indicație geografică
Conform literei g) a articolului 3 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, indicația geografică este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi, în mod esențial, atribuite aceste regiuni geografice.
Articolul 5 litera g) din aceeași lege menționează că sunt refuzate de la înregistrare sau pot fi declarate nule –dacă sunt înregistrate- mărcile care conțin o indicație geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicații este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine.
Dreptul de folosință al indicațiilor geografice aparține asociațiilor de producători sau comercianți care le-au înregistrat. Totodată, acestea sunt protejate de către legiuitor. Prin urmare, este interzisă folosirea indicațiilor geografice înregistrate de alte persoane; în cazul în care astfel de indicații geografice sunt înregistrate, partea interesată are dreptul să introducă o acțiune în anulare.
Pentru a fi incidentă nulitatea, conform literei g) a articolului 5 (enunatata mai sus) trebuie întrunită o condiție: folosirea indicației este susceptibilă de a induce în eroare publicul cu privire la locul de origine.
Ultima teză din articolul 5 litera g) trebuie interpretată în sensul că marcă nu trebuie să fie de natură a produce vreo confuzie cu o indicație geografică pentru produsele pentru care a fost înregistrată indicația.
Marca ce cuprinde o indicație geografică va putea fi înregistrată pentru alte produse decât cele pentru care este înregistrată indicația geografică, deoarece pentru aceste alte produse avem de-a face pur și simplu cu o denumire geografică obișnuită, aplicându-se regulile obișnuite.
În Franța, un parfum, produs de Yves Saint Laurent, al cărui flacon reproducea dopul, binecunoscut, al sticlei de șampanie, pus în vânzare sub denumirea ,,Champagne”, a făcut obiectul unei acțiuni în justiție promovată de producătorii francezi de șampanie. Aceștia l-au acuzat pe producătorul parfumului de concurență parazitară, iar instanța a hotărât că ,,champagne” rămâne o denumire care definește vinuri și nu parfumuri, dispunându-se retragerea acestui produs de pe piață. Efectele, surprinzătoare, au fost vânzarea stocului existent de parfumuri pe piață înaintea datei fixate pentru retragere, dar și transformarea disputei juridice într-o publicitate pentru produsul în litigiu, care continua să se vândă în Europa fără marca inițial adoptată.
Indisponibilitatea determinată de protecția ca desen sau model industrial
O modalitate de individualizare a produselor, frecvent folosită în prezent, este forma estetică a acestora. Desenele și modelele industriale au parte de protecție în țara noastră prin intermediul Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale. Dacă un desen sau model industrial este apropriat, este interzisă înregistrarea acestuia ca marcă de către un alt comerciant. Însă indisponibilitatea desenului sau modelului este limitată în timp – are o durată de protecție de maxim 15 ani.
Totuși, modelul poate fi înregistrat ca marcă dacă sunt îndeplinite trei condiții: modelul a căzut în domeniul public, protecția acestuia nu continuă ca drept de autor, aproprierea ca marcă nu se constituie într-un act de concurență neloială.
În regula 15 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind indicațiile geografice se formulează interdicția înregistrării ca mărci a desenelor și modelelor industriale protejate. Interdicția se referă la faptul că desenul sau modelul industrial protejat nu poate fi înregistrat ca marcă fără acordul titularului dreptului .
Indisponibilitatea determinată de protecția semnului ca drept de autor
Este indisponibil ca marcă semnul care constituie o creație literară sau artistică, dacă este apropriat ca drept de autor în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Într-un sistem cum este cel continental în general, în care protecția operei ca drept de autor este independentă de orice formă de publicitate, această indisponibilitate este greu de stabilit înainte de înregistrarea semnului ca marcă, iar după înregistrare este și mai greu de dovedit culpa titularului, chiar atunci când există.
Conform Legii nr. 8/1996, pot fi opuse la înregistrare doar drepturile de autor recunoscute de aceasta- cele care poartă asupra unei creații intelectuale originale. Dilematic este subiectul titlurilor operelor. Sunt sau nu protejate prin drept de autor? Este o problemă controversată în literatura de specialitate. Conform OSIM, titlul este o parte esențială a operei și prin urmare trebuie protejat. În acest sens, toate titlurile trebuie protejate întrucât titlul este parte esențială din operă.
Într-o altă opinie, titlul operei este protejat prin drept de autor numai dacă este original. Originalitatea despre care se face vorbire trebuie demonstrată prin examinarea exclusivă a titlului, așadar separat de restul operei. Spre exemplu, titlul romanului ,,Shogun” nu prezintă originalitate întrucât este vorba despre o denumire comună a conducătorului suprem din ierarhia japoneză a Evului Mediu.
Cu toate acestea, printr-un contract de cesiune de creanță (încheiat în condițiile legii), titularul dreptului de autor are dreptul de a autoriza utilizarea semnului pe care l-a înregistrat și care este protejat de către cesionar. Astfel, semnul are parte de o dublă protecție- ca drept de autor (pentru autorul semnului) și ca marcă (pentru cesionarul semnului).
Însă, dacă semnul este folosit fără autorizarea titularului dreptului, acesta poate intenta o acțiune în anulare. Mai mult, depozitul unui asemenea semn fără autorizarea titularului constituie o contrafacere a dreptului de autor.
În ipoteza în care opera nu este reprodusă întrutotul (identic), aprecierea încălcării dreptului de autor se face conform regulilor dreptului de autor, iar nu a celor din dreptul mărcilor, iar dreptul de autor protejează forma de expresie a operei, nu și conținutul acesteia.
Indisponibilitatea semnului rezultând din atingerea drepturilor personalității
Numele patronimice, blazoanele, pseudonimele, imaginea persoanei constituie obiect al dreptului personalității; acestea nu fac însă obiectul unui drept de proprietate.
În doctrină s-a menționat că indisponibilitatea acestora nu se datorează semnelor în sine, interzicerea folosirii lor ca marcă, justificându-se numai în acele cazuri și în măsura în care utilizarea aduce atingere personalității titularului. Atingerea drepturilor personalității presupune ca persoana să fie vizată prin folosirea semnului și să fi suferit un prejudiciu. O mențiune se dovedește a fi necesară: Un semn protejat ca drept al personalității poate fi folosit ca marcă dacă există o autorizare din partea titularului dreptului respectiv.
Dreptul intern conține prevederi referitoare la indisponibilitatea care aduce atingere dreptului personalității; conform articolului 5 litera j) din Legea nr. 84/1998, este interzisă înregistrarea mărcilor care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România. Conform articolului 47 litera d), marca înregistrată care aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane, poate fi anulată.
Cele două texte de lege se referă la categorii diferite de persoane vătămate într-un drept. Primul articol vizează doar persoanele renumite, pe când cel de-al doilea se referă la orice persoană. În primul caz nu poate fi înregistrată marca ce conține numele ori imaginea fără consimțământul persoanei renumite; în ipoteza prevăzută de articolul 47 litera d), condiția pentru ca o marcă înregistrată să fie anulabilă este ca, prin utilizare, elementele respective să aducă atingere numelui sau imaginii persoanei în cauză.
Spre deosebire de legea română, cea franceză nu abordează selectiv această problemă, ci cu titlu general. Astfel, semnul care aduce atingere oricărui drept la nume, imagine sau renumele unei colectivități, este indisponibil. Observăm, așadar, că titularul dreptului lezat nu este doar o persoană cu renume sau ,,orice persoană”, ci colectivitatea.
Cu titlu de exemplu, un domn al cărui nume este Dop a chemat în judecată societatea Lóreal deoarece aceasta utiliza numele patronimic (Dop) pentru unele produse cosmetice. Instanțele au respins cererea acestuia întrucât domnul Dop nu a demonstrat existența unui risc de confuzie.
În privința prenumelui, acesta este, în principiu, disponibil. Mai mult, dacă este distinctiv, poate fi înregistrat ca marcă. În practică însă, principiul despre care facem vorbire este extins și asupra prenumelui, dar doar atunci când, datorită notorietății persoanelor care îl poartă, constituie o modalitate de identificare.
Indisponibilitatea determinată de aproprierea anterioară a semnului ca marcă
Se consideră că un semn devine indisponibil pentru o nouă înregistrare în același domeniu de activitate și pe același teritoriu dacă a fost apropriat deja ca marcă. Însă folosirea mărcii respective în comerț nu reprezintă condiția exclusivă pentru aproprierea mărcii. Simpla folosire a semnului ca marcă nu conduce la indisponibilitate. Excepție face marca notorie.
Legea nr. 28/1967 prevedea, în articolul 33, că mărcile neînregistrate, dar uzitate în România până la intrarea în vigoare a acestei legi, se vor bucura în continuare de ocrotire cu condiția ca în termen de 6 luni să fie depuse cereri de înregistrare a mărcii. Legea 84/1998 prevede că indisponibilitatea privește mărcile anterioare înregistrate și mărcile notorii, chiar dacă sunt sau nu înregistrate, și enumeră motivele pentru care se poate refuza înregistrarea unei mărci care se găsește în conflict cu o marcă anterioară.
Motivele respective pot fi redate sistematic în felul următor:
Marcă identică cu o marcă anterioară- produse sau servicii identice;
Marcă identică cu o marcă anterioară- produse sau servicii similare + risc de confuziune;
Marcă similară cu o marcă anterioară- produse sau servicii identice /similare + risc de confuzie incluzând riscul de asociere;
Marcă identică/similară cu o marcă notorie- produse sau servicii identice/similare;
Marcă identică/similară cu o marcă notorie- produse sau servicii diferite + folosire nejustificată prin care s-ar putea profita de distinctivitatea sau de renumele mărcii notorii ori s-ar putea prejudicia titularul acesteia.
Astfel, primele trei puncte privesc indisponibilitatea mărcii anterioare obișnuite, iar punctele 4 și 5 privesc indisponibilitatea mărcii notorii.
În funcție de situația concretă, trebuie analizate următoarele aspecte: anterioritatea mărcii, identitatea mărcilor, similaritatea mărcilor, identitatea produselor sau serviciilor, similaritatea produselor sau serviciilor, riscul de confuzie și riscul de asociere, notorietatea mărcii, folosirea nejustificată a mărcii, profitarea de caracterul distinctiv sau de reputația mărcii notorii, prejudiciu ce s-ar putea aduce titularului mărcii notorii.
Anterioritatea mărcii
Conform articolului 3 litera b) din Legea nr. 84-1998 ,,marca anterioară este marca înregistrată precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția că ulterior să fie înregistrată”.
Articolul 6 din aceeași lege se referă la marca anterioară. Astfel, ,,în afara motivelor prevăzute la articolul 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:
a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
Paragraful 11 din preambulul Directivei Comunitare are relevanță în definirea unor noțiuni pe care le voi defini în continuare. Astfel, ,, protecția acordată de marca înregistrată, a cărei funcție este în special să garanteze marca drept o indicație de proveniență, este absolută în cazul identității dintre marcă și semn și produse sau servicii; (…) protecția mărcii se aplică și în cazul similarității dintre marcă și semn și produse sau servicii; (…) este indispensabil să se dea o interpretare a conceptului de similaritate în legătură cu probabilitatea de confuzie; (…) probabilitatea de confuzie, a cărei apreciere depinde de numeroase elemente și, în special, de recunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul folosit sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă și semn și între produsele și serviciile identificate, constituie condiția specifică pentru o asemenea protecție(…)”.
În ceea ce privește identitatea mărcilor, dacă semnul pentru care se cere înregistrarea este identic cu semnul care beneficiază deja de protecție, și dacă produsele sau serviciile cărora îi este destinat sunt identice sau similare, cererea de înregistrare va și respinsă.
Similaritatea mărcilor
Atunci când două mărci se aseamănă între ele, fără a fi identice, ele sunt similare. În cazul mărcilor obișnuite, trebuie îndeplinite două condiții pentru ca refuzul înregistrării să fie justificat. Marca supusă înregistrării trebuie să fie similară cu o marcă deja înregistrată și produsele sau serviciile protejate de cele două mărci să fie ori identice ori similare. La aceste condiții se mai adaugă riscul de confuzie pentru public. Nu există criterii de determinare a similarității mărcilor care să fie prevăzute în vreun text de lege. Această determinare este o chestiune de apreciere, care, uneori, poate fi subiectivă.
Astfel de reguli nu se regăseau nici în legea anterioară, nr. 28/1967. Ele erau însă prevăzute în Normele privind înregistrarea mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu, emise în aplicarea legii, în temeiul articolului 46 din fosta H.C.M. nr. 77/1968. Având în vedere că legea a fost abrogată, nici regulile nu mai sunt în vigoare, dar acestea pot încă prezenta interes și pot fi avute în vedere de către practicieni.
În doctrină s-a menționat că pentru mărcile compuse dintr-un singur cuvânt, denumite mărci verbale, au relevanță următoarele aspecte: prefixul sau sufixul sau ambele sunt identice; cuvântul cuprinde un număr suficient de silabe sau de combinații de vocale sau de consoane considerate apropiate; într-un cuvânt de 3-4 litere diferă o singură literă; cuvântul este diferit, dar semnificația sa este identică în aceeași limbă sau în traducere; în stabilirea aproprierilor ce rezultă din pronunție se are în vedere, în principal, fonetica limbii române iar, în secundar, fonetica celor mai cunoscute limbi de circulație europeană.
În prezent, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice prevede în articolul 6 alineatul 1 litera b) că ,,dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”, marca respective este refuzată la înregistrare sau este susceptibilă a fi anulată.
În cazul mărcilor alcătuite din mai multe cuvinte, trebuie avute în vedere următoarele criterii: identitatea dintre cuvântul de bază (sau considerat cuvânt de bază) al mărcii; atunci când lipsesc cuvintele identice, se apreciază apropierile elementelor verbale(ca în cazul mărcilor alcătuite dintr-un singur cuvânt).
În ceea ce privește mărcile figurative, trebuie să se ia în considerare, în funcție de situație, de: caracterele și conținutul desenelor; linia și trăsăturile acestora; modul în care sunt dispuse culorile; caracterul și așezarea literelor; compararea elementelor principale pentru a se stabili dacă apropierile sunt esențiale iar deosebirile neesențiale.
În cazul mărcilor combinate, analiza se face potrivit criteriilor de mai sus pentru fiecare din elementele verbale și figurative. Elementele verbale beneficiază de o referință în raport cu elementele figurative deoarece acestea se percep și pe cale auditivă, deci mai ușor. Asemănările în funcție de ansamblul mărcilor se stabilesc după analiza elementelor detașate.
Încă două criterii de sinteză am putea desprinde din normele mai sus enunțate: Prima impresie, de ansamblu, produsă de mărci vizual și auditiv, are ponderea cea mai însemnată. Ca ultim pas al analizei, posibilitatea de confuzie între mărci, raportată la capacitatea de orientare a publicului de nivel mediu, poate determina gradul de asemănare între mărci, asemănare ce poate conduce la respingerea de la înregistrare a mărcilor.
În jurisprudență s-au remarcat două criterii de apreciere a similarității mărcilor: judecătorul ia în considerare, într-o proporție mai mare, gradul de asemănare între mărci decât pe cel de diferențiere. De regulă, judecătorul se pune în situația consumatorului de nivel mediu pentru a observa asemănările și diferențele dintre mărci susceptibile de a fi similare.
Câteva exemple de mărci considerate similare de către diferite instanțe din Europa, precum și exemple de mărci considerate a nu fi similare fac obiectul următoarei enumerări:
Mărci similare: ,,Lux” și ,,Divolux” – săpunuri, ,,Clark” și ,,Lark” – țigări, ,,Godiva” și ,,Godona” – ciocolată, ,,Samsonite” și ,,Samsung”- genți de voiaj.
Mărci nesimilare: ,,Coca-Cola” și ,,Cara Cola”- băuturi, ,,Saint-Remy” și ,,Pol de Remy” – vinuri spumoase.
Identitatea produselor sau serviciilor
Acest aspect (produsele sau serviciile a două mărci sunt identice) nu ar trebui să ridice mari probleme, atât timp cât solicitanții sunt obligați să utilizeze denumiri care să permită clasificarea acestora (a produselor sau serviciilor) într-o singură clasă a Clasificării de la Nisa. Aceasta din urmă a fost instituită printr-un aranjament în cadrul Convenției diplomatice de la Nisa-15 iunie 1957- aranjament revizuit la Stockholm în 1967, apoi zece ani mai târziu, la Geneva. Clasificarea este obligatorie pentru mai multe organizații, nu doar pentru țările membre ale Aranjamentului de la Nisa. Printre acestea se numără Biroul Internațional al O.M..P.I. ( Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale), Organizația Africană pentru Proprietate Industrială, Oficiul Benelux pentru Mărci, Oficiul de Armonizare a Pieței Interne de la Alicante.
Respectiva clasificare însumează 45 de clase, primele 34 fiind destinate produselor, iar celelalte serviciilor. În situația în care în lista produselor sau serviciilor pentru care se cere înregistrarea unei mărci se regăsesc denumiri ale unor produse sau servicii deja protejate printr-o marcă anterioară identică sau similară, marca va fi refuzată la înregistrare.
Similaritatea produselor sau serviciilor
Nu sunt prevăzute criterii de determinare a similarității produselor sau serviciilor (în funcție de care să se poată stabili dacă anumite produse sau servicii sunt diferite sau similare) în niciunul dintre actele normative mai sus menționate.
Cu toate acestea, listă care cuprinde produsele și serviciile pentru care se solicită protecția trebuie redactată în termeni preciși întrucât denumirea produselor și a serviciilor trebuie să permită încadrarea fiecăruia într-o singură clasă a Clasificării de la Nisa. Însă apartenența sau neapartenența produselor sau serviciilor la aceeași clasă nu reprezintă singurul criteriu de determinare a gradului de asemănare. Este evident că produsele sau serviciile care aparțin aceleiași clase pot fi considerate, cu ușurință, similare, deoarece clasele cuprinse în Clasificarea de la Nisa conțin grupe de produse sau servicii care au o anumită legătură.
Însă, după cum doctrina a remarcat, clasele ,,au fost stabilite în scopuri pur administrative. Prin urmare, clasificarea bunurilor nu poate fi decisivă în problema asemănării. Uneori bunuri complet diferite sunt enumerate în aceeași clasă (de exemplu calculatoarele, ochelarii de vedere, extinctoare și telefoane în clasa a9-a), în timp ce bunuri asemănătoare pot fi enumerate clar, în clase diferite (adezivele se pot încadra în clasele 1, 3, 5 și 16)”.
Prin urmare, în funcție de situația concretă, produsele sau serviciile care aparțin unor clase diferite pot fi considerate similare sau nesimilare.
În scopul stabilirii similarității, trebuie luate în considerare împrejurările care creează sau pot crea publicului impresia că există legătură între produsele sau serviciile respective.
,,Ca regulă generală, bunurile sunt asemănătoare dacă, atunci când sunt oferite spre vânzare sub marcă identică, este posibil ca publicul consumator să creadă că ele provin din aceeași sursă. Trebuie luate în considerare toate circumstanțele cazului, inclusiv natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate și canalele de comerț prin care sunt comercializate, dar mai ales originea obișnuită a bunurilor și punctul de vânzare obișnuit”.
Consiliul interparlamentar consultativ al Benelux definește produsele similare ca fiind ,,nu doar produsele identice, dar și acelea care au între ele o legătură suficient de directă pentru a da publicului, care percepe o marcă identică și similară, motiv să creadă în mod rezonabil că ele sunt produse sau comercializate de aceeași persoană, proprietară a mărcii”.
Bunuri ce pot fi privite ca având o proveniență comună sunt cele produse de același tip de întreprindere, sau cele de la care publicul se așteaptă să fie produse de aceeași întreprindere.
Reiese, din cele arătate mai sus, că ,,asemănarea bunurilor trebuie analizată prin prisma posibilității rezonabile ca publicul să creadă că ele provin din aceeași sursă comercială. Interdependența dintre noțiunile de similaritate a mărcilor, similaritate a bunurilor și risc de confuzie, apare astfel foarte clar”.
Criteriile de apreciere a similarității produselor sau serviciilor trebuie analizate în legătură cu mărcile care tind să le protejeze. Acesta a fost punctul de vedere adoptat de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene prin decizia pronunțată la 29 septembrie 1998, în cauza CANNON/CANON.
Ipoteza speței este următoarea: Corporația Metro-Goldwyn-Mayer Inc.(din Statele Unite ale Americii) a solicitat înregistrarea mărcii CANNON, în Germania, pentru produse și servicii precum: filme înregistrate pe casete video, producția, distribuirea și protecția de filme pentru cinematografe și televiziuni.
Solicitarea respectivă a întâmpinat o opoziție din partea companiei japoneze Canon Kabushiki Kaisha, motivul fiind anterioritatea înregistrării unei mărci proprii pe teritoriul Germaniei- Canon. Aceasta a fost înregistrată, printre altele, pentru: aparate de fotografiat, camere de luat vederi și proiectoare, aparate de filmat și de înregistrat pentru televiziune.
Curtea Supremă de Justiție din Germania, pe rolul căreia a ajuns cauza respectivă, a adresat instanței europene o întrebare ce a pus în discuție următoarea problemă: ,,Caracterul distinctiv al mărcii anterioare și în special reputația sa trebuie luate în considerare pentru a determina dacă similaritatea produselor sau serviciilor protejate de cele două mărci este suficientă pentru a crea o probabilitate de confuzie?”. Răspunsul Curții de Justiție a Comunităților Europene de la Luxemburg a fost unul afirmativ. Printre motivele acestui răspuns s-a aflat preambulul Directivei nr. 89/104/21 decembrie 1988. În acesta se prevedea că ,,protecția se aplică și în caz de similaritate între marcă și semn și produse ori servicii” precum și că ,,este indispensabil a se interpreta conceptul de similaritate în legătură cu probabilitatea de confuzie”. Un alt motiv avut în vedere de Curte a fost faptul că probabilitatea de confuzie trebuie apreciată în mod global, în sensul că trebuie luați în considerare toți factorii relevanți în circumstanțele cauzei. Aprecierea globală presupune anumite interdependențe între factorii importanți, o similaritate între mărci și între produse sau servicii. Așadar, un grad mai mic de similaritate între mărci și între produse sau servicii trebuie ,,echilibrat” printr-un grad mai mare de similaritate între mărci și invers.
De asemenea, Curtea, invocând jurisprudența proprie- cauza PUMA/SABEL- a statuat următoarele: cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât riscul de confuzie este mai mare, crește. Prin urmare, înregistrarea unei mărci trebuie refuzată, chiar dacă similaritatea între produsele sau serviciile pe care le protejează este de un grad redus, dacă marca este extrem de similară cu o marcă anterioară, ultima fiind foarte distinctivă.
Un alt argument al Curții îl reprezintă factorii relevanți în stabilirea similarității care privesc însă produsele sau serviciile înseși. Printre aceștia se numără: natura lor, consumatorii, metoda de utilizare, faptul de a fi în competiție unele cu altele sau de a fi complementare. Curtea a răspuns și la cea de-a doua parte a întrebării adresate de instanța germană, decizând că poate exista o probabilitate de confuzie așa cum este prevăzută în articolul 4(1)(b) din Directiva nr. 89/104/EEC/21 decembrie 1988, chiar dacă publicul percepe faptul că produsele sau serviciile au locuri de producție diferite. Cu toate acestea, este exclusă o astfel de probabilitate dacă nu reiese că publicul ar putea crede că produsele sau serviciile își au originea la același întreprinzător sau, după caz, de la întreprinzători legați economic între ei.
Prin urmare, punctele de vedere exprimate mai sus pot fi luate în considerare și de către practicienii români deoarece Legea nr. 84/1998 nu prevede criterii de apreciere a similarității dintre produse și servicii.
CONCLUZII
Analiza celor trei condiții de validitate ale mărcilor-reprezentarea grafică, disponibilitatea și distinctivitatea- prezintă o deosebită importanță.
După cum am văzut, doar mărcile susceptibile de reprezentare grafică pot fi înregistrate și, pe cale de consecință, se pot bucura de protecție legală. Articolul 2 din Legea nr. 84/1998 enumeră exemplificativ, iar nu imitativ, semnele susceptibile de reprezentare grafică. Printre acestea se numără cuvintele, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale culorile, combinațiile de culori, hologramele, semnalele sonore, precum și combinații ale acestora. Desigur, și semnele olfactive pot intra în această categorie, dar numai în cazul în care pot fi reprezentate grafic.
Teza finală a aceluiași articol enunță condiția distinctivității. Semnele ce se cer a fi înregistrate trebuie să ajute la distingerea produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Totodată, semnul/denumirea nu trebuie să fie necesară, generică sau uzuală. Pe lângă aceste două condiții, semnele respective trebuie să fie disponibile, să nu fie apropriate anterior de către un alt solicitant care să le fi înregistrat deja în registrul comerțului pentru propriile produse (pentru același obiect și scop social și pentru aceeași arie teritorială de activitate).
Prin urmare, cele trei condiții de validitate ale mărcilor trebuie îndeplinite cumulativ, lipsa uneia dintre acestea având ca efect respingerea cererii de înregistrare a mărcii.
BIBLIOGRAFIE
TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
Ioan Macovei, Protecția creației industriale, Iași, 1984, editura Junimea
Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan- Dreptul proprietății intelectuale; Dreptul proprietății industriale; Mărcile și indicațiile geografice, București, 2014, ed. All Beck
Francon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, ed. Litec, Paris 1996/1997
Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, editura Lumina Lex, 1996
Ioan Macovei, Tratat de drept al proprietății intelectuale, ed. C.H. Beck
T. Braun, F. Bissot, J. Favat, Precis de marques de fabrique et de commerce, Bruxelles, Larcier, 1935
A. Francon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, 1996/1997
Yolanda Eminescu, Tratat de Proprietate Industrială, volumul II- semne distinctive
Schmidt-Szalewski, J-L. Pierre, Droit de la propriete industrielle, Ed. Litec, Paris, 1996
Teodor Bodoască, Dreptul Proprietății intelectuale, Ed. C.H. Beck
A. Francon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, 1996/1997
Introducere în proprietate intelectuală, aparută sub egida OMPI, tradusă de Rodica Pârvu, Laura Oprea și Magda Dinescu, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2001
BIBLIOGRAFIE
TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
Ioan Macovei, Protecția creației industriale, Iași, 1984, editura Junimea
Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan- Dreptul proprietății intelectuale; Dreptul proprietății industriale; Mărcile și indicațiile geografice, București, 2014, ed. All Beck
Francon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, ed. Litec, Paris 1996/1997
Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, editura Lumina Lex, 1996
Ioan Macovei, Tratat de drept al proprietății intelectuale, ed. C.H. Beck
T. Braun, F. Bissot, J. Favat, Precis de marques de fabrique et de commerce, Bruxelles, Larcier, 1935
A. Francon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, 1996/1997
Yolanda Eminescu, Tratat de Proprietate Industrială, volumul II- semne distinctive
Schmidt-Szalewski, J-L. Pierre, Droit de la propriete industrielle, Ed. Litec, Paris, 1996
Teodor Bodoască, Dreptul Proprietății intelectuale, Ed. C.H. Beck
A. Francon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, 1996/1997
Introducere în proprietate intelectuală, aparută sub egida OMPI, tradusă de Rodica Pârvu, Laura Oprea și Magda Dinescu, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2001
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Conditii DE Validitate ALE Marcilor. Conditia Reprezentarii Grafice, Conditia Distinctivitatii Si Conditia Disponibilitatii Semnului Ales Ca Marca (ID: 112158)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.